SIC - Sentencia 21-167693-2 de 2023

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATOR˝A SENTENCIAS IDENTIFICACI(cid:211)N No. de radicado: 21 - 167693

Fecha de la providencia: 18/04/2023

Tipo de proceso: Proceso por infracci(cid:243)n a derechos de propiedad industrial

Demandante(s): OPTICA ALEMANA E Y H SCHMIDT S.A.

Demandado(s): SANDRA ISABEL REY G(cid:211)NZALEZ

Juez: Hugo Alberto Mart(cid:237)nez Luna

TEMAS PRESCRIPCI(cid:211)N DE LA ACCI(cid:211)N – No acreditaci(cid:243)n. Se advierte que la acci(cid:243)n no estÆ prescrita, pues si bien prescribir(cid:237)a a los 2 aæos contados a partir del 21 de marzo de 2019, esto es 21 de marzo de 2021, lo cierto es que la solicitud de conciliaci(cid:243)n interrumpi(cid:243) el tØrmino, durante un lapso de 1 mes y 28 d(cid:237)as. No obstante, contrario al argumento del accionante, solo la radicaci(cid:243)n de la demanda interrumpe el tØrmino de prescripci(cid:243)n. Es de manifestar que ambas partes, al momento de exponer sus argumentos frente a esta excepci(cid:243)n, omitieron contabilizar las suspensiones decretadas al interior de la entidad con ocasi(cid:243)n de la emergencia sanitaria ocurrida durante el aæo 2020, las cuales interrumpieron los tØrminos de prescripci(cid:243)n y caducidad en las acciones jurisdiccionales de su competencia.

En este sentido, el tØrmino de prescripci(cid:243)n se interrumpi(cid:243) por 104 d(cid:237)as, los cuales permiten considerar que la radicaci(cid:243)n de la demanda, se realiz(cid:243) previo al fenecimiento del tØrmino prescriptivo, por lo que este medio exceptivo no estÆ llamado a prosperar. LEGITIMACI(cid:211)N EN LA CAUSA POR ACTIVA – Acreditaci(cid:243)n. En el presente caso, se encuentra acreditada la existencia del derecho de propiedad industrial y la legitimaci(cid:243)n en la causa por activa de (cid:211)PTICA ALEMANA E Y H SCHMIDT S.A., de conformidad con las certificaciones emitidas por esta entidad, segœn las cuales es titular de la marca nominativa “OPTICA ALEMANA”, identificada con el certificado No. 190846 y la marca mixta “OPTICA ALEMANA”, identificada con certificado N° 320126. Por lo que, la accionante estar(cid:237)a legitimada para actuar. NOTORIEDAD DE LOS SIGNOS – No acreditaci(cid:243)n. A partir del material probatorio se puede concluir que la accionante posee una visibilidad y reconocimiento en el mercado, en mayor parte, por su trayectoria de mÆs de 100 aæos como agente en el mercado nacional. De esta forma, los elementos de prueba mencionados dar(cid:237)an cuenta del cumplimiento de los requisitos de los literales a), b), c), f) y k) del art(cid:237)culo 228 de la Decisi(cid:243)n 486 de 2000. Sin perjuicio alguno de lo anterior, pues se itera no se desconoce la trayectoria y posicionamiento

que ha forjado el accionante, lo cierto es que no se evidencian elementos de prueba que permitan acreditar el cumplimiento de los requisitos de los literales d), e), g), h), i), j) y k), llama la atenci(cid:243)n del despacho, que no se evidencian pruebas que permitan corroborar el valor contable del signo y los valores de su inversi(cid:243)n, pues precisamente el literal e) del art. 155 de la Decisi(cid:243)n se fundamenta, grosso modo, en la diluci(cid:243)n del signo notorio o la pØrdida de su valor comercial del mismo. As(cid:237) las cosas, analizado el material probatorio obrante no es posible concluir la notoriedad del signo “OPTICA ALEMANA”. INFRACCI(cid:211)N A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - No configuraci(cid:243)n, literal d) y e) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000. A partir de las pruebas aportadas, es posible concluir que el accionado utiliza los signos “ÓPTICA GERMANA”, “ÓPTICA GERMANA VISION” o “ÓPTICA GERMANA VISION PLUSS” para ofrecer en el comercio servicios de optometr(cid:237)a, oftalmolog(cid:237)a y laboratorio (cid:243)pticos de las clases 44 y productos de la clase 9 relativos a aparatos (cid:243)pticos de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza amparados por la marca mixta y nominativa del accionante identificadas con los Certificados N(cid:176) 190846 y

320126, respectivamente. Es claro que el accionado, desde abril de 2019 a julio de 2022, us(cid:243) uso las expresiones “ÓPTICA GERMANA”, “ÓPTICA GERMANA VISION” o “ÓPTICA GERMANA VISION PLUSS”, para identificar establecimientos de comercio de su propiedad, así como aquella “ÓPTICA GERMANA”, para identificar un portal web dedicados a la prestaci(cid:243)n de servicios oftalmol(cid:243)gicos y optometr(cid:237)a. COTEJO DE SIGNOS – No configuraci(cid:243)n. Visto los signos en cotejo se observa que el signo OPTICA ALEMANA del accionante comprende dos palabras, la segunda de ellas se observa la que generar(cid:237)a el impacto del consumidor, pues la primera describe el tipo de servicio que se pretende identificar. Por su parte, los signos “ÓPTICA GERMANA”, “ÓPTICA GERMANA VISION” o “ÓPTICA GERMANA VISION PLUSS” tambiØn se compondr(cid:237)an de una primera de orden descriptivo, dejando solo para el anÆlisis las expresiones “GERMANA” “GERMANA VISION” y “GERMANA VISION PLUSS”. Es de seæalar que aun cuando las tres expresiones usadas por el accionado contendr(cid:237)an el vocablo “GERMANA” que se alega equivalente a ALEMANA del accionante, lo cierto es de cara a las reglas de cotejo, se observa que ambas expresiones difieren en su lexema, “GER” de la accionada y “ALE” de la accionante. Siendo estas las s(cid:237)labas t(cid:243)nicas que generar(cid:237)an, se itera, segœn las reglas,

el impacto, recordaci(cid:243)n y significancia de la expresi(cid:243)n, lo que diluye la consideraci(cid:243)n de una similitud fonØtica y gramatical. VISION VISI(cid:211)N Es de agregar, que los signos del accionado contendrían otras expresiones “ ” y “ PLUSS ” las cuales, en conjunto agregarían sendos elementos nominativos que tendrían la vocaci(cid:243)n de generar diferencia en los signos, conforme las reglas de cotejo. As(cid:237) las cosas, y contrario a lo expuesto en su momento en la etapa cautelar, no hay lugar a considerar la existencia de un riesgo de confusi(cid:243)n en aplicaci(cid:243)n estricta de las reglas de cotejo de los signos nominativos. Pues desde el punto de vista gramatical ni fonØtico existen similitudes, mÆxime considerando la diferencia de lexemas y la existencia de otras expresiones diferenciadoras. Sin que, el criterio ideol(cid:243)gico sea suficiente por s(cid:237) mismo para configurar la confusi(cid:243)n entre los signos. En aplicaci(cid:243)n estricta de las reglas de cotejo, no es dable considerar que un consumidor que advierta la comercializaci(cid:243)n de los servicios y productos oftalmol(cid:243)gicos y de optometr(cid:237)a de la accionada, pueda considerar que estÆ relacionado con las marcas del accionante identificadas con los Certificados N(cid:176) 190846 y 320126, o que se trata de una l(cid:237)nea de productos vinculada al mismo empresario, por lo que no permite acreditar los supuestos de infracci(cid:243)n contemplados en

el literal d) del art. 155 de la Decisi(cid:243)n 486 de 2000 y aœn menos el e) dado que no se prob(cid:243) la notoriedad de los signos del accionante. Por lo tanto, no se considerar(cid:237)a probado el segundo punto de la fijaci(cid:243)n de litigio. PERJUICIOS – No configuraci(cid:243)n. De acuerdo con lo expuesto en el escrito de la demanda, el daæo sufrido por el accionante corresponde a un daæo emergente, un lucro cesante literal a ) del art(cid:237)culo 243 de la Decisi(cid:243)n 486 de 2000, bajo la consideraci(cid:243)n del uso indebido del signo para los mismos productos y servicios, la migraci(cid:243)n y captaci(cid:243)n de clientes, as(cid:237) como y el valor de una licencia hipotØtica del literal c) (cid:237)dem. Igualmente, para efectos de la cuantificaci(cid:243)n del perjuicio, se acogi(cid:243) al sistema de indemnizaciones preestablecidas. En materia de infracci(cid:243)n a derechos de propiedad industrial, el perjuicio corresponde a la consecuencia derivada de la infracci(cid:243)n, el cual, para que sea indemnizable, debe ser demostrado dentro del respectivo proceso, pues es esa la carga de quien lo alega de conformidad con el art(cid:237)culo 167 C(cid:243)digo General del Proceso y porque, en materia de propiedad industrial ninguna norma establece presunci(cid:243)n que avale la posibilidad de rebelarse de tal prueba. Al respecto, en este punto de la actuaci(cid:243)n, no se observa ninguna prueba que permita considerar

la existencia de un perjuicio derivado de la infracci(cid:243)n y aœn menos sustentar el mismo en el uso no autorizado del signo, pues, se reitera, los perjuicios no se presumen. Por tanto, el daæo contemplado en el literal “a” no podría considerarse acreditado, así mismo no se observa ninguna prueba que permita establecer el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido. Por tanto, el daæo contemplado en el literal c) tampoco podr(cid:237)a considerarse acreditado. Elabor(cid:243): KDMR