SIC - Sentencia 21-210626-1 de 2022

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATOR˝A SENTENCIAS IDENTIFICACI(cid:211)N No. de radicado: 21 - 210626

Fecha de la providencia: 08/08/2022

Tipo de proceso: Proceso por infracci(cid:243)n a derechos de propiedad industrial

Demandante(s): RAMADA INTERNATIONAL INC.

Demandado(s): INVERSIONES EXECUTIVE MANAGEMENT S.A.S.

Juez: Juan David GonzÆlez Palma

S˝NTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. La sociedad demandante RAMADA INTERNATIONAL INC. (en adelante “RAMADA INTERNATIONAL”) manifestó que es una sociedad perteneciente al sector hotelero y dedicada administrar y franquiciar hoteles, haciendo parte además de la cadena de hoteles WYNDHAM

WORLDWIDE.

2. Afirmó la sociedad demandante, que tiene registrada en Colombia las marcas “RR” y “RAMADA”, bajo los certificados No. 249626, 154357 y 199265, situación que la faculta a utilizar dichas marcas de forma exclusiva y bajo la protección que la ley de propiedad industrial le otorga.

3. La sociedad demandante indic(cid:243) que la sociedad demandada INVERSIONES EXECUTIVE MANAGEMENT S.A.S. (en adelante “INVERSIONES EXECUTIVE”) era una sociedad dedicada a la prestación de servicios hoteleros, teniendo actualmente registrado el establecimiento de comercio ART HOTEL ubicado en la ciudad de Medell(cid:237)n.

4. La sociedad demandante RAMADA INTERNATIONAL expresó que, el 24 de marzo de 2014, se celebró un contrato de franquicia entre las partes, con el fin de autorizar a la sociedad

demandada el uso de las marcas objeto de la presente demanda; así como el ofrecimiento de los servicios de alojamiento, reservas, publicidad, marketing entre otros servicios, por medio del establecimiento de comercio “HOTEL RAMADA CÚCUTA”. El extremo demandante aclaró que el referido contrato culminó el 19 de octubre de 2018.

5. La sociedad demandante señaló que, en el contrato de franquicia suscrito, se estipul(cid:243) que una vez finalizado el mismo, concluiría igualmente la autorización de uso de marca, con el fin de evitar que terceros utilizaran la marca de titularidad de la sociedad demandante sin autorización.

6. Sin embargo, la sociedad demandante manifest(cid:243) que el 24 de marzo de 2020, se realizó una búsqueda a través de las plataformas TRIVAGO, BOOKING, TRIP ADVISOR, TIQUETES BARATOS, entre muchos otros, y se constató que la sociedad demandada segu(cid:237)a ofreciéndo servicios en el “HOTEL RAMADA CÚCUTA”; por lo que el 25 de marzo de 2020, el extremo demandante envió comunicación a la sociedad demandada INVERSIONES EXECUTIVE, con el fin de que cesara el uso infractor de la marca, sin embargo, no se recibió respuesta por parte de la sociedad demandada.

7. Por lo anterior, la sociedad demandante consider(cid:243) que el uso de la expresión “RAMADA” y “RR” por parte de la sociedad demandada no solo constituy(cid:243) una infracción de sus derechos de propiedad industrial, sino que también gener(cid:243) un beneficio en su participación en el

mercado a costa de la reputación de la sociedad demandante.

PRETENSIONES: En la demanda se formularon las siguientes pretensiones: “PRIMERA: Que se declare que la sociedad demandada infringió los derechos de propiedad industrial que ostenta RAMADA INTERNATIONAL INC sobre las marcas RAMADA y RR registradas en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza cuyos certificados son los No. 249626, 154357, 199265, de conformidad con los fundamentos de derechos expuestos más adelante.

SEGUNDA: Que se declare que la sociedad demandada infringi(cid:243) los derechos de propiedad industrial que ostenta RAMADA INTERNATIONAL INC, en lo referente a la titularidad de las marcas notorias RAMADA y RR.

TERCERA: Ordenar al demandado a abstenerse de manera inmediata a usar la expresión RAMADA para identificar productos y/o servicios para los que fue registrada la marca del demandante, comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

CUARTA: Que como consecuencia de la declaratoria anterior, se condene la sociedad demandada a indemnizar a favor de la sociedad demandante los perjuicios bajo el criterio establecido en el artículo 2.2.2.21.2 del Decreto 1074 de 2015.” TEMAS LEGTIMACI(cid:211)N EN LA CAUSA POR ACTIVA/ TITULARIDAD DEL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL – Acreditado respecto de las marcas RR (mixta) con certificado No. 154357 y RAMADA (nominativa) con certificado 199265, no acreditado respecto de la marca RR

(mixta) con certificado No. 249626 / HECHO MODIFICATIVO – Art(cid:237)culo 281 del C(cid:243)digo

General del Proceso. De acuerdo con el artículo 238 de la Decisión Andina 486 de 2000: “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisi(cid:243)n podrÆ entablar acci(cid:243)n ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho”. En esta medida, se entiende que el sujeto que cuenta con la legitimaci(cid:243)n para actuar dentro de un proceso por infracci(cid:243)n a derechos de propiedad Industrial tiene que ser obligatoriamente el titular de cualquiera de los derechos contemplados dentro de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000. Raz(cid:243)n por la cual, de manera previa a decidir sobre la comisi(cid:243)n de una posible infracci(cid:243)n a este tipo de derechos, es preciso verificar si existe el derecho y si el accionante es el titular del mismo. Descendiendo en el presente asunto, el despacho encuentra que la sociedad demandante manifest(cid:243) ser la titular de las marcas nominativas y mixtas “RR” y “RAMADA”, concedidas bajo los certificados No. 249626, 154357 y 199265. En primer lugar, el despacho debe aclarar que, revisada la informaci(cid:243)n recaudada mediante inspecci(cid:243)n judicial decretada en la presente audiencia, se encuentra que mediante la pÆgina web “www.sipi.sic.gov.co” perteneciente a la Superintendencia de Industria y Comercio, se advierte que la marca mixta “RR” concedida bajo el certificado No. 249626, se encuentra sin vigencia a la fecha de la presente providencia. Por lo anterior, resulta improcedente para el despacho solicitar

la protecci(cid:243)n de dicha marca, teniendo en cuenta que el derecho alegado no se encuentra vigente. Es de recordar que el inciso 4” del art(cid:237)culo 281 del C(cid:243)digo General del Proceso, indica que, “En la sentencia se tendrÆ en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido despuØs de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a mÆs tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.” En segundo lugar, en lo que tiene que ver con las marcas nominativa “RAMADA” y mixta “RR”, concedidas bajo los certificados No. 154357 y 199265, el despacho pudo evidenciar, no solo que la sociedad demandante RAMADA INTERNATIONAL es la titular de dichas marcas, sino tambiØn que las mismas se encuentran vigentes en la actualidad. As(cid:237), teniendo en cuenta que la sociedad demandante es titular del derecho cuya protecci(cid:243)n reclama, es claro que se encuentra legitimado para solicitar la protecci(cid:243)n del mismo.

NO CONTESTACI(cid:211)N DE LA DEMANDA E INSASITENCIA INJUSTIFICADA A LA AUDIENCIA – Consecuencias procesales.

Ahora bien, el despacho debe destacar que ante la no contestaci(cid:243)n de la demanda por parte de la sociedad demandada INVERSIONES EXECUTIVE y ante su inasistencia a la presente audiencia, se aplicarÆn las consecuencias procesales previstas en el art(cid:237)culo 97 y en el numeral 4” del art(cid:237)culo 372 del C(cid:243)digo General del Proceso.

Por lo anterior, se tendrÆ por cierto los siguientes hechos: Primero, que el 24 de marzo de 2014 las partes celebraron un contrato de franquicia donde se autorizaba el uso de la marca “RAMADA” para proporcionar servicios de alojamiento, así como reservas, publicidad, marketing y denominaci(cid:243)n del establecimiento, durante la vigencia de la relaci(cid:243)n contractual. Lo anterior, se materializ(cid:243) por parte de la sociedad demandada, al nombrar a un establecimiento de comercio como “HOTEL RAMADA C(cid:218)CUTA”. Segundo, que en el contrato objeto de litigio se estipul(cid:243) que una vez finalizado el mismo, concluiría igualmente la autorización de uso de marca, con el fin de evitar que terceros utilizarán la marca de titularidad de la demandante sin autorización. Tercero, que el contrato suscrito por las partes finaliz(cid:243) en el 19 de octubre de 2018, dejando por culminado la facultad que tenía la sociedad demandada de utilizar del signo “RAMADA”. Cuarto, que el d(cid:237)a 24 de marzo de 2020 se realizó una búsqueda a través de las plataformas TRIVAGO, BOOKING, TRIP ADVISOR, TIQUETES BARATOS, entre muchos otros, y se constató que la sociedad demandada segu(cid:237)a ofreciéndo servicios en el “HOTEL RAMADA CÚCUTA”. Quinto, que el d(cid:237)a 25 de marzo de 2020, el extremo demandante envió comunicación a la sociedad demandada INVERSIONES EXECUTIVE MANAGEMENT S.A.S., con el fin de que cesara el

uso infractor de la marca, sin embargo, no se recibió respuesta del requerimiento por parte de la sociedad demandada. INFRACCI(cid:211)N A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL – Literal d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, jurisprudencia, configuraci(cid:243)n/ MARCAS MIXTAS Y NOMINATIVAS – Cotejo marcario, reglas para el cotejo marcario/ RIESGO DE CONFUSI(cid:211)N – Confusi(cid:243)n indirecta, probado. El literal d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000 establece lo siguiente: “Art(cid:237)culo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idØntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusi(cid:243)n o un riesgo de asociaci(cid:243)n con el titular del registro. TratÆndose del uso de un signo idØntico para productos o servicios idØnticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (…)" Los derechos de exclusi(cid:243)n mencionados en el anterior literal, pueden considerarse como parte facultativa del titular de la marca para oponerse a determinados actos, en relaci(cid:243)n con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el trÆfico econ(cid:243)mico un signo idØntico o semejante, que sea susceptible de producir confusi(cid:243)n.

A partir del contenido de esta norma, para que se configure la infracci(cid:243)n a los derechos de propiedad industrial es necesario establecer tres aspectos; a saber, (i) el uso en el comercio por parte del demandado del signo presuntamente infractor; (ii) la similitud o identidad de dicho signo con aquel que se encuentre registrado; y (iii) el riesgo de confusi(cid:243)n o de asociaci(cid:243)n entre el signo presuntamente infractor y aquel que se encuentra registrado. Verificados esos tres elementos corresponde entonces proceder con la protecci(cid:243)n del derecho que ha sido alegado por la parte demandante. N(cid:243)tese, que el uso en el comercio de las expresiones “RAMADA” y “RR” por parte de la sociedad demandada INVERSIONES EXECUTIVE MANAGEMENT, se dio tanto en vigencia de una relaci(cid:243)n comercial que sostuvieron las partes, como con posterioridad a la terminaci(cid:243)n de la misma. Lo anterior, recordemos que se encontr(cid:243) probado por las consecuencias procesales que el art(cid:237)culo 97 y el numeral 4” del art(cid:237)culo 372 del C(cid:243)digo General del Proceso, atribuyen al extremo pasivo por la no contestaci(cid:243)n de la demanda y por su inasistencia a la presente audiencia. Frente al segundo requisito, se hace necesario analizar si existe identidad o semejanza entre los signos usados por la sociedad demandada y las marcas de titularidad de la sociedad demandante. A efectos de llevar dicho anÆlisis de cotejo marcario, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado lo siguiente: “2.2. En el análisis de signos mixtos se deberÆ determinar quØ elemento - sea denominativo

o grÆficopenetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Asi, la autoridad competente deberÆ determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el mÆs caracter(cid:237)stico, o si lo es el elemento grÆfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaæo, color y colocaci(cid:243)n de los elementos grÆficos, y tambiØn si estos œltimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 218-IP-2019). Para realizar el anÆlisis planteado por el Tribunal, se debe iniciar precisando que nos encontramos frente al cotejo de una marca nominativa, como es la marca de la sociedad demandante “RAMADA”, y un signo mixto utilizado por la sociedad demandada el cual posee una misma denominación. A lo anterior, se debe agregar que se debe analizar el uso de la expresión “RR” por parte de la sociedad demandada, con relaci(cid:243)n a la marca mixta de la sociedad demandante que también contiene un elemento denominativo “RR”. De manera que, para realizar el cotejo marcario se hace necesario determinar los elementos caracter(cid:237)sticos de los signos materia de cotejo. Frente a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a travØs de la palabra o denominaci(cid:243)n contenida en el

conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento grÆfico, que por su tamaæo, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 55-IP-2013). Igualmente, acorde con los lineamientos establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, existen unos criterios a seguir para hacer un adecuado cotejo entre signos marcarios, como los que ahora se analizan. As(cid:237), en el proceso 12-IP-2014, explic(cid:243) esa autoridad que al realizar un cotejo marcario se atenderÆn las siguientes reglas: “Regla 1.- La confusi(cid:243)n resulta de la impresi(cid:243)n de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultÆneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”. Para realizar el anÆlisis, debe resaltarse que estamos frente a un cotejo de un signo nominativo y mixto en cabeza de la sociedad demandante, frente a las expresiones “HOTEL RAMADA CÚCUTA” y “RR” en cabeza de la sociedad demandada. Por ello, de acuerdo con lo que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo primero que se debe determinar es el elemento preponderante de los signos y despuØs proceder a su cotejo (Proceso 17 IP de 2013).

Para determinar lo anterior, el Despacho harÆ uso de lo manifestado por el mencionado Tribunal, segœn el cual “(…) en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más caracter(cid:237)stico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definici(cid:243)n son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento grÆfico, teniendo en cuenta su tamaæo, color y colocaci(cid:243)n, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento grÆfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. Con base en lo anterior, se tiene que el elemento nominativo es el preponderante, por lo que el estudio se centrará en relación con las expresiones “RAMADA” y “RR”, inmersas en las marcas de la accionante y las expresiones “HOTEL RAMADA C(cid:218)CUTA” y “RR”, que la accionada utiliza para identificar su establecimiento de comercio donde oferta servicios hoteleros. En este sentido, de un anÆlisis en conjunto de los signos, de forma sucesiva, con Ønfasis en las semejanzas, se concluye que entre los signos en cotejo existe similitud ortogrÆfica, fonØtica y conceptual, derivada de la longitud, sonoridad, nœmero de s(cid:237)labas y los vocablos que conforman ambos signos, lo que puede generar una idea err(cid:243)nea en el consumidor de un origen empresarial coincidente. En primera medida, se evidencia que los elementos preponderantes, esto son, los vocablos

“RAMADA” y “HOTEL RAMADA C(cid:218)CUTA”, en su conjunto imprimen un significativo grado de similitud solo diferenciÆndose por las expresiones “HOTEL” y “CÚCUTA”. Por otro lado, en lo referente a la expresión “RR”, los elementos preponderantes de las expresiones “RR”, utilizadas por la sociedad demandada y de titularidad de la marca mixta de la sociedad demandante, poseen un grado de similitud completa que no delimita grado de diferenciaci(cid:243)n. Una vez analizada la similitud fonØtica y ortogrÆfica entre los signos, es necesario establecer si existe riesgo de confusi(cid:243)n. Sobre este aspecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que, “[l]a confusi(cid:243)n en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo.” (Proceso 85-IP-2004). As(cid:237) las cosas, siguiendo la doctrina de la misma Corporaci(cid:243)n, es posible afirmar que el riesgo de confusi(cid:243)n depende principalmente de dos factores, los cuales son, la identidad o semejanza entre los signos en disputa en s(cid:237) mismos considerados y, entre los productos y servicios distinguidos por ellos. En este sentido, “[e]l Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusi(cid:243)n: la directa, caracterizada porque el v(cid:237)nculo de identidad o

semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que estÆ comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo tambiØn entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado v(cid:237)nculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial comœn.” (Proceso 109-IP-2002). En el caso objeto de estudio, dado que se encontr(cid:243) que los signos eran similares, es posible afirmar que se cumple con uno de los elementos necesarios para la existencia de riesgo de confusi(cid:243)n. Lo anterior sumado al hecho de que el signo infractor no posee un elemento diferenciador, trÆtese de una expresi(cid:243)n que evoque un concepto o le permita una disimilitud ortogrÆfica-visual que evite la similitud entre los signos. Ahora bien, ademÆs de la existencia de similitud entre los signos, el despacho encuentra que ellos distinguen servicios similares tales como la prestaci(cid:243)n del servicio de hotel, alojamiento, restaurante, servicios de bar, entre otros. Lo anterior, se encuentra demostrado con las documentales obrantes en el expediente las cuales demuestran que la funci(cid:243)n econ(cid:243)mica y comercial que el establecimiento de comercio HOTEL RAMADA C(cid:218)CUTA presta, son los mismos servicios que la sociedad demandante en el mercado hotelero colombiano. Todo ello, da paso a que se configuren los supuestos de infracci(cid:243)n contemplados en el literal d)

del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, pues qued(cid:243) establecido que los signos utilizados por la sociedad accionada son similares a las marcas registradas por la accionante y que su uso, podr(cid:237)a causar un riesgo dec onfusi(cid:243)n respecto del titular de tales derechos. Por lo anterior, el despacho encuentra fundamento fÆctico, probatorio y jur(cid:237)dico para declarar la pretensi(cid:243)n primera y tercera de la demanda, es decir, “Que se declare que la sociedad demandada infringió los derechos de propiedad industrial que ostenta RAMADA INTERNATIONAL INC sobre las marcas RAMADA y RR registradas en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza cuyos certificados son los No. 154357, 199265” y, “Ordenar al demandado a abstenerse de manera inmediata a usar la expresión RAMADA para identificar productos y/o servicios para los que fue registrada la marca del demandante, comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.” NOTORIEDAD DE LA MARCA NOMINATIVA “RAMADA” Y MIXTA “RR” – Normativa, jurisprudencia, elementos para su identificaci(cid:243)n, falta de prueba que acredite la marca notoria. En lo que tiene que ver con el reconocimiento de la notoriedad de las marcas en cabeza de la sociedad demandante RAMADA INTERNATIONAL, el despacho debe determinar si se acredit(cid:243) en el expediente la notoriedad de los signos “RAMADA” Y “RR”. El art(cid:237)culo 224 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, establece lo siguiente: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal

en cualquier Pa(cid:237)s Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” Por su parte el tratadista Jorge Otamendi, seæal(cid:243) que: “la notoriedad se define como aquel grado superior de aceptaci(cid:243)n por el pœblico consumidor que, en consecuencia de la buena fe comercial, calidad y distintividad, ante otros productos o servicios dentro del mercado” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina. 2010). De esta manera. para efectos de acreditar la notoriedad de la marca no s(cid:243)lo es necesario demostrar el uso efectivo de la misma, sino tambiØn su posicionamiento en el mercado, mediante la recordaci(cid:243)n en el grupo de consumidores para el cual va dirigido. El Tribunal de Justicia de la comunidad Andina dentro del proceso 84-IP-2015 seæal(cid:243) lo siguiente sobre los requisitos que se deben tener en cuenta, para demostrar la notoriedad de la marca: “Segœn el art(cid:237)culo 228 de la Decisi(cid:243)n 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pa(cid:237)s Miembro; b) la duraci(cid:243)n, amplitud y extensi(cid:243)n geogrÆfica de su utilizaci(cid:243)n, dentro o fuera de cualquier Pa(cid:237)s Miembro; c) la duraci(cid:243)n, amplitud y extensi(cid:243)n geogrÆfica de su promoci(cid:243)n, dentro o fuera de

cualquier Pa(cid:237)s Miembro, incluyendo la publicidad y la presentaci(cid:243)n en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversi(cid:243)n efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pa(cid:237)s Miembro en el que se pretende la protecci(cid:243)n; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricaci(cid:243)n, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pa(cid:237)s Miembro en que se busca protecci(cid:243)n; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antig(cid:252)edad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pa(cid:237)s Miembro o en el extranjero. (…).” Puestas de este modo las cosas, el despacho debe analizar si la sociedad demandada logr(cid:243) demostrar mediante el acervo probatorio allegado al expediente, la notoriedad de las marcas objeto de litigio. Al respecto, el despacho debe indicar que el extremo activo no aport(cid:243) ninguna prueba que permita inferir la notoriedad alegada en el escrito de demanda.

En conclusi(cid:243)n, ante la pretensi(cid:243)n de la sociedad demandante de aplicar las infracciones previstas en la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000 en lo referente a la supuesta infracci(cid:243)n a marcas notorias, el despacho deberÆ desestimarla por no encontrar prueba alguna que soporte los supuestos fÆcticos descritos en la demanda. Por lo tanto, no se configuran los supuestos contenidos en los literales e) y f) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000. DA(cid:209)OS Y PERJUICIOS - Jurisprudencia/ INDEMNIZACIONES PREESTABLECIDAS - Literal c) del art(cid:237)culo 243 de la Decisi(cid:243)n 486 de 2000, procedencia. Ahora bien, para analizar este punto es preciso recordar la sentencia 1600 de 2018, en donde esta Delegatura sent(cid:243) su posici(cid:243)n en materia de indemnizaci(cid:243)n por infracci(cid:243)n a los derechos de propiedad industrial distinguiendo entre los conceptos de daæo, perjuicio y cuantificaci(cid:243)n del perjuicio, los cuales son necesarios demostrar para que se condene al pago de una indemnizaci(cid:243)n. As(cid:237) pues, en la sentencia en comento se determin(cid:243) que, el daæo corresponde a la infracci(cid:243)n del derecho de propiedad industrial. El perjuicio se refiere a la consecuencia derivada de la infracci(cid:243)n y, la cuantificaci(cid:243)n consiste, en el monto al cual ascienden estos prejuicios, el cual se puede determinar a partir del juramento estimatorio consagrado en el art(cid:237)culo 206 del C(cid:243)digo General

del Proceso o a travØs del sistema de indemnizaciones preestablecidas contemplado en la Ley 1648 de 2013 reglamentada por el Decreto 1074 de 2015. La anterior distinci(cid:243)n, resulta relevante no solo porque establecen los criterios necesarios a tener en cuenta para determinar la procedencia de una condena por indemnizaci(cid:243)n, sino tambiØn porque orienta a la sociedad demandante, frente a las cargas probatorias que debe cumplir para alcanzar una indemnizaci(cid:243)n. Ahora bien, a prop(cid:243)sito del sistema de indemnizaciones preestablecidas es necesario advertir que este solo exime al demandante de probar la cuant(cid:237)a del perjuicio pero en todo caso estÆ obligado a demostrar la existencia de los perjuicios cuyo resarcimiento persigue. En similares tØrminos, se ha referido la Corte Suprema de Justicia al seæalar que: “de acuerdo con el art(cid:237)culo 206 de la misma obra, el juramento estimatorio harÆ prueba del monto del perjuicio ‘mientras su cuant(cid:237)a no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo’, Contenido normativo que, sin lugar a dudas, alude al quantum del menoscabo, mÆs no a su causaci(cid:243)n, por ende, su existencia no exime al demandante, probar o acreditar el perjuicio alegado.” (Corte Suprema de Justicia, AC 1241-2019 de 4 de abril de 2019). Con base en lo anterior, en cuanto al caso objeto de estudio, se observa que la sociedad demandante se acogi(cid:243) al sistema de indemnizaciones preestablecidas, raz(cid:243)n por la cual el

despacho abordarÆ lo concerniente a las tipolog(cid:237)as de daæo all(cid:237) consagradas. Sobre las clases de perjuicio el art(cid:237)culo 243 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 del 2000 seæala que: “Art(cid:237)culo 243. Para efectos de calcular la indemnizaci(cid:243)n de daæos y perjuicios se tomarÆ en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daæo emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracci(cid:243)n; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracci(cid:243)n; o, c) el precio que el infractor habr(cid:237)a pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.” En el presente caso, el despacho observa que la sociedad demandante opt(cid:243) por aquella tipolog(cid:237)a contenida en el literal c) del art(cid:237)culo 243 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 del 2000, pues el uso en el comercio de un signo similar al de la demandante sin su autorizaci(cid:243)n, implica que para haberlo podido utilizar debi(cid:243) haber obtenido licencia o permiso por parte del titular del registro marcario y, al no hacerlo, este deja de percibir lo que hubiera podido obtener por concepto de la licencia. CUANTIFICACI(cid:211)N DEL PERJUICIO - Art(cid:237)culo 2.2.2.21.2 del Decreto 1074 de 2015. Segœn el art(cid:237)culo 2.2.2.21.2 del Decreto 1074 de 2015,

“En caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, dicha indemnizaci(cid:243)n serÆ equivalente a un m(cid:237)nimo de tres (3) salarios m(cid:237)nimos legales mensuales vigentes y hasta un mÆximo de cien (100) salarios m(cid:237)nimos legales mensuales vigentes, por cada marca infringida. Esta suma podrÆ incrementarse hasta en doscientos (200) salarios m(cid:237)nimos legales mensuales vigentes cuando la marca infringida haya sido declarada c(cid:243)mo notoria por el juez, se demuestre la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o la salud de las personas y/o se identifique la reincidencia de la infracci(cid:243)n respecto de la marca. Para cada caso particular el juez ponderara y declarara en la sentencia que ponga fin al proceso el monto de la indemnizaci(cid:243)n teniendo en cuenta las prue