SIC - Sentencia 21-266247-1 de 2022

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATOR˝A SENTENCIAS IDENTIFICACI(cid:211)N No. de radicado: 21-266247

Fecha de la providencia: 11/04/22

Tipo de proceso: Proceso por infracci(cid:243)n a derechos de propiedad industrial

Demandante(s): BERNARDO DE JES(cid:218)S ORT˝Z HENAO

Demandado(s): BERNARDO ALONSO RAM˝REZ NARV`EZ

Juez: Juan David GonzÆlez Palma

S˝NTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. El demandante BERNARDO DE JES(cid:218)S ORT˝Z HENAO (en adelante “BERNARDO ORT˝Z”) manifest(cid:243) que la marca mixta “LA COLMENA” fue registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio el 2 de mayo de 1977, marca concedida mediante Resoluci(cid:243)n No. 2040 cuyo titular era el seæor BERNARDO ORT˝Z HURTADO, padre del demandante.

2. El accionante indicó que la marca mixta “LA COLMENA” se encontraba vigente hasta el 27 de enero de 2025, para identificar servicios de la clase 35 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza, bajo el certificado de registro No. 295483.

3. BERNARDO ORT˝Z seæal(cid:243) que su padre falleci(cid:243) el 5 de noviembre de 2018, por lo que la titularidad de la marca qued(cid:243) a favor de la sucesi(cid:243)n y de sus herederos, entre ellos, el demandante.

4. El demandante afirm(cid:243) que el demandado BERNARDO ALONSO RAM˝REZ NARV`EZ (en

adelante “BERNARDO RAMÍREZ”) era propietario del establecimiento de comercio “PUERTA ANTI ROBO LA COLMENA”, ubicado a solo tres locales de distancia de su establecimiento de comercio en la ciudad de Medell(cid:237)n y en el cual se comercializaban los mismos productos y servicios amparados por la marca registrada.

5. BERNARDO ORT˝Z adujo que el uso no autorizado de la marca “LA COLMENA” por parte del demandado generaba confusi(cid:243)n entre los consumidores, por lo cual se infring(cid:237)an sus derechos de propiedad industrial en los tØrminos de los literales a) y d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000.

6. El demandado aleg(cid:243) en la contestaci(cid:243)n de la demanda la excepci(cid:243)n de mØrito denominada “Falta o ausencia de causa para demandar”.

PRETENSIONES: En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

1. Ordenar al seæor BERNARDO ALONSO RAM˝REZ NARV`EZ, propietario del establecimiento de comercio denominado “PUERTA ANTIROBO LA COLMENA”, con matrícula 21-333477-01, retirar la expresión “LA COLMENA” del nombre de su establecimiento.

2. La pretensi(cid:243)n segunda fue subsanada el 23 de julio de 2021 en los siguientes tØrminos: Como consecuencia de la anterior declaraci(cid:243)n, ordenar al demandado BERNARDO ALONSO RAM˝REZ NARV`EZ el retiro del uso de la marca “LA COLMENA” de la Cámara de Comercio.

3. Ordenar el retiro del mercado de los productos y publicidad que contengan la marca “LA COLMENA”, tanto física como virtualmente.

4. Condenar al demandado al pago de costas y agencias en derecho.

TEMAS TITULARIDAD DEL DERECHO/ LEGITIMACI(cid:211)N EN LA CAUSA POR ACTIVA - No acreditaci(cid:243)n/ TRANSFERENCIA DE TITULARIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Art(cid:237)culo 161 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000/ DECLARACI(cid:211)N DE OFICIO DE EXCEPCIONES DE M(cid:201)RITO – Art(cid:237)culo 282 del C(cid:243)digo General del Proceso. En el presente asunto, advierte el despacho que el demandante BERNARDO ORT˝Z no se encuentra legitimado en la causa por activa, por las razones que se seæalarÆn a continuaci(cid:243)n. En primer lugar, de conformidad con la certificaci(cid:243)n emitida como respuesta al requerimiento interno que obra en el expediente, se advierte que el demandante BERNARDO ORT˝Z figura como uno de los licenciatarios de la marca mixta “LA COLMENA”, mas no como titular de la misma. En la actualidad, tal como se puede observar en la certificaci(cid:243)n emitida por la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, sigue apareciendo como titular de la marca mixta “LA COLMENA”, BERNARDO ORT˝Z HURTADO, quien ya falleci(cid:243) segœn se puede corroborar en el registro civil de defunci(cid:243)n No. 09490808.

Ahora bien, el art(cid:237)culo 161 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000 dispone que: “Un registro de marca concedido o en trÆmite de registro podrÆ ser transferido por acto entre vivos o por v(cid:237)a sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece. DeberÆ registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros (…)” De esta manera, era necesario que la parte demandante, previo a la presentaci(cid:243)n de la presente demanda, realizara los trÆmites administrativos correspondientes ante la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de obtener la titularidad sobre el registro marcario que se encuentra en cabeza del seæor

BERNARDO ORT˝Z HURTADO.

Por otro lado, el art(cid:237)culo 238 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000 seæala que: “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisi(cid:243)n podrÆ entablar acci(cid:243)n ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. TambiØn podrÆ actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracci(cid:243)n (…)”. As(cid:237) las cosas, teniendo en cuenta que el demandante no ostenta la calidad de titular de la marca “LA COLMENA”, no se encuentra legitimado para efectos de solicitar la protecci(cid:243)n de los derechos derivados de la marca objeto del presente proceso. Finalmente, aun cuando el demandado BERNARDO RAM˝REZ en la contestaci(cid:243)n de la demanda

no aleg(cid:243) la falta de legitimaci(cid:243)n en la causa, el despacho declararÆ probada la excepci(cid:243)n de mØrito que tiene que ver con la falta de legitimaci(cid:243)n en la causa por activa del demandante y, por lo tanto, negarÆ todas las pretensiones formuladas en la demanda. Lo anterior, con fundamento en el art(cid:237)culo 282 del C(cid:243)digo General del Proceso, segœn el cual: “En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepci(cid:243)n deberÆ reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripci(cid:243)n, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda (…)”. Elabor(cid:243): DMPS Revis(cid:243): AMM