SIC - Sentencia 21-279717-2- de 2022

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATOR˝A SENTENCIAS IDENTIFICACI(cid:211)N No. de radicado: 21 - 279717

Fecha de la providencia: 09/08/2022

Tipo de proceso: Proceso por infracci(cid:243)n a derechos de propiedad industrial

Demandante(s): AGROCAMPO S.A.S.

Demandado(s): AGROCAMPO EMPRENDER S.A.S.

Juez: Hugo Alberto Mart(cid:237)nez Luna

S˝NTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. La sociedad demandante, AGROCAMPO S.A.S. manifest(cid:243) que era titular de las siguientes

marcas, enseæas y nombres comerciales:

2. La sociedad accionante indic(cid:243) que mediante Resoluci(cid:243)n 8765 del 27 de febrero de 2015, se reconoci(cid:243) la notoriedad de la marca “AGROCAMPO” y por medio de la Resoluci(cid:243)n 14780 del 28 de febrero de 2018, se extendi(cid:243) la notoriedad del signo “AGROCAMPO”.

3. La parte demandante seæal(cid:243) que, a travØs de la base de datos de la CÆmara de Comercio de Choc(cid:243), identific(cid:243) en el mes de junio de 2021, la existencia de la sociedad AGROCAMPO EMPRENDER S.A.S., la cual hab(cid:237)a registrado el establecimiento de comercio denominado “AGROCAMPO EMPRENDER”, cuyas actividades comerciales eran ejecutar la compra, venta, permuta, alquiler de equipos para el sector industrial, agropecuario, y manufacturera, entre otros.

4. La parte actora aleg(cid:243) que la sociedad accionada hizo uso de la expresión “AGROCAMPO” en

su nombre comercial y en su establecimiento de comercio, lo cual infringi(cid:243) los derechos de propiedad industrial que ostenta sobre las marcas, enseæas y nombres comerciales

“AGROCAMPO”.

PRETENSIONES: En la demanda se formularon las siguientes pretensiones y el 28 de julio de 2021, las

pretensiones 2 y 3 fueron subsanadas:

1. Que se declare que el signo “AGROCAMPO” es notoriamente conocido para servicios de comercializaci(cid:243)n y distribuci(cid:243)n de productos veterinarios e insumos agropecuarios.

2. Que se declare que la sociedad demandada está infringiendo derechos de propiedad industrial contemplados en el literal d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000 sobre los signos “AGROCAMPO” con No. de certificado: 179396, 144503, 379834, tanto en su nombre comercial (razón social), como en su enseña comercial (establecimiento de comercio).

3. Que se ordene a la sociedad accionada el cese definitivo de actos que constituyan violación al régimen común de la propiedad industrial sobre los signos con No. de certificado: 179396,

144503, 379834.

4. Que se ordene a la sociedad demandada retirar la expresión “AGROCAMPO” del nombre con el que se identifica su establecimiento de comercio y se abstenga de usar cualquiera otro similarmente confundible que produzca riesgo de confusión y/o asociación con los signos resgistrados por la parte actora.

5. Solo en el evento de que la sociedad accionada no cambie el nombre en su razón social, se

proceda a ordenar a la Cámara de Comercio de Chocó, la cancelación de la inscripción de la matrícula mercantil.

6. Que se proh(cid:237)ba a la sociedad demandada y a sus accionistas que sigan registrando sociedades o establecimientos de comercio que contengan la expresión “AGROCAMPO” en cualquiera de sus posibles combinaciones para identificar actividades similares o confundibles con la comercialización y distribución de productos veterinarios e insumos agropecuarios.

7. Que se ordene a la sociedad accionada que se abstenga de usar el signo distintivo “AGROCAMPO” en los letreros que identifican su establecimiento de comercio, sus actividades comerciales en Internet o cualquier otro medio que utilice.

8. Que se ordene a la sociedad demandada el retiro de la publicidad de su local comercial y papeler(cid:237)a o de cualquier medio comercial.

9. Que se condene a la sociedad accionada a resarcir los perjuicios de todo orden que con sus conductas infractoras haya irrogado a la sociedad accionante, los cuales corresponden al literal a) y c) del art(cid:237)culo 243 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000 y se sujetan a la tasaci(cid:243)n de perjuicios del despacho de acuerdo con el Sistema de Indemnizaciones Preestablecidas del Decreto 2264 de 2014.

10. Que se condene a la sociedad demandada al pago de costas y agencias en derecho.

TEMAS LEGITIMACI(cid:211)N EN LA CAUSA/ TITULARIDAD DEL DERECHO – Acreditaci(cid:243)n.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 238 de la Decisión Andina 486 de 2000, “el titular de

un derecho protegido en virtud de esta Decisi(cid:243)n podrÆ entablar acci(cid:243)n ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. TambiØn podrÆ actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción”. Ahora, el despacho debe indicar que las pretensiones de la demanda s(cid:243)lo hacen referencia a los signos mixtos y denominativos “AGROCAMPO” identificados con los certificados de registro No. 179396, 144503 y 379834, por lo que, el despacho œnicamente efectuarÆ anÆlisis respecto de dichos signos y no de todos los que la parte actora alega ser titular. En el caso en concreto, la sociedad accionante demostr(cid:243) ser titular de los signos mixtos y nominativos “AGROCAMPO” para la clase 35 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, identificados con los certificados de registro No. 179396, 144503 y 379834. En adici(cid:243)n, se debe seæalar que la titularidad por parte de la sociedad accionante de los signos antes referidos no fue objeto de debate judicial. Sin embargo, la legitimaci(cid:243)n de la sociedad accionante se considera acreditada a travØs de las pruebas documentales aportadas con el escrito de demanda. NOTORIEDAD DE LOS SIGNOS DE LA PARTE ACTORA – No acreditaci(cid:243)n, jurisprudencia. En cuanto a la notoriedad de los signos “AGROCAMPO”, en aplicación de la tutela ampliada que consagra los art(cid:237)culos 226 y 231 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, corresponde al despacho

determinar si en el caso en estudio, la sociedad accionante acredit(cid:243) la notoriedad de sus signos. Por otro lado, se debe aclarar que la competencia otorgada al despacho en este proceso consiste en determinar si se demostr(cid:243) la existencia de una infracci(cid:243)n a derechos de propiedad industrial y no lo referente a declarar la notoriedad de una marca, lo cual solo puede ser reconocido como un hecho probado dentro del proceso. Al respecto, el artículo 224 de la Decisión Andina 486 de 2000 ha establecido que, “se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pa(cid:237)s Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. Por su parte, el tratadista Jorge Otamendi en su obra “Derechos de marcas” señaló que “la notoriedad se define como aquel grado superior de aceptaci(cid:243)n por el pœblico consumidor, que, en consecuencia, de la buena fama comercial, calidad, y distintividad ante otros productos o servicios dentro del mercado.” (Otamendi, Jorge. Derechos de marcas. Buenos Aires. 2017. Pág. 355). As(cid:237) las cosas, en aras de acreditar la notoriedad de un signo, no solo basta con demostrar el uso efectivo del mismo, sino tambiØn el posicionamiento del mercado mediante la recordaci(cid:243)n del grupo de consumidores para el cual va dirigido; de tal manera que el pœblico consumidor pueda determinar y recordar el origen empresarial de los productos o servicios adquiridos, sin confundirlos o atribuirlos a un competidor.

En cuanto a los requisitos establecidos a partir del art(cid:237)culo 228 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000 para acreditar la notoriedad de una marca, se puede consultar el proceso 84-IP-2015 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En el caso bajo estudio, las Resoluciones aportadas reconocieron la notoriedad de las marcas “AGROCAMPO” entre los años 2008 a 2017, por lo que el marco temporal de dichas Resoluciones expir(cid:243) en el aæo 2017, esto es, 4 aæos antes de la presentaci(cid:243)n de la demanda. En adici(cid:243)n, se debe seæalar que, a partir de las Resoluciones antes referidas, el despacho no encontró acreditado que la notoriedad de los signos “AGROCAMPO” se hubiera prolongado con posterioridad al aæo 2017. Ahora, las certificaciones realizadas por el revisor fiscal aportadas como prueba dan cuenta de la presencia de la sociedad accionante en distintos municipios del territorio nacional hasta el aæo 2020, sin que se haya evidencia de que tal presencia se hubiera prolongado en idØnticos tØrminos con posterioridad a dicha fecha. Por su parte, la certificaci(cid:243)n relativa a la publicidad da cuenta que la sociedad demandante realiz(cid:243) una inversi(cid:243)n en publicidad para promocionar sus servicios y que existen relaciones comerciales de aæos. No obstante, dicha certificaci(cid:243)n se extiende entre los aæos 2018 y 2019, mÆs no 2020 y 2021. AdemÆs, los medios de prueba aportados no dan cuenta de que la publicidad contratada se

encontrara encaminada a la difusi(cid:243)n de las marcas objeto de la acci(cid:243)n o respecto de las cuales se alega su notoriedad. Por lo que, dichos documentos no permiten inferir la notoriedad alegada en la demanda. Respecto al dictamen pericial, si bien es cierto que proyecta cifras de la sociedad accionante, no entrega elementos de juicio que permitan concluir el precio actual de la compaæ(cid:237)a, volœmenes vendidos e ingresos relacionados con los signos, entre otros. En adici(cid:243)n, no hay evidencia de compras o almacenamiento o cualquier aspecto relacionado con el comercio internacional, por lo que, tales requisitos no pueden considerarse probados. En ese orden de ideas, ante la falta de certeza sobre los requisitos establecidos, no es posible considerar la notoriedad de las marcas de la parte actora. INFRACCI(cid:211)N A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL – Configuraci(cid:243)n, literal d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000/ ENSE(cid:209)A COMERCIAL – Art(cid:237)culos 190 y 200 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000/ FALTA DE LA CONTESTACI(cid:211)N DE LA DEMANDA E INASISTENCIA A LA AUDIENCIA INICIAL – Consecuencias procesales, art(cid:237)culos 97 y 372 del C(cid:243)digo General del Proceso. Con fundamento en lo que ha establecido la Superintendencia de Industria y Comercio, la utilizaci(cid:243)n o uso de una marca para la identificaci(cid:243)n de elementos distintivos de bienes y

servicios, por ejemplo, para la identificaci(cid:243)n de establecimientos de comercio o de actividades comerciales es un comportamiento que en los tØrminos del literal d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000 puede configurar una infracci(cid:243)n a los derechos de propiedad industrial de una marca; siempre que esa conducta sea susceptible de generar en el mercado un riesgo de asociaci(cid:243)n o de confusi(cid:243)n. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 049-IP-2012 indic(cid:243) que la modalidad de infracci(cid:243)n contemplada en el literal d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 del 2000 se configura en aquellos eventos en los que se reœnen 2 elementos fundamentales. El primero, determinativo, referido al uso de una marca o signo registrado en el comercio, y el segundo condicional, cuando expresa que debe existir un riesgo de confusi(cid:243)n o asociaci(cid:243)n. Por otro lado, en cuanto a la enseæa comercial, se debe indicar que este tipo de signo identifica un establecimiento de comercio, lo cual no puede homologarse a la raz(cid:243)n social que corresponde a la denominaci(cid:243)n de la sociedad. En todo caso, se debe advertir que el mero dep(cid:243)sito de un signo como enseæa comercial ante la autoridad competente no configura un derecho en favor del depositante. Frente a ello, se debe seæalar que conforme a la remisi(cid:243)n normativa del art(cid:237)culo 200 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, la protecci(cid:243)n de las enseæas comerciales se rige por las normas de

nombre comercial, el cual corresponde a un derecho de propiedad industrial relevante en el escenario de mercado. Lo anterior, debido a que se trata de un intangible cuyo valor comercial proviene de la labor de explotaci(cid:243)n y posicionamiento comercial realizado por el empresario a lo largo del tiempo. En este orden de ideas, la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, a partir del art(cid:237)culo 190 estableci(cid:243) la protecci(cid:243)n del nombre comercial como un bien inmaterial que sirve para identificar una empresa o una actividad econ(cid:243)mica, la cual debe protegerse, siempre y cuando se use en el comercio y que dicho uso sea anterior, real, efectivo, personal, pœblico, ostensible y continuo. As(cid:237) las cosas, el presente pronunciamiento se limitarÆ a analizar el posible uso que puedo realizar la sociedad accionada respecto de signo “AGROCAMPO” a manera de enseña comercial y la potencial infracci(cid:243)n que ello pudo generar a los signos registrados de la sociedad accionante. En este caso, la sociedad demandante manifest(cid:243) que la sociedad demandada infringi(cid:243) sus derechos de propiedad industrial, ya que pose(cid:237)a un establecimiento de comercio cuya actividad comercial era la compra, permuta y venta de equipos para el sector industrial y agropecuario, el cual se denominaba “AGROCAMPO EMPRENDER”, expresión que también empleaba como razón social e identificaba a la sociedad accionada y su actividad en el mercado. Ahora bien, los hechos de la demanda fueron objeto de la sanci(cid:243)n establecida por los art(cid:237)culos 97 y 372 del C(cid:243)digo General del Proceso, por lo cual, la sociedad demandada acept(cid:243) como ciertos

los hechos de la demanda. De manera que, es dable concluir que a la fecha, la sociedad demandada continúa haciendo uso del signo “AGROCAMPO EMPRENDER” para identificar su establecimiento de comercio ubicado en Choc(cid:243). En adición, se debe indicar que el alegado uso de la expresión “AGROCAMPO EMPRENDER” no fue objeto de controversia, ya que tal hecho fue confeso con ocasi(cid:243)n de la no contestaci(cid:243)n de la demandada y la inasistencia injustificada a la audiencia inicial. En ese orden de ideas, se determina que la sociedad accionada ha empleado la expresi(cid:243)n “AGROCAMPO EMPRENDER” para identificar un empresario, una actividad y un establecimiento de comercio dedicado a la compra permuta y venta de equipos para el sector industrial y agropecuario. Ahora bien, el uso de la expresión “AGROCAMPO EMPRENDER” es una reproducción similar de los signos mixtos y nominativos de la sociedad accionante y que se utiliza para los servicios registrados en las clases 35 y 42 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza. Por otra parte, para realizar el cotejo de signos mixtos como los empleados por los extremos de la litis, se debe determinar el elemento preponderante, esto es, el elemento nominativo o figurativo, para luego realizar el estudio de los signos en conflicto, aplicando las reglas establecidas para cada caso. Por lo general, el elemento nominativo en los signos mixtos suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a travØs de la nominaci(cid:243)n contenida en el conjunto marcario. Sin embargo,

puede suceder que el elemento preponderante sea el grÆfico, que por sus caracter(cid:237)sticas cause mayor impacto en el consumidor. En este caso, el elemento preponderante entre los signos en disputa es el nominativo, en tanto genera mayor recordaci(cid:243)n e impacto en los consumidores que los elementos grÆficos del signo, los cuales no aportan mayor distintividad. As(cid:237) pues, se cotejarÆn los elementos nominativos del signo mixto de la sociedad demandante y la sociedad demandada. Acorde con los lineamientos establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, existen unos criterios a seguir para hacer un adecuado cotejo entre signos, estos son los siguientes: “Regla 1.- La confusi(cid:243)n resulta de la impresi(cid:243)n de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultÆneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 12-IP-2014). En adici(cid:243)n, los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonØtica y grÆfica, teniendo en cuenta la totalidad de las s(cid:237)labas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna; sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora y atribuyendo menos valor a los que

disminuyan dicha funci(cid:243)n. Teniendo en cuenta los criterios fijados, se concluye que los signos en disputa son similares desde el punto de vista fonético y conceptual, pues la expresión “AGROCAMPO EMPRENDER” utiliza en su ra(cid:237)z y de forma idØntica el elemento nominativo de los signos de la sociedad accionante. AdemÆs, el uso de dicha expresi(cid:243)n podr(cid:237)a generar un efecto en la pronunciaci(cid:243)n y entonaci(cid:243)n que indefectiblemente replicar(cid:237)a en su integridad el elemento preponderante de los signos de la sociedad accionante. Adicionalmente, la expresión “EMPRENDER” solo corresponde a un elemento indicativo que, tØcnicamente, corresponde a un verbo transitivo que reforzar(cid:237)a la idea de que el establecimiento de la sociedad accionada desarrolla un negocio relacionado con la sociedad accionante o avalado por dicha sociedad o perteneciendo a un mismo grupo empresarial. As(cid:237) mismo, la expresi(cid:243)n “EMPRENDER” no puede generar en el público consumidor suficiente distintividad o brindar alguna connotaci(cid:243)n diferente. En ese orden de ideas, a ra(cid:237)z de un anÆlisis en conjunto de los signos de forma sucesiva con Ønfasis en las semejanzas y desde el punto de vista del consumidor medio, se concluye que entre los signos analizados existe similitud ortogrÆfica, fonØtica y conceptual, derivada de la sonoridad, nœmero de silabas y coincidencia en el vocablo “AGROCAMPO” que conforma ambos signos.

Sumado a lo anterior, el servicio y los productos comercializados por la sociedad demandada corresponden a los servicios que la sociedad demandante identifica con los signos nominativos y mixtos “AGROCAMPO”. Lo cual, conlleva a la existencia de un riesgo de confusi(cid:243)n indirecto, debido a que esta circunstancia podr(cid:237)a llevar a que los consumidores piensen err(cid:243)neamente que los productos que comercializan las partes provienen de un mismo origen empresarial. Con ello, se determina que existe un riesgo de confusi(cid:243)n en el presente asunto. Por todo lo anterior, en este caso se configura la infracci(cid:243)n comprendida en el literal d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, el cual habilita al titular de un signo distintivo a impedir a terceros usar en el comercio un signo idØntico o similar respecto de cualquier producto o servicio, cuando tal uso pudiera causar confusi(cid:243)n o un riesgo de asociaci(cid:243)n con el titular del registro. INDEMNIZACI(cid:211)N DE PERJUICIOS – Procedencia/ SISTEMA DE INDEMNIZACIONES PREESTABLECIDAS – Literal c) del art(cid:237)culo 243 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, art(cid:237)culo 2.2.2.2.21.2 del Decreto 1074 de 2015. En el caso bajo estudio, la sociedad demandante seæal(cid:243) que los perjuicios causados corresponden los literales a) y c) del art(cid:237)culo 243 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000 y para su cuantificaci(cid:243)n se acogi(cid:243) al sistema de indemnizaciones preestablecidas.

Ahora bien, el despacho debe aclarar que, si el demandante al momento de presentar la demanda opta por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, no tendrÆ que probar la cuant(cid:237)a de los daæos y perjuicios causados por la infracci(cid:243)n. AdemÆs, los perjuicios se sujetarÆn a la tasaci(cid:243)n que realice el juez. Sin embargo, el rØgimen de indemnizaciones preestablecidas œnicamente libera de la carga de probar la cuant(cid:237)a del daæo y no de la existencia de este. De manera que, la carga de probar el daæo estÆ en cabeza del accionante, tal como lo ha establecido el art(cid:237)culo 167 del C(cid:243)digo General del Proceso. En cuanto a los literales a) y c) del art(cid:237)culo 243 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, se encuentra que en el encabezado de dicha normatividad se anuncia una serie de criterios para determinar los perjuicios. Ahora, se debe indicar que no es posible solicitar el reconocimiento del literal c) del art(cid:237)culo 243 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, si se ha solicitado el reconocimiento de los literales a) y b), pues la misma norma establece que el literal c) es excluyente y œnicamente se puede solicitar de manera individual. Por lo que, s(cid:243)lo se tasarÆ el precio que el infractor habr(cid:237)a pagado por una licencia correspondiente al literal c) del art(cid:237)culo 243. En adici(cid:243)n, en gracia de discusi(cid:243)n, se debe seæalar que en caso de aceptar el literal a) y c) como

perjuicios, el despacho estar(cid:237)a incurriendo en una doble condena de perjuicios, lo cual, de acuerdo con la Sentencia C286 de 2014 de la Corte Constitucional, estÆ proscrito del ordenamiento jur(cid:237)dico colombiano. En cuanto al daæo, en virtud de la no contestaci(cid:243)n de la demanda, se tiene por cierto que la sociedad accionada no pag(cid:243) o realiz(cid:243) acercamiento alguno para obtener una licencia para emplear el signo “AGROCAMPO”. Por lo tanto, el daño contemplado en el literal c) del artículo 243 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000 se tiene por acreditado. En lo referente a la cuantificaci(cid:243)n, el art(cid:237)culo 2.2.2.21.2 del Decreto 1074 de 2015, norma vigente en materia de indemnizaciones preestablecidas, seæala que la indemnizaci(cid:243)n puede ser equivalente a un m(cid:237)nimo de 3 SMMLV y un mÆximo de 100 SMMLV por cada marca infringida. En el presente caso, el despacho verific(cid:243) la infracci(cid:243)n de 3 signos, por lo tanto, se fijarÆ una suma de 6 SMMLV por cada marca infringida, esto es, la suma de $18’000.000 de pesos. Elabor(cid:243): LOS Revis(cid:243): AMM