SIC - Sentencia 21-302815-2 de 2022

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATOR˝A SENTENCIAS IDENTIFICACI(cid:211)N No. de radicado: 21 – 302815

Fecha de la providencia: 22/11/2022

Tipo de proceso: Proceso por infracci(cid:243)n a derechos de propiedad industrial

Demandante(s): LA RIVERA S.A.S.

Demandado(s): ALEJANDRO OLAECHEA RIVERA

Juez: Camila Andrea Medina G(cid:243)mez SIGNOS EN COTEJO Marca registrada Signo presuntamente infractor

(MIXTA)

(MIXTA)

LA RIVIERA

(NOMINATIVA) TEMAS LEGITIMACI(cid:211)N POR ACTIVA – Acreditaci(cid:243)n, art(cid:237)culo 238 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000. En un primer momento, se entrarÆ a resolver es la legitimaci(cid:243)n por activa, pues es primer requisito que se tiene en cuenta al momento de proferir una sentencia en este tipo de procesos, toda vez que, si no se encuentra probada la legitimaci(cid:243)n por activa dar(cid:237)a como resultado negar de manera inmediata las pretensiones. En materia de propiedad industrial, en la norma se encuentra legitimaci(cid:243)n en el art(cid:237)culo 238 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, la cual indica lo siguiente: “[e]l titular de un derecho protegido en virtud de esta decisi(cid:243)n podrÆ entablar acci(cid:243)n ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. TambiØn podrÆ actuar contra quien ejecute actos que

manifiesten la inminencia de una infracción”. En esa medida, quien cuenta con una legitimaci(cid:243)n dentro de la acci(cid:243)n por infracci(cid:243)n a los derechos de propiedad industrial, esto es, la legitimaci(cid:243)n por activa espec(cid:237)ficamente, tiene que ser el titular de cualquiera de los derechos de propiedad industrial que se encuentran contemplados dentro de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000; raz(cid:243)n por la cual, de manera previa a decidir si existi(cid:243) o no una infracci(cid:243)n a esos derechos de propiedad industrial que se alegan, es preciso verificar que la accionante efectivamente haya demostrado la existencia del derecho y su titularidad. En el presente caso, se encuentra acreditado que LA RIVIERA S.A.S. es titular de un derecho de propiedad industrial, lo cual se evidencia con las certificaciones de registro de marcas en donde se concedi(cid:243) el registro de los signos distintivos. INFRACCI(cid:211)N A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL – Literal d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, cotejo de marcas. A efectos de establecer la posible infracci(cid:243)n a los derechos de propiedad industrial, se parte por recordar lo dispuesto en el literal d), del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n 486 de 2000, el cual dispone lo siguiente: “el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: “d) usar en el comercio un signo idØntico o similar a la marca respecto de cualesquiera

productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusi(cid:243)n o un riesgo de asociaci(cid:243)n con el titular del registro. TratÆndose del uso de un signo idØntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”. A partir del contenido de esta norma, se puntualiza que para que se configure la infracci(cid:243)n del derecho, es necesario establecer tres aspectos importantes como son los siguientes: 1) el uso en el comercio por parte del demandado del signo distintivo presuntamente infractor; 2) la similitud o identidad de dicho signo con el que se encuentra registrado; y, 3) el riesgo de confusi(cid:243)n o de asociaci(cid:243)n entre el signo infractor y aquel que se encuentra registrado por la parte demandante. As(cid:237) las cosas, es claro en el presente caso que el demandado en el desarrollo de su actividad econ(cid:243)mica, y especialmente para la identificaci(cid:243)n de su establecimiento de comercio y algunos productos, utiliza la expresión “LA RIVIERA” y “LA RIVIERA PERFUMER˝A Y DISTRIBUIDORA”; con lo cual genera un riesgo de confusi(cid:243)n con los derechos de propiedad industrial de la sociedad demandante que tiene sobre las marcas “LA RIVIERA”, especialmente para las clases 3 y 42 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza, clases que se encuentran registradas en 4 de las marcas reconocidas a favor de la demandante que corresponden a las que se encuentran en las certificaciones 249023, 249017, 562652 y 599455. Al aplicar estas reglas al caso concreto, se concluye que entre los signos analizados existe

similitud, pues la pasiva reproduce gran parte del signo de la demandante, pues de la expresi(cid:243)n “LA RIVIERA” œnicamente se excluye la letra I que se encuentra en el centro de la palabra despuØs de la V, y tambiØn se observa que al signo de la demandada se le incluyen las palabras “PERFUMERÍA Y DISTRIBUIDORA” las cuales corresponden a elementos descriptivos que no atribuyen mayor distinci(cid:243)n al signo acusado como infractor. Lo anterior, tambiØn debe tenerse en cuenta que la parte demandada hace uso de la expresi(cid:243)n “LA RIVIERA”, como seæala la demandante de manera no autorizada, colocando stickers que contienen esta expresi(cid:243)n, palabra que es exactamente idØntica a las marcas registradas por la parte demandante. Lo anterior, sumado a que la actividad econ(cid:243)mica del demandado consiste en la venta de perfumer(cid:237)a y accesorios, productos y servicios que se encuentran incluidos en las clases 3 y 42 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza; y, en esa medida, estÆn amparados por los registros marcarios de la demandante en la forma como fue mencionado. INFRACCI(cid:211)N A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL – Literal d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, configuraci(cid:243)n. EstÆ acreditado un riesgo de confusi(cid:243)n indirecto entre las marcas de la demandante y el signo utilizado por el demandado, es decir las marcas “LA RIVIERA” y el signo “LA RIVERA”, tanto por

la similitud o semejanza existente entre estos, la cual fue estudiada anteriormente, como porque el signo utilizado por el demandado, distingue productos y servicios semejantes a los amparados por los registros marcarios con certificados nœmero 249023, 249017, 562652 y 599455, esto es, la comercializaci(cid:243)n de perfumer(cid:237)a y productos de perfumer(cid:237)a, lo que podr(cid:237)a llevar a los consumidores a acceder a los servicios o productos del demandado pensando, err(cid:243)neamente, que tienen el origen empresarial de la demandante. As(cid:237), este Despacho concluye que en este caso el demandado infringi(cid:243) los derechos de propiedad industrial derivados de los registros marcarios de la demandante con certificados nœmero 249023, 249017, 562652 y 599455, en aplicaci(cid:243)n de lo consagrado en el literal d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina del aæo 2000. En este punto, tambiØn se debe tener en cuenta que existe otro signo infractor que es el de “LA RIVIERA” el cual resulta idØntico a las marcas que son registradas por la demandante, en ese orden de ideas el literal d) del artículo 155 menciona en su parte final lo siguiente: “tratándose del uso de un signo idØntico para productos y servicios idØnticos se presumirÆ que existe riesgo de confusión”, entonces frente a este otro se aplica también esa presunción que nos trae el literal d) del art(cid:237)culo 155.

INFRACCI(cid:211)N A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL – Marca notoria, no configuraci(cid:243)n. Es as(cid:237) como, el art(cid:237)culo 228 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, nos trae un listado de criterios o factores para considerar que un signo es notoriamente conocido. De lo anterior se concluye que la accionante s(cid:243)lo prob(cid:243) lo correspondiente a los literales a), f) y k), extraæando por parte de este Despacho la prueba de los demÆs requisitos exigidos por la ley aplicable al caso que corresponden a mÆs de la mitad de los criterios o de los factores que exigen la Decisi(cid:243)n 486. Proporci(cid:243)n que no permite tener por probada la notoriedad a la que hace referencia el extremo demandante. INDEMNIZACI(cid:211)N DE PERJUICIOS – Procedencia, indemnizaci(cid:243)n preestablecida. Si bien este tipo de perjuicios que estÆn relacionados como indemnizaci(cid:243)n preestablecida no requiere una cuantificaci(cid:243)n de los mismos, por lo menos se debe demostrar su causaci(cid:243)n. AcÆ no se exige una cuantificaci(cid:243)n, pero s(cid:237) que se disponga o se seæale cuÆl es el criterio que se estÆ solicitando y que sea posible tambiØn evidenciar que se estÆ causando ese perjuicio. As(cid:237) las cosas, con fundamento en el art(cid:237)culo 2.2.2.21.2. del Decreto 1074 de 2015 el demandado

serÆ condenado a pagar a la demandante, a t(cid:237)tulo de indemnizaci(cid:243)n, la suma de 3 salarios m(cid:237)nimos legales mensuales vigentes por cada una de las marcas infringidas, para un total de 12 salarios m(cid:237)nimos legales mensuales vigentes, que equivalen a la suma de $12.000.000 pesos. Elabor(cid:243): EMDL