SIC - Sentencia 21-313523-2 de 2023

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATOR˝A SENTENCIAS IDENTIFICACI(cid:211)N No. de radicado: 21 - 313523

Fecha de la providencia: 20/04/2023

Tipo de proceso: Proceso por infracci(cid:243)n a derechos de propiedad industrial

Demandante(s): ALMACENES (cid:201)XITO S.A.

Demandado(s): `LVARO HERNANDO MEZA VILLAMIZAR

Juez: Hugo Alberto Mart(cid:237)nez Luna

TEMAS PRESCRIPCI(cid:211)N – No acreditaci(cid:243)n. El accionado propuso la excepci(cid:243)n de prescripci(cid:243)n sin exponer las razones de su excepci(cid:243)n, y sin mencionar siquiera una fecha para iniciar algœn c(cid:243)mputo del tØrmino. Al margen de ello, en el caso concreto y a partir del material probatorio, se observa que la accionante tuvo conocimiento de los actos que alega infractores desde al menos el 12 de noviembre de 2020, ahora, si bien la acci(cid:243)n prescribir(cid:237)a a los dos aæos contados a partir del 12 de noviembre de 2020, esto es 12 de noviembre de 2022, lo cierto es que la demanda se radic(cid:243) el 6 agosto de 2021. Es de destacar que la acci(cid:243)n fue notificada el 3 de febrero de 2022, conforme a los parÆmetros del art(cid:237)culo 94 del C.G.P. En ese sentido, sin mayor lugar a consideraciones, el fen(cid:243)meno de la prescripci(cid:243)n no se configura

y el medio exceptivo no estÆ llamado a prosperar. LEGITIMACI(cid:211)N EN LA CAUSA – Acreditaci(cid:243)n. La existencia del derecho de propiedad industrial y legitimaci(cid:243)n en la causa por activa de ALMACENES (cid:201)XITO S.A., conforme con el art(cid:237)culo 238 de la Decisi(cid:243)n 486 de 2000, se acredita a partir de las certificaciones emitidas por esta entidad. En todo caso, la titularidad del accionante respecto de sus registros marcarios no fue un aspecto de debate al interior del proceso y la sanci(cid:243)n por falta de contestaci(cid:243)n del hecho 6 de la demanda. INFRACCI(cid:211)N A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL – Acreditaci(cid:243)n respecto al literal d) y no acreditaci(cid:243)n del literal a) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000. Se advierte que contrario a las afirmaciones del accionado, el uso de la expresi(cid:243)n (cid:211)PTICA (cid:201)XITO (sin tilde) no se limitar(cid:237)a a su raz(cid:243)n social o temas netamente registrales, pues segœn evidencian las fotograf(cid:237)as anexas al escrito de demanda se observa que la expresi(cid:243)n en comento se utiliza para efectos de identificar los establecimientos al pœblico a manera de enseæa comercial. As(cid:237) las cosas, y conforme al primer punto de la fijaci(cid:243)n del litigio, es claro que el accionado, ha usado la expresión “ÓPTICA ÉXITO” sin tilde, para identificar dos establecimientos de comercio

de su propiedad, as(cid:237) como un perfil de red social dedicados a la prestaci(cid:243)n de servicios oftalmol(cid:243)gicos y optometr(cid:237)a. Pues bien, de cara al segundo punto del objeto de litigio, sea lo primero seæalar, conforme lo ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que tratÆndose de signos mixtos debe determinarse aquel elemento preponderante y, acto seguido, proceder a su cotejo (Proceso 17

IP 2013 y 218 IP 2019).

A partir de las pruebas aportadas, es posible concluir que el accionado utiliza el signo “ÓPTICA ÉXITO” para ofrecer en el comercio servicios relativos a venta bajo cualquier modalidad comercial de toda clase de mercanc(cid:237)a y productos nacionales y extranjeros al por mayor Y/O detal; adquisici(cid:243)n, creaci(cid:243)n, organizaci(cid:243)n establecimiento, administraci(cid:243)n y explotaci(cid:243)n de establecimientos mercantiles destinados a la adquisici(cid:243)n de mercanc(cid:237)as y productos de todo gØnero con Ænimo de revenderlos de la clase 35 y aparatos (cid:243)pticos productos de la clase 9 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza amparados por la marca mixta y nominativa del accionante identificadas con los Certificados N(cid:176) 466051 y 482720, respectivamente. Ahora bien, en claro que en el presente asunto el cotejo de los signos se circunscribirÆ a los elementos nominativos, siendo estos los preponderantes, y por ende se aplicarÆn las reglas del

H. TJCA en las interpretaciones prejudiciales 172 IP 2021, 44 IP 2021 y 165 IP 2021, segœn las cuales, se deben aplicar las reglas para el cotejo de los signos nominativos, esto es, analizar cada signo en su conjunto, sin descomponer su unidad fonØtica. As(cid:237) mismo, tener en cuenta las letras, las s(cid:237)labas o las palabras que posean una funci(cid:243)n diferenciadora. Sumado a ello, debe establecerse si las palabras comparten un mismo lexema y morfemas. Los primeros, son la ra(cid:237)z o base de la expresi(cid:243)n. En tanto los segundos, son fragmentos capaces de expresar significado.

Aunado a ello, las demÆs reglas de cotejo de signos nominativos indican que debe tenerse en cuenta la s(cid:237)laba t(cid:243)nica de los signos a comparar, su ubicaci(cid:243)n, el orden de las vocales y determinar el elemento que impacta de una manera mÆs fuerte en la mente del consumidor. Visto los signos en cotejo se observa que el signo Øxito del accionante comprende solo una expresi(cid:243)n que generar(cid:237)a el impacto del consumidor. A su vez el signo del accionado comprender(cid:237)a dos vocablos (cid:243)ptica y Øxito, siendo el primero descriptivo del tipo de servicio que se pretende identificar. As(cid:237) las cosas, se observa que el signo del accionado reproduce de forma idØntica el elemento preponderante del signo mixto del accionante y el signo nominativo del accionado. Lo anterior,

no es menos cierto por el inveros(cid:237)mil argumento que el signo del accionado no contendr(cid:237)a un signo de acento en la expresi(cid:243)n pues la expresi(cid:243)n esdrœjula Øxito, pues ello es inviable desde un punto de vista gramatical, y en todo caso, no existe forma fonØticamente de efectuar una pronunciaci(cid:243)n diferente de esta palabra esdrœjula. Por lo que, en aplicaci(cid:243)n estricta de las reglas de cotejo, es dable considerar que un consumidor que advierta la comercializaci(cid:243)n de los servicios y productos oftalmol(cid:243)gicos y de optometr(cid:237)a de la accionada, pueda considerar que estÆn relacionados con las marcas del accionante identificadas con los Certificados N(cid:176) 466051 y 482720 o se trata de una l(cid:237)nea de servicios o productos vinculada al mismo empresario, lo que permite acreditar los supuestos de infracci(cid:243)n contemplados en el literal d) del art. 155 de la Decisi(cid:243)n 486 de 2000. Cuesti(cid:243)n distinta es la alegada infracci(cid:243)n del literal a) del art. 155 de la Decisi(cid:243)n 486 de 2000, pues no obra en el plenario que evidencie la aplicaci(cid:243)n del signo alegado infractor sobre productos vinculados a los servicios a los registros del accionante, por lo que la alegada infracci(cid:243)n del literal a) no estÆ llamada a prosperar. De esta forma, se considerar(cid:237)a probado parcialmente el segundo punto de la fijaci(cid:243)n de litigio. Elabor(cid:243): WJRA