SIC - Sentencia 21-399141-2 de 2022

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATOR˝A SENTENCIAS IDENTIFICACI(cid:211)N No. de radicado: 21-399141

Fecha de la providencia: 18/07/22

Tipo de proceso: Proceso por infracci(cid:243)n a derechos de propiedad industrial

Demandante(s): FIRST GAMING GROUP S.A.S.

Demandado(s): SOCIEDAD INVERSORA DE CAPITALES S.A.

Juez: Juan David GonzÆlez Palma

S˝NTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. La sociedad demandante FIRST GAMING GROUP S.A.S. (en adelante “GAMING GROUP”) manifestó que era titular de la marca mixta “CARNAVAL CASINO” con certificado de registro No. 403654, para identificar productos de la clase 9 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza y del nombre comercial “CARNAVAL CASINO” con certificado de depósito No. 681872 para distinguir actividades relacionadas con las clases 35 y 41 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de

Niza.

2. GAMING GROUP indic(cid:243) que solicitó el registro de la marca mixta “CASINO CARNAVAL” para identificar servicios de la clase 41 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza, la cual se encontraba en anÆlisis de fondo por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio para el momento de la presentaci(cid:243)n de la demanda.

3. La sociedad accionante seæal(cid:243) que la sociedad demandada SOCIEDAD INVERSORA DE CAPITALES S.A. (en adelante “INVERSORA DE CAPITALES”) usaba la expresión “CASINO CARNAVAL” para identificar su establecimiento de comercio ubicado en el centro comercial

Carnaval de Soledad, AtlÆntico.

4. La parte demandante afirm(cid:243) que la sociedad accionada prestaba en su establecimiento de comercio servicios de entretenimiento y juegos de azar; agreg(cid:243), que el signo “CASINO CARNAVAL” era similar fonética y gráficamente a su marca y nombre comercial debidamente registrados.

5. La sociedad demandante manifest(cid:243) que el 24 de junio de 2021 requiri(cid:243) a la pasiva para que cesara el uso del signo “CASINO CARNAVAL”; sin embargo, para el momento de la presentaci(cid:243)n de la demanda INVERSORA DE CAPITALES continuaba haciendo uso de este.

6. GAMING GROUP adujo que la conducta de la sociedad demandada infring(cid:237)a sus derechos de propiedad industrial, en los tØrminos de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000.

PRETENSIONES: En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

1. La pretensi(cid:243)n primera fue subsanada el 12 de octubre de 2021 en los siguientes tØrminos: Declarar que la SOCIEDAD INVERSORA DE CAPITALES S.A. realiz(cid:243) actos de infracci(cid:243)n de derechos de propiedad industrial contra la compaæ(cid:237)a FIRST GAMING GROUP S.A.S., de conformidad con el literal d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000 sobre: • El nombre comercial “CARNAVAL CASINO” con certificado de depósito No. 681872 • La marca mixta “CARNAVAL CASINO” con certificado de registro No. 403654, para identificar productos de la clase 9 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza

• La solicitud de registro de la marca mixta “CASINO CARNAVAL”, para identificar servicios de la clase 41 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza

2. Ordenar a la demandada suspender de manera inmediata el uso del nombre comercial “CASINO CARNAVAL” como distintivo de sus establecimientos de comercio en todo el territorio nacional.

3. Condenar a SOCIEDAD INVERSORA DE CAPITALES S.A. a indemnizar a FIRST GAMING GROUP S.A.S. por los perjuicios causados y que en lo sucesivo le siga causando por los actos de infracci(cid:243)n a derechos de propiedad industrial, de acuerdo con el Decreto 2264 de 2014, teniendo como base lo dispuesto en el literal c) del art(cid:237)culo 243 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de

2000.

4. Condenar en costas a SOCIEDAD INVERSORA DE CAPITALES S.A.

TEMAS EXISTENCIA DEL DERECHO/ LEGITIMACI(cid:211)N EN LA CAUSA POR ACTIVA – Art(cid:237)culo 238 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, acreditaci(cid:243)n respecto de la marca mixta “CARNAVAL CASINO”/NOMBRE COMERCIAL – Presupuestos para su protecci(cid:243)n, jurisprudencia, art(cid:237)culo 191 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, no acreditaci(cid:243)n/ NO CONTESTACI(cid:211)N DE LA DEMANDA E INASISTENCIA INJUSTIFICADA A LA AUDIENCIA – Consecuencias procesales, numeral 4 del art(cid:237)culo 372 y art(cid:237)culo 97 del C(cid:243)digo General del Proceso.

El art(cid:237)culo 238 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000 establece que: “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. TambiØn podrÆ actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción”. En esa medida, quien estÆ legitimado para actuar dentro de un proceso por infracci(cid:243)n a derechos de propiedad industrial es el titular de cualquiera de los derechos contemplados en la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000; raz(cid:243)n por la cual, previo a decidir sobre la existencia de una infracci(cid:243)n es preciso verificar que el accionante sea titular del derecho que busca proteger. En el presente asunto, la parte demandante alleg(cid:243) la inscripci(cid:243)n de transferencia a su favor del signo distintivo “CARNAVAL CASINO” con certificado de registro No. 403654, para distinguir productos de la clase 9 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza; as(cid:237) mismo, se puede tener por demostrada la titularidad de la accionante sobre la marca mixta “CARNAVAL CASINO” a partir de la inspecci(cid:243)n judicial realizada a la pÆgina web de la Superintendencia de Industria y Comercio sipi.sic.gov.co. Adicionalmente, es necesario mencionar que la marca previamente referida se encuentra registrada para los siguientes productos: “Aparatos e instrumentos cient(cid:237)ficos, nÆuticos, geodØsicos, fotogrÆficos,

cinematogrÆficos, (cid:243)pticos de pesar, de medida, de seæalizaci(cid:243)n, de control (inspecci(cid:243)n), de socorro (salvamento) y de enseæanza; aparatos para la conducci(cid:243)n, distribuci(cid:243)n, transformaci(cid:243)n, acumulaci(cid:243)n, regulaci(cid:243)n o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisi(cid:243)n, reproducci(cid:243)n del sonido o imÆgenes; soportes de registros magnØticos; discos acœsticos; distribuidores automÆticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, mÆquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la informaci(cid:243)n y ordenadores; extintores”. Por tanto, al ser GAMING GROUP la titular de la marca mixta “CARNAVAL CASINO” con certificado de registro No. 403654, es claro para el despacho que se encuentra legitimada para emprender la acci(cid:243)n por infracci(cid:243)n a derechos de propiedad industrial objeto del presente proceso. En lo que respecta al nombre comercial “CARNAVAL CASINO” es necesario precisar que el art(cid:237)culo 191 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000 seæala que: “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”. Adicionalmente, segœn el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que una enseæa o nombre comercial sean protegidos no es necesario su registro sino la prueba del uso real, efectivo y constante en el mercado de ellos. AdemÆs, dichos elementos deben probarse de manera

conjunta y no aislada, por lo que en caso de faltar alguno de los requisitos mencionados se desvirtœa la titularidad del nombre comercial. Para tal prop(cid:243)sito, la activa alleg(cid:243) la Resoluci(cid:243)n No. 18473 de fecha 5 de abril de 2021 con el fin de probar la existencia del nombre comercial. Sumado a lo anterior, en aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 97 y del numeral 4 del art(cid:237)culo 372 del C(cid:243)digo General del Proceso por la falta de contestaci(cid:243)n de la demanda y la ausencia injustificada a la audiencia por parte de la accionada, se tienen como hechos susceptibles de confesi(cid:243)n los siguientes: “(…) es preciso resaltar que la demandante ha hecho uso pœblico e ininterrumpido del nombre comercial CASINO CARNAVAL (mixto) desde el aæo dos mil ocho (2008) y en adelante en diferentes ciudades del territorio nacional, como se puede evidenciar en los certificados de Matr(cid:237)cula de Establecimientos Comerciales expedidos por las CÆmaras de Comercio que se relacionan a continuaci(cid:243)n y que se encuentran adjuntos a la presente demanda”. “(…) existe evidencia de que continœa [la demandada] haciendo uso del nombre comercial CASINO CARNAVAL, toda vez que realiza publicidad identificÆndose como “CASINO CARNAVAL” en sorteos programados para el mes de octubre de 2021”. No obstante, advierte el despacho que las anteriores pruebas resultan insuficientes para demostrar que la parte demandante es titular del nombre comercial “CASINO CARNAVAL”. En primer lugar, los hechos previamente citados se encuentran supeditados a los certificados de

matr(cid:237)cula de establecimientos comerciales expedidos por la CÆmara de Comercio, los cuales resultan insuficientes de cara a establecer el nombre que pretende la demandante le sea declarado. Lo anterior, ya que tales documentos corresponden, por un lado, a una obligaci(cid:243)n de las personas que ejercen profesionalmente el comercio acorde con lo establecido en el art(cid:237)culo 28 del C(cid:243)digo de Comercio y, por el otro, tienen como objeto hacer pœblica la existencia de personas jur(cid:237)dicas e indicar aspectos relevantes de la sociedad comercial. En segundo lugar, la Resoluci(cid:243)n No. 18473 de fecha 5 de abril de 2021 solo es conducente para demostrar el dep(cid:243)sito del nombre comercial ante la Superintendencia de Industria y Comercio, mas no para demostrar la titularidad de este, pues para dichos efectos se requiere adjuntar prueba de su uso personal, pœblico, ostensible y continuo en el mercado. Por otro lado, es necesario recordar que cuando se le pregunt(cid:243) al representante legal de GAMING GROUP “¿En quØ consiste el uso del nombre comercial aducido en la demanda?”, su respuesta fue: “Nosotros hemos hecho publicidad con nuestro nombre, tenemos digamos en el casino el letrero de CASINO CARNAVAL, hemos hecho publicaciones en diferentes revistas y medios publicitarios donde estÆ nuestra marca, ejercemos la actividad, lo hacemos de manera continua, constante, nunca hemos dejado de usar nuestra marca, desempeæamos la misma actividad econ(cid:243)mica, los mismos eventos con nuestra marca

CASINO CARNAVAL”.

Sin embargo, a partir de dichas manifestaciones no se puede establecer en quØ ha consistido el uso personal, real, ostensible y pœblico del nombre comercial “CARNAVAL CASINO” por parte de la accionante desde la fecha seæalada en la demanda, ni mucho menos su grado de difusi(cid:243)n en los participantes del mercado tales como clientes, competidores y proveedores; es decir, no se encuentra demostrado en el expediente que a la demandante la identifiquen en el comercio a partir del mencionado nombre comercial. Finalmente, debe recordarse que las atestaciones de las partes que favorezcan sus intereses carecen, en el sistema procesal civil colombiano, de importancia probatoria a menos que se encuentren corroboradas con otras pruebas; en ese caso, su eficacia probatoria proviene del material probatorio y no de la aserci(cid:243)n de la parte. En s(cid:237)ntesis, la parte demandante no alleg(cid:243) prueba que permita inferir en quØ consiste el uso personal, pœblico, ostensible y continuo del nombre comercial “CARNAVAL CASINO” que asegur(cid:243) que ejerc(cid:237)a desde el aæo 2008; por lo tanto, la pretensi(cid:243)n tendiente a su protecci(cid:243)n serÆ desestimada. USO EN EL COMERCIO DEL SIGNO PRESUNTAMENTE INFRACTOR – Acreditaci(cid:243)n/ INASISTENCIA INJUSTIFICADA A LA AUDIENCIA – Consecuencias procesales, art(cid:237)culo 205 y numeral 4 del art(cid:237)culo 372 del C(cid:243)digo General del Proceso. A efectos de determinar si la sociedad demandada ha hecho uso en el comercio del signo

“CASINO CARNAVAL”, el despacho darÆ aplicaci(cid:243)n a las consecuencias procesales contenidas en los art(cid:237)culos 205 y numeral 4 del art(cid:237)culo 372 del C(cid:243)digo General del Proceso, con ocasi(cid:243)n a la inasistencia injustificada de la accionada a la audiencia. En esa medida, una vez examinado el escrito de la demanda presentada por GAMING GROUP se encuentra el siguiente hecho susceptible de confesi(cid:243)n: “Tenemos evidencia de que la demandada, se encuentra usurpando flagrantemente la propiedad industrial de la sociedad FIRST GAMING GROUP S.A.S., al usar la denominaci(cid:243)n CASINO CARNAVAL para identificar su establecimiento comercial ubicado en el Centro Comercial Canaval, Calle 30 Autopista al Aeropuerto #13-65 Soledad, AtlÆntico, el cual tambiØn presta servicios de entretenimiento y juegos de azar(…)”. A partir de lo anterior, es posible tener por demostrado que INVERSORA DE CAPITALES se encuentra haciendo uso del signo “CASINO CARNAVAL” para ofrecer servicios de entretenimiento y juegos de azar; es decir, para servicios similares a algunos de los productos para los cuales se encuentra registrada la marca “CARNAVAL CASINO” tales como “(…)mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras”. As(cid:237) mismo, es posible tener por demostrado el uso del signo previamente referido a partir de la respuesta del derecho de petici(cid:243)n de fecha 21 de julio de 2021, emitida por la accionada, en la cual se indic(cid:243) lo siguiente:

“Frente al cese de uso de nombre CASINO CARNAVAL, y en aras de una soluci(cid:243)n amistosa nuestra sociedad está dispuesta a realizar el respectivo cambio de nombre de nuestro establecimiento de comercio ubicado en la ciudad de Barranquilla. Esperamos nos otorgue un tØrmino prudencial, para realizar los respectivos cambios, ante la cÆmara de comercio y desmonte del aviso en menci(cid:243)n”. A partir de la anterior afirmaci(cid:243)n, es posible evidenciar un reconocimiento expreso por parte de la demandada de que el establecimiento de comercio denominado “CASINO CARNAVAL” que se encuentra ubicado en Soledad, AtlÆntico es de su propiedad. Por lo anterior, es posible concluir que la accionada hace uso del signo presuntamente infractor “CASINO CARNAVAL” en el mercado. INFRACCI(cid:211)N A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL – Literal d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, jurisprudencia, presupuestos de configuraci(cid:243)n, configuraci(cid:243)n/ COTEJO ENTRE SIGNOS MIXTOS – Jurisprudencia. Segœn el literal d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idØntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusi(cid:243)n o un riesgo de asociaci(cid:243)n

con el titular del registro. TratÆndose del uso de un signo idØntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión (…)”. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha seæalado que: “Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisi(cid:243)n 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relaci(cid:243)n con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el trÆfico econ(cid:243)mico y sin su consentimiento, un signo idØntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión” (Proceso 101-IP-2021). En otras palabras, para que se configure la infracci(cid:243)n a los derechos de propiedad industrial contemplada en este literal es necesario establecer tres aspectos; a saber, (i) el uso en el comercio por parte del demandado del signo presuntamente infractor, (ii) la similitud o identidad de dicho signo con aquel que se encuentre registrado y, (iii) el riesgo de confusi(cid:243)n o de asociaci(cid:243)n entre el signo presuntamente infractor y aquel que se encuentra registrado. En cuanto al primer presupuesto, estÆ demostrado en el caso concreto que la sociedad demandada hace uso en el comercio del signo “CASINO CARNAVAL”, según lo analizado en el acÆpite anterior. Ahora bien, para determinar si dicho uso por parte de INVERSORA DE CAPITALES infringe los

derechos de propiedad industrial de la accionante, es necesario analizar si existe identidad o semejanza entre el signo mixto “CASINO CARNAVAL” empleado por la demandada y la marca mixta registrada “CARNAVAL CASINO” de titularidad de la accionante. Para tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha seæalado que para llevar a cabo un cotejo entre signos mixtos es necesario determinar quØ elemento, bien sea el denominativo o el grÆfico, genera mayor impacto en la mente del consumidor. Por lo tanto, el juez debe determinar en cada caso si el elemento denominativo o el grÆfico del signo mixto es el mÆs distintivo o si, por el contrario, ambos son iguales de caracter(cid:237)sticos, a partir de criterios como la capacidad expresiva de las palabras y el tamaæo, color y colocaci(cid:243)n del componente grÆfico y tambiØn si este es evocativo de conceptos o simplemente un elemento abstracto. Al aplicar dichas directrices al caso bajo estudio, es posible establecer que el elemento preponderante y de mayor recordaci(cid:243)n para el consumidor por su disposici(cid:243)n en ambos signos es el elemento denominativo; es decir, la expresión “CASINO CARNAVAL” y “CARNAVAL CASINO”. As(cid:237) pues, el cotejo se realizarÆ respecto de dicho elemento, evaluando si entre los signos de los extremos procesales existe similitud ortogrÆfica, fonØtica y conceptual. As(cid:237) las cosas, al comparar los signos en conjunto, de manera sucesiva, con Ønfasis en las semejanzas y desde el punto de vista del consumidor medio es posible concluir que entre ellos existe similitud, pues el signo “CASINO CARNAVAL” usado por la accionada reproduce en su

totalidad la parte nominativa de la marca registrada “CARNAVAL CASINO”. Adicionalmente, las consonantes contenidas en ambos signos son las mismas, sin que se pueda evidenciar un elemento diferenciador de orden ortogrÆfico o fonØtico. La œnica diferencia de advierte el despacho entre los signos cotejados es que las expresiones que componen el elemento denominativo se encuentran dispuestos de manera invertida; es decir, la palabra “CASINO” aparece primero y la palabra “CARNAVAL” en segundo lugar en el signo de la accionada. Sin embargo, esta diferencia no le otorga ninguna distintividad al signo de la accionada con respecto a la marca de propiedad de GAMING GROUP. Lo anterior, expone al consumidor a un riesgo de confusi(cid:243)n en el que podr(cid:237)a acudir al establecimiento de INVERSORA DE CAPITALES con la errada convicci(cid:243)n de que se trata del establecimiento de GAMING GROUP, o de que ambos tienen el mismo origen empresarial. Frente a este tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que: “La confusión puede manifestarse cuando al percibir la marca el consumidor supone que la misma a que estÆ habituado, o cuando si bien encuentra diferencia en las marcas en conflicto cree que por su similitud viene del mismo productos o fabricante. (…) La identidad o semejanza puede dar lugar a dos tipos de confusión la directa, caracterizada porque el v(cid:237)nculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o un servicio determinado en la creencia en que estÆ adquiriendo otro, lo que implica un nexo tambiØn entre los productos

o servicios. La indirecta, caracterizada porque el citado vinculo hace que el consumidor le atribuya en contra de la realidad de los hechos a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común”(Proceso 1-IP-2015). As(cid:237), a partir de la valoraci(cid:243)n de los elementos de prueba obrantes en el expediente queda demostrado de manera suficiente que el signo “CASINO CARNAVAL” utilizado por la accionada es idØntico a la marca de titularidad de la accionante. Segœn lo expuesto, es posible afirmar que se configura la infracci(cid:243)n descrita en el literal d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n andina 486 de 2000; en consecuencia, se acogerÆn las pretensiones encaminadas a proteger la marca mixta “CARNAVAL CASINO” con certificado de registro No. 403654 de titularidad de la accionante. DA(cid:209)O Y PERJUICIO – Definici(cid:243)n, doctrina, acreditaci(cid:243)n/ TIPOLOG˝AS DE DA(cid:209)O EN PROPIEDAD INDUSTRIAL – Art(cid:237)culo 243 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, lista no taxativa/ INDEMNIZACIONES PREESTABLECIDAS – Art(cid:237)culo 2.2.2.21.2. del Decreto 1074 de 2015, literales a) y c) del art(cid:237)culo 243 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, cuantificaci(cid:243)n. Segœn lo manifest(cid:243) la accionante en el escrito de la demanda, el daæo sufrido como consecuencia

de la conducta infractora de la pasiva corresponde a lo seæalado en el literal c) del art(cid:237)culo 243 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000; ademÆs, para efectos de su cuantificaci(cid:243)n se acogi(cid:243) al sistema de indemnizaciones preestablecidas. Al respecto, vale la pena precisar que en materia de derecho marcario existen dos sistemas para determinar la cuant(cid:237)a del daæo o perjuicio causado. Primero, el sistema basado en daæo real y, segundo, el sistema de indemnizaciones preestablecidas. Frente a este œltimo, el art(cid:237)culo 2.2.2.21.1 del Decreto 1074 de 2015 establece que: “En virtud de lo establecido por el artículo 3 de la Ley 1648 de 2013 la indemnizaci(cid:243)n que se cause c(cid:243)mo consecuencia de la declaraci(cid:243)n judicial de infracci(cid:243)n marcaria podrÆ sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la indemnizaci(cid:243)n de perjuicios, a elecci(cid:243)n del demandante. Para los efectos del presente cap(cid:237)tulo, se entenderÆ que, si el demandante al momento de la presentaci(cid:243)n de la demanda opta por el sistema de indemnizaci(cid:243)n preestablecida, no tendrÆ que probar la cuant(cid:237)a de los daæos y perjuicios causados por la infracci(cid:243)n, tal como lo establece el art(cid:237)culo 243 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 y, por lo tanto, sujeta la tasaci(cid:243)n de sus perjuicios a la

determinaci(cid:243)n por parte del Juez de un monto que se fija de conformidad con la presente reglamentación”. Es decir, si bien el titular de un derecho marcario no tiene la carga de demostrar la cuant(cid:237)a de los perjuicios, s(cid:237) debe probar la existencia del daæo y el nexo de causalidad entre este y la conducta ejecutada por el infractor. Aclarado lo anterior, para establecer si es procedente conceder la indemnizaci(cid:243)n de perjuicios solicitada por la demandante a causa de la infracci(cid:243)n de su marca “CARNAVAL CASINO”, el despacho dividirÆ su anÆlisis en dos segmentos; a saber, (i) la existencia del daæo y (ii) su tasaci(cid:243)n. En lo que respecta al primer punto, tal como lo han mencionado Arturo Valencia y `lvaro Ortiz, el daæo, como elemento más esencial de la responsabilidad civil, “consiste en aquel menoscabo o lesi(cid:243)n de algœn interØs leg(cid:237)timamente protegido o de algœn derecho subjetivo de las personas”(Valencia Zea, Arturo y Ortíz Monsalve, Álvaro. Derecho Civil – Tomo III (De las Obligaciones). Temis. 2015). En el contexto del derecho marcario el objeto de protecci(cid:243)n es un signo distintivo; dicha protecci(cid:243)n se materializa en una serie de derechos de carÆcter exclusivo, los cuales facultan al titular para controlar la utilizaci(cid:243)n y explotaci(cid:243)n de su marca, lo cual impide a terceros usarla sin

contar su previa y expresa autorizaci(cid:243)n (licencia de uso). En otras palabras, se trata de un derecho de propiedad especial, en tanto se ejerce no sobre un bien material como ser(cid:237)a el caso de la propiedad comœn, sino frente a una bien inmaterial como una marca, una patente, un modelo de utilidad, un diseæo industrial e incluso las creaciones protegidas por rØgimen autoral, como lo son una obra art(cid:237)stica o literaria. Sobre estos bienes intelectuales, se insiste, los titulares ejercen propiedad a travØs de derechos de exclusiva. As(cid:237), la infracci(cid:243)n de alguna de las prerrogativas exclusivas que ostente el titular de un derecho de propiedad intelectual materializa el daæo, precisamente porque se irrumpe en el derecho subjetivo del titular de la marca y se le priva de la facultad exclusiva de controlarla, lo cual afecta sus intereses leg(cid:237)timos en relaci(cid:243)n con su bien intelectual como ser(cid:237)a, por ejemplo, recibir una remuneraci(cid:243)n proporcional por la explotaci(cid:243)n o utilizaci(cid:243)n de aquel. Lo anterior encuentra sustento en el art(cid:237)culo 243 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, el cual parte del entendimiento de que con la infracci(cid:243)n se genera -al menosun lucro cesante que corresponde al beneficio obtenido por el infractor por la explotaci(cid:243)n de los derechos de propiedad industrial de un tercero, o el precio de la licencia hipotØtica que hubiera obtenido el

titular en caso de que el uso de sus bienes de propiedad industrial fuese autorizado. Aclarado lo anterior, es posible afirmar que la demandante sufri(cid:243) un daæo consistente en el atentado a las facultades exclusivas que ten(cid:237)a para controlar la explotaci(cid:243)n de su marca “CARNAVAL CASINO” y beneficiarse patrimonialmente de esta; por ejemplo, en el hipotØtico caso del otorgamiento de una licencia de uso a INVERSORA DE CAPITALES, como lo dispone el literal c) del art(cid:237)culo 243 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000. Por otro lado, en lo que respecta al reconocimiento de perjuicios con ocasi(cid:243)n a la desviaci(cid:243)n de la clientela, debe manifestar el despacho que esta tipolog(cid:237)a de perjuicios no fue solicitada en las pretensiones de la demanda, por lo que no puede hacerse pronunciamiento sobre el particular en la presente decisi(cid:243)n. Ahora bien, a efectos de cuantificar el perjuicio, es necesario recordar que la accionante se acogi(cid:243) al sistema de indemnizaciones preestablecidas. Al respecto, el art(cid:237)culo 2.2.2.21.2 del Decreto 1074 de 2015 seæala que: “En caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, dicha indemnizaci(cid:243)n serÆ equivalente a un m(cid:237)nimo de tres (3) salarios m(cid:237)nimos legales mensuales vigentes y hasta un mÆximo de cien (100) salarios m(cid:237)nimos legales mensuales vigentes, por cada marca infringida. Esta

suma podrÆ incrementarse hasta en doscientos (200) salarios m(cid:237)nimos legales mensuales vigentes cuando la marca infringida haya sido declarada c(cid:243)mo notoria por el juez, se demuestre la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o la salud de las personas y/o se identifique la reincidencia de la infracci(cid:243)n respecto de la marca. PAR`GRAFO. Para cada caso particular el juez ponderarÆ y declararÆ en la sentencia que ponga fin al proceso el monto de la indemnizaci(cid:243)n teniendo en cuenta las pruebas que obren en el proceso, entre otras la duraci(cid:243)n de la infracci(cid:243)n, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensi(cid:243)n geográfica”. En el presente asunto se verificó el uso no autorizado de la marca mixta “CARNAVAL CASINO” de titularidad de la sociedad accionante, por tal raz(cid:243)n se condenarÆ a la demandada a pagar a t(cid:237)tulo de indemnizaci(cid:243)n de perjuicios la suma de 10 SMLMV; esto es, la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS (10.000.000). Lo anterior, teniendo en cuenta que la parte demandante no aport(cid:243) pruebas encaminadas a demostrar que otorga licencias de uso sobre la marca de su titularidad y mucho menos el valor comercial de las mismas. Elabor(cid:243): DMPS Revis(cid:243): AMM