SIC - Sentencia 21-465148-1 de 2022

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATOR˝A SENTENCIAS IDENTIFICACI(cid:211)N No. de radicado: 21 - 465148

Fecha de la providencia: 09/08/2022

Tipo de proceso: Proceso por infracci(cid:243)n a derechos de propiedad industrial

Demandante(s): GUAYAC`N S.A.S.

Demandado(s): INVERSIONES 4425 EL MORDISKO S.A.S.

Juez: Juan David GonzÆlez Palma

S˝NTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. La sociedad demandante GUAYACÁN S.A.S. (en adelante “GUAYACÁN”) afirmó que “tiene por objeto social principal la inversi(cid:243)n o aplicaci(cid:243)n de recursos o disponibilidades de la Compaæ(cid:237)a en empresas organizados bajo cualquiera de las formas autorizadas por la ley, sean nacionales o extranjeras y que tengan por objeto la explotaci(cid:243)n de cualquier actividad econ(cid:243)mica l(cid:237)cita, o en bienes corporales o incorporales con la finalidad de precautelaci(cid:243)n del capital”.

2. GUAYAC`N seæal(cid:243) ser titular de las marcas mixtas “MORDISCO·S”, “MORDISCO” y “MOR DIS COS” concedidas bajo los certificados Nos. 579931, 600983, 628169 y 650213, registradas para para identificar servicios de las Clases 16, 21, 32, 35 y 43 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza, relacionados con servicios de restaurante.

3. La sociedad accionante manifest(cid:243) que la sociedad INVERSIONES 4425 EL MORDISKO S.A.S.

es propietario del establecimiento de comercio “EL MORDISKO DISTRITO ARTISTICO”, ubicado en la ciudad de Medell(cid:237)n.

4. La parte actora adujo ha usado en el mercado la expresión “MORDIKO” para prestar servicios de restaurante en la ciudad de Medell(cid:237)n.

5. La sociedad demandante afirm(cid:243) que el signo “MODISKO” utilizado por el demandado, al ser casi idØntico a sus marcas MORDISCÓS”, “MORDISCO” y “MOR DIS COS” y al prestar los mismos servicios, gener(cid:243) confusi(cid:243)n entre los consumidores.

6. Adujó GUAYACÁN que al conocer del uso de la expresión “MORDISKO” en el mercado, el día 8 de septiembre de 2021 solicit(cid:243) ante el Centro de Conciliaci(cid:243)n de la CÆmara de Comercio de Medell(cid:237)n, audiencia de conciliaci(cid:243)n con el fin de llegar a un acuerdo sobre el uso infractor del signo.

7. El d(cid:237)a 14 de octubre de 2021, la sociedad accionante y la sociedad accionada llevaron a cabo audiencia de conciliaci(cid:243)n anteriormente mencionada, en la cual no se lleg(cid:243) a ningœn acuerdo sobre el uso del signo “MORDISKO”.

8. Manifest(cid:243) GUAYAC`N que el uso de signos distintivos por parte de la accionada constituye una infracci(cid:243)n a sus derechos de propiedad industrial sobre la marca respecto de la cual ostenta su titularidad.

PRETENSIONES: En la demanda se formularon las siguientes pretensiones: PRIMERA: Que se declare que la sociedad GUAYAC`N S.A.S. es la titular de las marcas mixtas

“MORDISCO·S”, “MORDISCO” y “MOR DIS COS” concedidas bajo los certificados Nos. 579931, 600983, 628169 y 650213.

SEGUNDA: Que se declare que la sociedad INVERSIONES 4425 EL MORDISKO S.A.S. incurri(cid:243) en la infracci(cid:243)n consagrada en el literal a) y d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 del 2000.

TERCERA: Que se condene al demandado a indemnizar a la sociedad demandante por los daæos y perjuicios ocasionados con su conducta, teniendo en consideraci(cid:243)n el sistema de indemnizaciones preestablecidas.

CUARTA: Que se condene al accionado al pago de las costas y las agencias en derecho que se causen en virtud del proceso.

TEMAS LEGITIMACI(cid:211)N EN LA CAUSA POR ACTIVA - Acreditaci(cid:243)n. Según lo establece el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisi(cid:243)n podrÆ entablar acci(cid:243)n ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. TambiØn podrÆ actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracci(cid:243)n”. En esa medida, quien se encuentra legitimado para adelantar la acci(cid:243)n por infracci(cid:243)n a derechos de propiedad industrial es el titular de cualquiera de los derechos contemplados en la Decisi(cid:243)n 486 de 2000. Raz(cid:243)n por la cual, de manera previa a decidir sobre la comisi(cid:243)n de una infracci(cid:243)n,

es preciso verificar la existencia del derecho y su titularidad. En el presente asunto, se puede evidenciar que la sociedad GUAYACAN S.A.S. es titular de las siguientes marcas mixtas: “MORDISCÓS” con certificado No. 579931, “MORDISCOS” con certificado No. 628169, las cuales identifican servicios de la Clase 43 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza, “ MOR DIS COS” con certificado No. 650213 y “MORDICÓS” con certificado No. 600983, estas dos œltimas registradas para identificar servicios de la clase 16,21,32 y 35 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza. Por lo tanto, al ser la sociedad demandante titular de los signos descritos anteriormente, es claro que se encuentra legitimada para iniciar la acci(cid:243)n por infracci(cid:243)n a derechos de propiedad industrial. USO EN EL COMERCIO DEL SIGNO PRESEUNTAMENTE INFRACTOR – Acreditaci(cid:243)n. /INFRACCI(cid:211)N A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL – Literal d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina, configuraci(cid:243)n. El literal d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000 seæala que “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idØntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusi(cid:243)n o un riesgo de asociaci(cid:243)n con el titular del registro. TratÆndose del uso de un signo idØntico para productos o

servicios idØnticos se presumirÆ que existe riesgo de confusi(cid:243)n”. Es decir, para que se configure la infracci(cid:243)n del derecho, es necesario establecer: (i) el uso en el comercio por parte del demandado del signo presuntamente infractor, (ii) la similitud o identidad de dicho signo con aquel que se encuentra registrado, (iii) el riesgo de confusi(cid:243)n o de asociaci(cid:243)n entre el signo presuntamente infractor y aquel que se encuentre registrado. Frente al uso en el comercio, seæala el despacho que, ante la no comparecencia a la audiencia por parte de la sociedad demandada, se aplicaran las consecuencias consagradas en el numeral 4 del art(cid:237)culo 372 y art(cid:237)culo 97 del C(cid:243)digo General del Proceso. Por lo tanto, se tiene por probado el hecho cuarto y quinto contenido en la demanda, que permite inferir el uso en el comercio del signo “EL MODISKO” a título de marca para identificar servicios de restaurante. Adicionalmente, a partir de la factura de venta con fecha de 6 de noviembre de 2021, es posible inferir que el demandado ofrece en el mercado servicios y productos de restaurante, a travØs del establecimiento de comercio “RESTAURANTE EL MODISKO” en la ciudad de Medell(cid:237)n. Ahora bien, dado que se tiene por probado el uso en el comercio de la expresión “EL MODISKO” por parte de la sociedad INVERSIONES 4425 EL MORDISKO, es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos usados por el accionado y las marcas de titularidad de la sociedad demandante.

Al observar los signos de la sociedad demandante y la sociedad demandada se evidencia que estos son mixtos, por tanto, debe procederse segœn lo definido por El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 12-IP-2014: “debe identificar cuÆl de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente de los consumidores: si el denominativo o el grÆfico, esto con el fin de encontrar la dimensi(cid:243)n que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresi(cid:243)n general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaci(cid:243)n Prejudicial dentro del proceso 12-IP-2014). En el caso en concreto, se evidencia que tanto en los signos de la sociedad accionante como en los signos infractores predomina la parte denominativa, por ser el que genera mayor impacto y recordaci(cid:243)n en la mente del consumidor, en consideraci(cid:243)n a su fuerza expresiva. Por esto, segœn lo establecido por El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso citado anteriormente se atenderÆn las siguientes reglas para realizar el cotejo marcario: “Regla 1.- La confusi(cid:243)n resulta de la impresi(cid:243)n de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultÆneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador

presunto y tener en cuenta la naturaleza e los productos” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaci(cid:243)n Prejudicial dentro del proceso 12-IP-2014) Establecido lo anterior, el despacho continuarÆ el estudio de los signos en conflicto aplicando las reglas acogidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de signos denominativos, analizando la similitud ortogrÆfica y fonØtica que pueda existir entre aquellos. De esta manera, al observar los signos a comparar es claro que las marcas de la sociedad demandante contienen una parte denominativa compuesta por la palabra “MORDISCO” y “MOR DIS CO” con la primera letra en mayúsculas, con una fuente, color y tamaño de letra particular. Por su parte, el signo infractor está compuesto por la expresión “MORDISKO” en mayúsculas, con un tamaæo y tipo de fuente de color negro, acompaæado de las expresiones “RESTAURANTE AUTENTICA COCINA PERUANA” y “RESTAURANTE DISTRITO ARTISTICO”, estas últimas con un tamaæo de letra inferior al de la palabra “MORDISKO”. Adicionalmente, en ambos signos es posible encontrar el prefijo “MORDIS” con igual número de consonantes y vocales, ubicadas en la misma posici(cid:243)n, y si bien en el signo de la sociedad accionada se cambia el sufijo “CO” por “KO” con K, al momento de hacerse la pronunciaci(cid:243)n se evidencia el mismo componente fonØtico, lo que da cuenta de la similitud en las expresiones enfrentadas. Aunado a lo anterior, el producto comercializado por el demandado se refiere a servicios de

restaurante, lo cual guarda relaci(cid:243)n con los servicios para los cuales fueron registradas las marcas de titularidad del demandante, por lo cual, se encuentra acreditada la conexidad competitiva. En ese orden de ideas, el cotejo entre los signos evidencia que la expresi(cid:243)n empleada por la sociedad demandada reproduce las letras del elemento nominativo de los signos registrados por GUAYAC`N S.A.S., lo cual sumado a la conexidad competitiva puede generar un riesgo de confusi(cid:243)n, en la medida que podr(cid:237)a llevar a los consumidores a creer que los servicios ofertados por las partes tienen el mismo origen empresarial. Por lo que se puede inferir la infracci(cid:243)n descrita en el literal d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000. En consecuencia, se accederÆ a la pretensi(cid:243)n referente a declarar que INVERSIONES 4425 EL MORDISKO S.A.S., infringi(cid:243) los derechos de propiedad industrial que tiene la sociedad accionante sobre las marcas mixtas “MORDISCÓS”, “MORDISCO” y “MOR DIS COS” concedidas bajo los certificados Nos. 579931, 600983, 628169 y 650213, registradas para identificar productos y servicios de las clases 16, 21, 32, 35 y 43 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza. INFRACCI(cid:211)N A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL – Literal a) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina, jurisprudencia, no configuraci(cid:243)n. El Tribunal de la Comunidad Andina en el Proceso 263 – IP -2015 seæal(cid:243) que el literal a) del

art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina indica que: “La norma diferencia la acción sobre productos y sobre servicios, de la siguiente manera: - Sobre productos: para que se incurra en la causal de infracci(cid:243)n, la norma presenta dos supuestos: a. colocar o aplicar un signo idØntico o similar sobre los productos amparados por la marca registrada. b. colocar o aplicar un signo idØntico o similar sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de dichos productos. - sobre servicios: para que se incurra en la causal de infracci(cid:243)n, se debe colocar o aplicar un signo idØntico o similar sobre productos a los servicios amparados por la marca registrada. La vinculaci(cid:243)n en este Æmbito se refiere a los productos sobre los que recae el servicio o lo que se utilizan para su prestaci(cid:243)n. Como ejemplos de vinculaci(cid:243)n tend(cid:237)amos los siguientes: si con ocasi(cid:243)n del servicio de limpieza se coloca el signo sobre las escobas, traperos o demÆs productos para prestar el servicio; si con ocasi(cid:243)n de la instalaci(cid:243)n de tapicer(cid:237)a en cuero para autos se coloca el signo sobre dicha tapicería o sobre el automotor respectivo” (Tribunal de la Comunidad Andina. Proceso 263-IP-2015). As(cid:237), como se mencion(cid:243) anteriormente este literal se enmarca en la aplicaci(cid:243)n del signo en algœn producto. Sin embargo, segœn el material probatorio allegado al expediente, es claro para este

despacho que no se encuentra probado que efectivamente la sociedad INVERSIONES 4424 EL MORDISKO ejecute esos actos; es decir, que la expresión “EL MODISKO” sea puesto sobre envases, envolturas o embalajes. Sumado a lo anterior, manifiesta el despacho que no se puede tener por demostrada la infracci(cid:243)n mediante los hechos que fueron declarados confesos. Esto debido a la falta de contestaci(cid:243)n de la demanda e inasistencia a la audiencia por parte de la sociedad demandada. Por lo tanto, en el presente asunto no se cumplen los presupuestos que seæala la norma para que se entienda configurada la infracci(cid:243)n del literal a) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000. INDEMNIZACI(cid:211)N POR DA(cid:209)OS Y PERJUICIOS - Literal c) del art(cid:237)culo 243 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, cuantificaci(cid:243)n (Decreto 1074 de 2015). Segœn lo expuesto en el escrito de demanda, el daæo sufrido por la sociedad GUAYACAN S.A.S. como consecuencia de la infracci(cid:243)n a sus derechos de propiedad industrial corresponde al precio que el infractor habr(cid:237)a pagado por concepto de una licencia. Adicional a ello, para la cuantificaci(cid:243)n del daæo la sociedad accionante se acogi(cid:243) al sistema de indemnizaciones preestablecidas. Es necesario aclarar que, quien se acoge al rØgimen de indemnizaciones preestablecidas no tiene que probar la cuant(cid:237)a del daæo causado por la infracci(cid:243)n, sino que su tasaci(cid:243)n estarÆ determinada

por el juez que estudia el caso. No obstante, este sistema œnicamente libera de la carga de la prueba de la cuant(cid:237)a del daæo, mas no de la existencia del mismo, cuya carga sigue estando en cabeza de la demandante. Por su parte, el art(cid:237)culo 243 de la Decisi(cid:243)n 486 de 2000 anuncia en su encabezado un listado de criterios que se encuentran separados en tres literales para calcular los perjuicios; el primero de ellos hace referencia al daæo emergente y al lucro cesante. Lo anterior permite concluir que cuando la norma utiliza la palabra “criterios” a lo que está aludiendo es a tipolog(cid:237)as de daæo, pues si el literal a) seæala los tradicionales que ya exist(cid:237)an desde el c(cid:243)digo civil, es posible concluir que los literales b) y c) de la norma bajo comento tambiØn corresponden a tipos de daæos, que a pesar de no ser los que tradicionalmente se conocen, el legislador ha querido que lo sean. En lo que respecta a la cuantificaci(cid:243)n de la indemnizaci(cid:243)n por el daæo ocasionado por la conducta de la demandada, el art(cid:237)culo 2.2.2.21.2 del Decreto 1074 de 2015 dispone que “En caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, dicha indemnizaci(cid:243)n serÆ equivalente a un m(cid:237)nimo de tres (3) salarios m(cid:237)nimos legales mensuales vigentes y hasta un mÆximo de cien (100) salarios m(cid:237)nimos legales mensuales vigentes, por cada marca infringida”.

En el presente caso se acredit(cid:243) la infracci(cid:243)n de las marcas mixtas MORDISCÓS”, “MORDISCO” y “MOR DIS COS” concedidas bajo los certificados Nos. 579931, 600983, 628169 y 650213, registradas para identificar productos y servicios de las clases 16, 21, 32, 35 y 43 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza, para lo cual se fijarÆ a t(cid:237)tulo de indemnizaci(cid:243)n de perjuicios la suma de 8 SMLMV por cada una de las marcas infringidas, es decir, al tratarse de 4 marcas la sociedad demanda deberÆ pagar un valor de a $32.000.000. AGENCIAS EN DERECHO - Configuraci(cid:243)n. Segœn lo previsto en los art(cid:237)culos 365 y 366 numeral 3 del C(cid:243)digo General del Proceso, el despacho fijarÆ las agencias en derecho que deberÆn ser asumidas por la parte demandada. Para esto, se tendrÆn encuentra las reglas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el art(cid:237)culo 5, numeral 1 del acuerdo PSAA 16-10554 de 2016. Por lo anterior, el despacho ordenarÆ por concepto de agencias en derecho la suma de 9 SMLMV, equivalente a $8.000.000, a favor de la sociedad GUAYACAN S.A.S. Elabor(cid:243): ASRR