SIC - Sentencia 21-477027-1 de 2022

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATOR˝A SENTENCIAS IDENTIFICACI(cid:211)N No. de radicado: 21-477027

Fecha de la providencia: 08/04/22

Tipo de proceso: Proceso por infracci(cid:243)n a derechos de propiedad industrial

Demandante(s): LUCILA CASTILLO MART˝NEZ

Demandado(s): FANNY RODR˝GUEZ CHOACHI

Juez: Juan David GonzÆlez Palma

S˝NTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. La demandante LUCILA CASTILLO MART˝NEZ (en adelante “LUCILA CASTILLO”) indic(cid:243) que el señor JOSÉ HERIBERTO HERRERA GARCÍA (en adelante “JOSÉ HERRERA”) fundó el RESTAURANTE EL ALTO DE LAS AREPAS y que el 23 de julio de 1984 solicit(cid:243) el registro de la marca “EL ALTO DE LAS AREPAS”, el cual fue concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio para identificar servicios de la clase 42 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza.

2. La accionante manifest(cid:243) que desde el aæo 2014 sustituy(cid:243) al seæor JOS(cid:201) HERRERA como representante legal del RESTAURANTE EL ALTO DE LAS AREPAS.

3. La activa seæal(cid:243) que era titular de la enseña comercial “EL ALTO DE LAS AREPAS” con certificado de dep(cid:243)sito No. 602657, el cual usaba para identificar el establecimiento de

comercio RESTAURANTE EL ALTO DE LAS AREPAS.

4. LUCILA CASTILLO indic(cid:243) que el 10 de agosto de 2017 le fue renovada la enseña comercial “EL

ALTO DE LAS AREPAS” mediante Resolución No. 49433, la cual fue corregida mediante Resoluci(cid:243)n No. 68575 debido a errores de digitaci(cid:243)n presentados en el documento anterior.

5. La parte demandante manifest(cid:243) que, dado que unos clientes le comentaron que hab(cid:237)an visitado su sede en la Calera, se enter(cid:243) de la existencia del establecimiento de comercio PIQUETEADERO EL ALTO DE LAS AREPAS, cuya propietaria es la demandada FANNY RODRÍGUEZ CHOACHI (en adelante “FANNY RODRÍGUEZ”).

6. La activa indic(cid:243) que en Octubre de 2021 visit(cid:243) el lugar que los clientes hab(cid:237)an seæalado como su sede, donde encontró que se utilizaba la expresión “ALTO DE LAS AREPAS” para identificar el establecimiento de comercio de FANNY RODR˝GUEZ.

7. LUCILA CASTILLO adujo que la conducta de la accionada constituye una infracci(cid:243)n a sus derechos de propiedad industrial segœn lo dispuesto en el literal d) del art(cid:237)culo 155 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000.

PRETENSIONES: En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

1. Declarar que el uso de la expresi(cid:243)n “ALTO DE LAS AREPAS” por parte de FANNY RODR˝GUEZ infringe los derechos de propiedad industrial sobre el signo distintivo “EL ALTO DE LAS AREPAS”, registrado por LUCILA CASTILLO para identificar productos de las Clases 29, 30, 32,

35 y 43 de la Clasificaci(cid:243)n Internacional de Niza.

2. Como consecuencia de la anterior declaraci(cid:243)n, ordenar el cese de forma definitiva e inmediata a la seæora FANNY RODR˝GUEZ el uso de las expresiones “ALTO DE LAS AREPAS” a t(cid:237)tulo de marca, enseæa comercial o nombre comercial, en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram y Google Maps la expresi(cid:243)n “ALTO DE LAS AREPAS”, o cualquiera similar que sea capaz de inducir al pœblico consumidor en riesgo de confusi(cid:243)n y asociaci(cid:243)n indebido.

3. Ordenar a la seæora FANNY RODR˝GUEZ que se abstenga de usar en forma definitiva la expresi(cid:243)n “ALTO DE LAS AREPAS” en avisos, anuncios, pendones y cualquier otro elemento que permita al pœblico consumidor identificar el establecimiento de comercio bajo el signo

“ALTO DE LAS AREPAS”.

4. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, ordenar a la seæora FANNY RODR˝GUEZ solicitar la modificaci(cid:243)n o cambio del nombre de su restaurante PIQUITEADERO EL ALTO DE LAS AREPAS por una denominaci(cid:243)n social que no incluya la expresión “ALTO DE LAS AREPAS”, o cualquier otra similarmente confundible con los signos distintivos de propiedad de LUCILA

CASTILLO.

5. Condenar a FANNY RODR˝GUEZ a resarcir los perjuicios de todo orden que con sus conductas infractoras haya irrogado a LUCILA CASTILLO, sujetos a la tasaci(cid:243)n de perjuicios de

conformidad con el Decreto 2264 de 2014. En todo caso, los conceptos de daæo que se solicitan son los establecidos en el literal a) del art(cid:237)culo 243 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000.

6. Condenar a FANNY RODR˝GUEZ al pago de costas procesales.

TEMAS TITULARIDAD DEL DERECHO/LEGITIMACI(cid:211)N EN LA CAUSA POR ACTIVA – Art(cid:237)culo 238 de la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000, no acreditaci(cid:243)n/ ENSE(cid:209)A COMERCIAL/ NOMBRE COMERCIAL – Presupuestos para su protecci(cid:243)n. De acuerdo con el artículo 238 de la Decisión Andina 486 de 2000: “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisi(cid:243)n podrÆ entablar acci(cid:243)n ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. TambiØn podrÆ actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracci(cid:243)n”. En esa medida, quien cuenta con legitimaci(cid:243)n dentro de la acci(cid:243)n por infracci(cid:243)n a derechos de propiedad industrial es el titular de cualquiera de los derechos contemplados en la Decisi(cid:243)n Andina 486 de 2000; por tanto, de manera previa a decidir sobre la configuraci(cid:243)n de una infracci(cid:243)n, es preciso verificar la existencia del derechos y su titularidad. En primer lugar, aclara el despacho que segœn lo estipulado en el art(cid:237)culo 200 de la Decisi(cid:243)n

Andina 486 de 2000, la protecci(cid:243)n de las enseæas comerciales se rige por las mismas disposiciones relativas al nombre comercial. As(cid:237), el art(cid:237)culo 191 del mismo cuerpo normativo señala que: “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”. Sumado a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifest(cid:243) en el Proceso 20IP-1997 que: “El uso continuo de un nombre comercial como requisito de observaci(cid:243)n de una marca o de nulidad de la misma, refleja un per(cid:237)odo de tiempo prudente del que pueda deducirse que dicho uso llegue a ser conocido por el pœblico. En este caso el uso no puede equipararse al simple conocimiento que el pœblico tenga del nombre comercial por parte del titular a travØs de los medios publicitarios, sino al ejercicio real y efectivo de la actividad comercial que el nombre protege. Por otro lado, la prueba del uso del nombre comercial corresponde a quien alega su existencia y a quien formula la observaci(cid:243)n a la marca o a otro signo por su anterior uso, uso que debe preceder al registro de la marca impugnada, en aplicaci(cid:243)n del principio prior tempore, potior iure". En el caso concentro, debe recodarse que el dep(cid:243)sito de un nombre o de una enseæa comercial ante la Superintendencia de Industria y Comercio no otorga de manera automÆtica la titularidad de este derecho de propiedad industrial. Lo anterior, toda vez que para dichos efectos se requiere probar el uso personal, pœblico, ostensible y continuo del signo distintivo en el comercio.

As(cid:237) las cosas, el despacho procederÆ a analizar si con el resto del material probatorio aportado por LUCILA CASTILLO se acredita su derecho de propiedad industrial sobre el signo “EL ALTO DE LAS AREPAS”, el cual busca proteger en el marco del presente proceso. Respecto al certificado de matr(cid:237)cula mercantil del establecimiento de comercio RESTAURANTE EL ALTO DE LAS AREPAS, advierte el despacho que este resulta insuficiente de cara a demostrar el uso en el comercio de la enseæa comercial alegada en la demanda. Lo anterior, ya que dicho documento corresponde a una obligaci(cid:243)n de las personas que ejerzan profesionalmente el comercio segœn lo establecido en el art(cid:237)culo 28 del C(cid:243)digo de Comercio. Asimismo, el certificado de matr(cid:237)cula mercantil tiene como objeto hacer pœblica la existencia de la persona jur(cid:237)dica, indicÆndose a travØs del mismo algunos aspectos relevantes de la persona natural, tales como acreditar que es la propietaria del establecimiento de comercio y la actividad que desarrolla en el mercado. En otras palabras, la sola inscripci(cid:243)n de una sociedad en el registro mercantil no significar(cid:237)a de por s(cid:237) que se ha utilizado el nombre comercial, pues no hay impedimento para que subsista ese nombre social y que la actividad de la sociedad con ese nombre se desarrolle dentro de un per(cid:237)odo de tiempo posterior; o bien, puede la sociedad utilizar otro nombre comercial para el ejercicio de la actividad a la que la compaæ(cid:237)a se dedica. En cuanto a las fotograf(cid:237)as allegadas, advierte el despacho que estas carecen de eficacia

probatoria para demostrar el uso en el mercado de la enseæa comercial de titularidad de la accionante, teniendo en cuenta que no poseen ni fecha ni lugar de registro; es decir, no es posible establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron obtenidas. Adicionalmente, se desconoce quØ hechos concretos busca demostrar la activa con estas fotograf(cid:237)as; a saber, si es lo ateniente la uso de la enseæa comercial por parte de la actora o, por el contrario, el uso del signo infractor por parte de la accionada. Ahora bien, sobre el certificado de depósito No. 602657 de la enseña comercial “EL ALTO DE LAS AREPAS”, emitido el 16 de septiembre de 2018 por la Secretar(cid:237)a General Ad Hoc de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Resoluci(cid:243)n No. 68575 por medio del cual fue resuelto un recurso de apelaci(cid:243)n presentado por LUCILA CASTILLO, se debe precisar que estos documentos son insuficientes para demostrar el uso personal, pœblico, ostensible y continuo en el comercio. Segœn se mencion(cid:243) previamente, el uso en el mercado de la enseæa o el nombre comercial es indispensable para que dicha expresi(cid:243)n adquiera tal categor(cid:237)a y sea objeto de protecci(cid:243)n dentro de las acciones jurisdiccionales de propiedad industrial. As(cid:237), teniendo en cuenta que dichos documentos hacen referencia a unos trÆmites adelantados en v(cid:237)a administrativa, no permiten evidenciar la forma en que la demandante ha ejercido el uso en el comercio de la enseæa “EL

ALTO DE LAS AREPAS”.

Por otro lado, en lo que ataæe a las solicitudes de dep(cid:243)sito de la enseæa comercial y del registro de marca “EL ALTO DE LAS AREPAS”, as(cid:237) como a la comunicaci(cid:243)n de fecha de 20 de junio de 1986 emitida por el Jefe de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, la solicitud de renovación de marca “EL ALTO DE LAS AREPAS” y las certificaciones emitidas por el Secretario de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que evidencian estas documentales son los trÆmites administrativos realizados por JOS(cid:201) HERRERA, los cuales resultan inconducentes e impertinentes por involucrar a un tercero que no se encuentra vinculado como parte dentro de la presente acci(cid:243)n. En l(cid:237)nea con lo anterior, no es posible establecer con estos documentos las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que esta persona materializ(cid:243) -en su momentoel uso en el comercio de la enseæa comercial, pues solo dan cuenta de un trÆmite administrativo llevado a cabo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, mas no de quØ forma se us(cid:243) la enseæa “EL ALTO DE LAS AREPAS” por parte de JOS(cid:201) HERRERA. AdemÆs, reitera el despacho que el uso de la enseæa o del nombre comercial debe ser de carÆcter personal y no encontrarse en cabeza de un tercero que no fue vinculado como parte de la acci(cid:243)n correspondiente. En similares tØrminos, no se encuentra demostrado que JOS(cid:201) HERRERA haya realizado una sesi(cid:243)n

de la enseæa comercial a favor de LUCILA CASTILLO, ni tampoco fue acreditado con las pruebas aportadas que haya sido el esposo de la accionante, pues no se alleg(cid:243) el certificado de registro civil de matrimonio a efectos de demostrar el parentesco. Ahora bien, tampoco es posible tener por probado el uso pœblico, personal, ostensible y continuo del signo “EL ALTO DE LAS AREPAS” por parte de la demandante a partir de la confesi(cid:243)n ficta consagrada en los art(cid:237)culo 97 y el numeral 4 del art(cid:237)culo 372 del C(cid:243)digo General del Proceso, ante la falta de la contestaci(cid:243)n de la demanda y la inasistencia a la audiencia de la demandada. Lo anterior, ya que si bien algunos de los hechos planteados en el escrito de la demanda son susceptibles de confesi(cid:243)n, tambiØn es cierto que estos hacen referencia al uso en el comercio del signo infractor por parte de la demandada, por lo cual son insuficientes para demostrar la forma y el tiempo en que la accionante ha realizado el uso en el comercio de la enseæa bajo comento. Por otro lado, de las respuestas ofrecidas por LUCILA CASTILLO en el interrogatorio de parte, observa el despacho que sus manifestaciones resultan insuficientes todas vez que fueron evasivas, dubitativas y no permiten inferir las circunstancias de modo, tiempo y lugar del uso de la enseæa comercial “EL ALTO DE LAS AREPAS”. As(cid:237) mismo, es necesario seæalar que no se aportaron otros elementos probatorios que permitan corroborar o constatar lo manifestado en el interrogatorio de parte de la accionante; esto es, que

lleva mÆs de 8 aæos haciendo uso de la enseæa comercial. Es decir, las pruebas que soportan la demanda no permiten conocer de quØ forma es identificada la actividad comercial de LUCILA CASTILLO por los clientes, proveedores y competidores en el mercado, si mediante el uso de la enseæa comercial o mediante su nombre de pila. Del mismo modo, se desconoce de quØ forma la demandante oferta sus servicios en el mercado como quiera que la actora omiti(cid:243) allegar publicidad o facturas de venta en las que conste el procedimiento utilizado para el ofrecimiento y comercializaci(cid:243)n de sus servicios. En el mismo sentido, se desconoce si el uso de esa enseæa comercial lo hace de manera habitual o esporÆdica, por lo que no es posible establecer la temporalidad en el uso de ese enseæa comercial a partir de las pruebas que obran en el expediente. Finalmente, debe recordarse lo seæalado por la Corte Suprema de Justicia segœn lo cual, las atestaciones de las partes que favorezcan sus intereses carecen en el sistema procesal civil colombiano de importancia probatoria, a menos que se encuentren corroboradas con otras pruebas, caso en el cual su eficacia proviene de estas y no de la acepci(cid:243)n de la parte. Sobre la base de todo lo expuesto, ante la falta de prueba que demuestre que la demandante es la titular de la enseña comercial “EL ALTO DE LAS AREPAS”, se negarÆn las pretensiones solicitadas en la demanda. Elabor(cid:243): DMPS