SIC - Sentencia Rad.12-72211 de 2014

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATORÍA SENTENCIAS IDENTIFICACIÓN No. de radicado: 12 - 72211

Fecha de la providencia: 05/02/2014

Tipo de proceso: Proceso por competencia desleal

Demandante(s): JIMMY CASTAÑO TOBÓN Demandado(s): JORGE POVEDA SUÁREZ

Juez: Carol Melisa Sánchez Zambrano

SÍNTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. El demandante, Jimmy Castaño Tobón manifestó que era titular de un diseño industrial denominado “Puesto de venta de café y derivados” y de la marca MIXTA “CAMPERITOS DEL CAFÉ”, derechos de propiedad industrial que utilizaba para la identificación de Jeeps acondicionados para la preparación y comercialización de bebidas a base de café.

2. El accionante indicó que tuvo una relación comercial con Jorge Poveda Suárez, accionado, encaminada a la materialización y fabricación del referido diseño industrial.

3. La parte actora señaló que el accionado fabricó y comercializó sus propios vehículos reproduciendo el diseño industrial “Puesto de venta de café y derivados”.

4. El 3 de mayo de 2012, el señor Castaño Tobón presentó proceso por competencia desleal ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

5. En la contestación de la demanda, el señor Poveda Suárez reconoció la existencia de una relación contractual con el señor Castaño Tobón, sin embargo, indicó que su actividad comercial no se encontraba circunscrita a la fabricación y comercialización de vehículos adaptados para la preparación y comercialización de bebidas.

PRETENSIONES:

En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

1. Que se declare que el señor Poveda Suárez incurrió en el acto desleal de desorganización, confusión, engaño, imitación, explotación de la reputación ajena y violación de normas.

2. Que se ordene la inscripción de la demanda en el registro mercantil del el señor Poveda Suárez en la Cámara de Comercio de Cartago.

3. Que se prohíba la fabricación y comercialización del diseño industrial denominado “Puesto de café y derivados”.

4. Que se ordene el embargo y secuestro de las sumas de dinero que posea el señor Poveda Suárez, hasta por el monto de $120.000.000 pesos.

TEMAS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SOBRE UN DISEÑO INDUSTRIAL – Objeto de protección, facultades de su titular y alcance. En el caso bajo estudio, se encontró acreditado que el señor Castaño Tobón era el titular del diseño industrial denominado “Puesto de venta de café y derivados”, a través de las Certificaciones y Resoluciones que se aportaron como prueba. Sin embargo, se debe precisar cuál es el alcance de los derechos de propiedad industrial que fundamentan las pretensiones de la demanda. Así pues, los derechos de propiedad industrial del accionante, no lo facultan a impedir que cualquier persona acondicione Jeeps para la preparación y comercialización de bebidas a base de café. En efecto, la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio concretó el alcance del derecho del señor Castaño Tobón e indicó que:

“Los demás componentes que se aprecian en los dibujos adjuntos a la solicitud, es decir, lo que constituye una carrocería de vehículo no se tienen en cuenta para su protección, la protección se concede sobre el conjunto constituido por las formas anteriormente descritas y su disposición, sin pretender otorgar una exclusividad sobre cada una de las formas que componen dicho conjunto”. Ahora, contrario a lo que se afirmó en la contestación de la demanda, mediante los correos aportados como prueba, se estableció que el señor Poveda Suárez ofrecía, fabricaba y comercializaba Jeeps adaptados para la preparación y comercialización de bebidas a base de café. No obstante, la parte demandante no acreditó que el demandado hubiese reproducido su diseño industrial, pues no se aportó prueba alguna para demostrar ese aspecto fáctico. En adición, dicha circunstancia no se podría derivar de la comparación entre los diseños a los que accedió este despacho y las fotografías aportadas de un todoterreno en construcción, ya que a partir de dichas pruebas, solo se aprecia una carrocería y una máquina de café, y no hay manera de establecer si la versión final de ese Jeep reproduce o no el diseño cuyo titular es el demandante. Además, en el interrogatorio de parte, el accionado señaló que los Jeeps que fabricaba tenían una forma redondeada distinta, un elemento denominado “barras desplazables” ubicadas de manera diferente y que la disposición de los elementos era distinta al diseño del señor Castaño Tobón. Por lo expuesto y dado que el diseño industrial protege, específicamente, la forma de un

determinado producto, las diferencias antes descritas, esto es, una forma distinta, redondeada, las denominadas “barras desplazadas” y elementos dispuestos de forma diferente, no pueden indicar que los Jeeps que fabricó el demandado corresponden al diseño del demandante. ACTO DESLEAL DE DESORGANIZACIÓN – Presupuestos para su configuración, jurisprudencia, no configuración. Como lo ha establecido la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio en la sentencia número 3289 de 2012, la configuración del acto desleal de desorganización, según el artículo 9 de la Ley 256 de 1996, exige la realización de un comportamiento que sea suficiente para desarticular de manera determinante la estructura organizativa de la empresa desarrollada por un competidor. En el caso bajo estudio, la parte demandante se limitó a afirmar que la estructura organizativa de su empresa fue alterada. Sin embargo, no determinó cuáles elementos de la estructura organizativa de su empresa fueron los que sufrieron una alteración, lo que hace imposible determinar si esa alteración se presentó o no. Adicionalmente, la parte actora no precisó por qué el comportamiento de la parte accionada generó una desorganización en la actividad comercial que desarrollaba. Las falencias antes expuestas, sumadas al hecho de que no se aportó prueba alguna que permita tener por acreditada una afectación organizativa en la magnitud necesaria para configurar el acto desleal en comento, impide acoger la pretensión de la demandada fundamentada en la configuración del acto desleal de desorganización. Ahora bien, el señor Castaño Tobón indicó que, aunque ya se encontraba listo para desarrollar

una franquicia, no podía hacerlo debido al problema que tuvo con el señor Poveda Suárez y que las personas entendían que los Jeeps fabricados por el demandado eran los mismos “CAMPERITOS DEL CAFÉ”. Así pues, para efectos de la configuración del acto desleal de desorganización, lo único relevante sería el hecho de que el demandante no pudo poner en marcha su negocio, sin embargo, dicha afirmación no fue acreditada y no puede ser considerada como una alteración de la estructura organizativa de su empresa, pues el accionante sigue realizando su actividad económica. Así las cosas, ni con el fundamento de la demanda, ni las declaraciones realizadas por el accionante se puede tener por configurado el acto desleal de desorganización. ACTO DESLEAL DE CONFUSIÓN – Modalidades, jurisprudencia, no configuración/ CONFUSIÓN DIRECTA/ CONFUSIÓN INDIRECTA/ RIESGO DE ASOCIACIÓN – Definición jurisprudencial. Tal como lo ha establecido la establecido la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio en la sentencia de 18 de diciembre de 2013 y basado en el artículo 10 de la Ley 256 de 1996, el acto desleal de confusión se puede configurar por 3 modalidades: (i) confusión directa, que se presenta en aquellos eventos en los que se generan unas condiciones en las que un consumidor adquiere un producto o servicio, pensando que es otro; (ii) confusión indirecta, que se perfecciona en aquellos eventos en los que el consumidor, aunque reconoce la diferencia entre los productos y servicios, les atribuye, en contra de la

realidad, un mismo origen empresarial; y (iii) riesgo de asociación, que se configura en los eventos en los que un consumidor, aunque reconoce la diferencia entre productos y servicios y los diferentes orígenes empresariales, considera que entre los productores existe algún tipo de vinculación económica. En el presente caso, el demandante fundamentó la configuración del acto desleal de confusión en 3 situaciones, a saber: (i) el actuar del señor Poveda Suárez hacía creer que el señor Castaño Tobón no tenía un derecho de propiedad industrial sobre su diseño; (ii) determinadas modificaciones que realizó el demandado sobre el diseño industrial registrado por el demandante; y que, (iii) el señor Poveda Suárez ha difundido en el mercado que ostenta derechos de propiedad industrial sobre el diseño del señor Castaño Tobón. No obstante, aunque se hubieran acreditado las 3 acusaciones concretas, ninguna de esas circunstancias podría generar que se configurara el acto desleal de confusión, ya que no se aportó prueba que acreditara alguna de esas circunstancias. Ahora, durante el interrogatorio de parte, el señor Castaño Tobón indicó que los Jeeps que fabricaba el señor Poveda Suárez eran idénticos a los que se realizaban mediante su diseño industrial y que cuando los clientes veían los Jeeps fabricados por el demandado, pensaban que eran los identificados con el signo “CAMPERITOS DEL CAFÉ”. Las afirmaciones antes expuestas podrían estar comprendidas en el contenido de las modalidades mencionadas en precedencia, sin embargo, no fueron acreditadas. Lo anterior, debido a que no se demostró que los Jeeps que fabricaba el señor Poveda Suárez fueran

idénticos a los que fabrica el señor Castaño Tobón. En adición, la parte actora se abstuvo de aportar prueba alguna al expediente que le permitiera al juzgador tener por acreditado que los consumidores consideraban que los Jeeps fabricados por el accionado, correspondían a los identificados por el signo “CAMPERITOS DEL CAFÉ”. Teniendo en cuenta lo expuesto, las pretensiones fundadas en la configuración de acto desleal de confusión no pueden ser acogidas. ACTO DESLEAL DE ENGAÑO – Artículo 11 de la Ley 256 de 1996, falta de prueba, no configuración. Con fundamento en la sentencia número 79 de 2011 de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, se debe aclarar que, el acto desleal de engaño se configura por la difusión de información o por la realización de cualquier comportamiento que sea idóneo para inducir a error a sus destinatarios respecto de las actividades o los productos y servicios de un competidor, siempre que esa información sea relevante para la decisión de compra que debe ejecutar ese destinatario. En este caso, la parte actora indicó que el acto desleal de confusión se configuraba debido a que el señor Poveda Suárez le informaba a los clientes que el señor Castaño Tobón que él no era el titular de derechos de propiedad industrial sobre el diseño industrial denominado “Puesto de venta de café y derivados”, y por el contrario, el señor Poveda Suárez sí tenía derechos sobre dicha creación. Sin embargo, en el presente caso no se puede acoger la pretensión fundamentada en la

configuración del acto desleal de engaño, ya que no se aportó prueba alguna que permitiera acreditar que el accionado realizó la difusión de la información antes señalada. ACTO DESLEAL DE IMITACIÓN – Presupuestos para su configuración, jurisprudencia, no configuración. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 256 de 1996 y lo explicado por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio en sentencia de 8 de noviembre de 2013, existe una regla general, la cual hace referencia a la imitabilidad de las prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales. La regla general antes expuesta encuentra 2 grupos de excepciones, consistentes en: (i) las creaciones protegidas por la ley, en particular, las creaciones protegidas sobre propiedad intelectual; y (ii) aquellos eventos que esa actividad, en principio legítima, puede ser considerada desleal, cuando se trata de una imitación exacta o minuciosa, lo que corresponde a una reproducción fiel o cabal, deteniéndose incluso, en los detalles más pequeños de la creación reproducida, de manera que esa reproducción sea suficiente para generar confusión o para generar el aprovechamiento indebido de la reputación del titular de la creación. Ahora bien, la infracción a derechos de propiedad industrial no es, en sí misma, suficiente para configurar el acto desleal de imitación. Al respecto, la Superintendencia de Industria y Comercio en sentencia del 8 de noviembre de 2013 estableció que la invasión del ámbito de protección de un derecho de exclusiva no constituye propiamente el acto desleal de imitación, sino una

violación de dicho derecho que deberá ser contrarrestada por la ley que lo regula. En ese orden de ideas, en los eventos en los que la imitación esté prohibida no por ser desleal, sino por constituir una infracción a derechos de propiedad industrial no es el acto desleal de imitación la regla llamada a proteger el derecho del titular, son las reglas de propiedad industrial las llamadas a resguardarlo. Así las cosas, el despacho no acogerá las pretensiones fundadas en el acto desleal de imitación. Lo anterior debido a que, no se acreditó que el demandado estuviese utilizando el diseño industrial del demandante para la fabricación de los vehículos que comercializa; y aunque se hubiera acreditado dicha circunstancia, lo cierto es que ello no habría podido configurar el acto desleal de imitación. ACTO DESLEAL DE EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA – Presupuestos para su configuración, falta de prueba de la reputación del demandante, no configuración. El artículo 15 de la Ley 256 de 1996 ha establecido un pre-requisito lógico para la configuración del acto desleal de explotación de la reputación ajena, este es que se acredite la existencia de una reputación. Dicho aspecto susceptible de ser demostrado es una carga que el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil ha impuesto a la parte demandante. En el caso bajo estudio, no hay prueba alguna que acredite la existencia de una reputación en cabeza de la parte actora y ello impide la configuración del acto desleal de explotación de la reputación ajena. Por otro lado, en el escrito de postulación, la parte actora manifestó que el acto desleal de

explotación de la reputación ajena se configuró debido a que el accionado hizo uso del diseño industrial cuyo titular era el señor Castaño Tobón. Dicha afirmación, podría ser analizada a partir de la presunción establecida en el inciso 2 del artículo 15 de la Ley 256 de 1996. No obstante, tampoco es posible considerar que se configuró el acto desleal de explotación de la reputación ajena a partir de la presunción antes expuesta, pues como elemento determinante para la prosperidad de dicha presunción, se encuentra la utilización no autorizada de un signo distintivo. ACTO DESLEAL DE VIOLACIÓN DE NORMAS – Presupuestos para su configuración, falta de indicación de normas violadas, no configuración. Como lo establece el artículo 18 de la Ley 256 de 1996, el acto desleal de violación de normas se configura por la infracción de una norma jurídica de carácter general, impersonal y abstracto, siempre que ese comportamiento sea suficiente para que el competidor materialice una ventaja competitiva significativa. Sin embargo, en el presente caso, el demandante no precisó cuáles fueron las reglas violadas por la parte demandada. Ahora, si se tratara de una de las normas de propiedad industrial que faculta al titular de un derecho de propiedad industrial a impedir que un tercero utilice un diseño industrial sin autorización, a partir de dicha norma tampoco se podría tener por acreditado este acto desleal. Lo anterior, debido a que el accionante no demostró que el accionado reprodujo el diseño cuyo titular era el señor Castaño Tobón; y aunque dicha circunstancia fáctica se hubiese demostrado, lo cierto es que no se aportaron pruebas que acreditaran que se generó una ventaja

competitiva significativa a favor del señor Poveda Suárez como resultado de esa infracción normativa.

Elaboró: LOS

Revisó: AMM