SIC - Sentencia Rad.15-140485 de 2016

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATORÍA SENTENCIAS IDENTIFICACIÓN No. de radicado: 15-140485

Fecha de la providencia: 28/07/16

Tipo de proceso: Competencia desleal e infracción a derechos de propiedad industrial

Demandante(s): JOSÉ LUÍS PARDO BEJARANO

Demandado(s): HUGO ORLANDO HERNÁNDEZ RUÍZ

Juez: José Fernando Sandoval Gutiérrez

SÍNTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. La parte demandante, JOSÉ LUÍS PARDO BEJARANO, afirmó que en 1980 creó la agrupación musical denominada “REBELIÓN ORQUESTA”, y que, en 2013, al enterarse de que dicha expresión estaba registrada como marca, se comunicó con el titular del derecho y así logró obtener los derechos sobre el signo distintivo, reputándose como el titular.

2. La demandante señaló que desde el año 2013 la parte demandada, HUGO ORLANDO HERNÁNDEZ RUÍZ, utilizaba la marca “REBELIÓN ORQUESTA” en eventos musicales, presentaciones y animaciones, sin su autorización, desplegando con su actuar confusión entre el público consumidor.

3. Por lo anterior, la demandante consideró que se afectaron sus derechos de propiedad industrial.

4. La demandante sostuvo que en diversas ocasiones se comunicó con la demandada con el fin de que cesara el uso infractor de su marca, no obstante, la demandada ignoró su solicitud y continuó utilizando el signo infractor.

TEMAS

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA - Acreditación.

En este caso se encuentra probado que la demandante es titular de la marca nominativa

“REBELIÓN ORQUESTA”, en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza para distinguir servicios musicales. Lo anterior se acreditó a través de la certificación de registro 471378, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, y dicha titularidad data del 17 de septiembre de 2013, fecha en la cual se realizó la anotación en el registro por la transferencia

hecha por ÁLVARO MÁSMELA CALA a JOSÉ LUÍS PARDO BEJARANO.

NOMBRE COMERCIAL - Requisitos para ostentar la titularidad, artículos 190 y 191 de la Decisión Andina 486 del 2000. Tanto el nombre comercial como la enseña, están concebidos en el ordenamiento jurídico como figuras importantes en el escenario del mercado, ya que son activos intangibles cuyo valor principalmente proviene de la labor de posicionamiento y explotación hecha por su titular a lo largo del tiempo. Estos derechos de propiedad industrial sirven para que los consumidores de determinada actividad económica, los asocien con la calidad y confiabilidad de un específico empresario. Por tal razón, la Decisión Andina 486 del 2000, a partir del artículo 190, estableció la protección del nombre comercial como bien inmaterial que sirve para identificar una empresa o actividad económica, el cual debe protegerse siempre y cuando se use en el comercio y reúna las características de ser un uso personal, público, ostensible y continuo. Las pruebas allegadas al expediente dan cuenta de que el demandado es titular del nombre comercial “LA REBELIÓN”, para identificar su actividad económica consistente en la realización de presentaciones musicales a través de una orquesta. Lo anterior encuentra sustento por cuanto se ha hecho uso de la aludida expresión reuniendo las características de ser un primer

uso, ser personal, ser público, ser ostensible y continuo. Las documentales demuestran que el señor HERNÁNDEZ, ha utilizado la expresión “LA REBELIÓN”, por lo menos desde el 5 de julio del año 1988, fecha en el cual celebró contrato para la prestación de servicios musicales. Este uso ha sido personal, ya que quien lo ha realizado es el mismo demandado, como lo demuestran los contratos allegados. Ha sido público en la medida que ha trascendido la esfera personal del señor HERNÁNDEZ, llevándose hasta la relación con terceros los cuales lo han contratado en varias ocasiones para la prestación de sus servicios. Ha sido ostensible, pues ha trascendido a la esfera del mercado, estando a disposición y a la vista de las personas que asisten a las presentaciones musicales. Finalmente, el uso ha sido continuo en la medida en que ha tenido interrupción en el tiempo desde el momento en que se ha realizado, esto es, desde 1988. En relación con el uso continuo, es importante hacer una precisión y es que aunque no hay evidencia del uso durante los años 2004 y 2005, eso no descarta la titularidad sobre el nombre comercial ya que la continuidad no es sinónimo de anualidad, sino que hace referencia a la constancia en el uso, tal y como ocurrió en este caso. Por ello es que se demuestra la persistencia y constancia en el uso del nombre comercial. Sumado a lo anterior, no se descarta la titularidad en razón a que el artículo 191 de la citada Decisión Andina señala que el derecho sobre el nombre comercial termina cuando cesa el uso o las actividades de la empresa, y en este caso ninguna de las hipótesis contempladas en el artículo ocurrieron.

CONFRONTACIÓN ENTRE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - Marca vs nombre comercial, prevalencia del derecho respecto del primer uso. Según las pruebas documentales allegadas al expediente, se encuentra demostrado que la demandada ha hecho uso de la expresión “LA REBELIÓN” desde 1988, para desarrollar la actividad consistente en la prestación de servicios musicales que se ejecutan a través de una agrupación musical. Esta circunstancia plantea una posible confrontación entre dos derechos de propiedad industrial, esto es, la marca del demandante y el nombre comercial que ostenta el demandado. Acorde con lo dispuesto en el artículo 134 de la Decisión Andina 486 de 2000: “constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Por su parte, el artículo 154 de la misma norma, señala que: “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. De esta manera, las marcas, como medio de protección al consumidor, cumplen ciertas funciones, distintiva, de identificación de los bienes y servicios, de garantía y calidad, publicitaria, competitiva, etc. Entre las funciones mencionadas la más destacable es la distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de las otras. La restantes funciones se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario, todo lo anterior lo ha sostenido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en Interpretación Prejudicial 04 IP de 1994.

Por otra parte, en lo referente al nombre comercial, es pertinente manifestar que acorde con el artículo 190 de la Decisión Andina 486 del 2000: “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil”, y acorde con el artículo 191 se entiende que: “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”. Hechas las anteriores consideraciones, este despacho entrará a dirimir el conflicto entre la marca de la demandante y el nombre comercial del demandado. En primer lugar, es elemental determinar que el demandante ostenta la titularidad de la marca nominativa “REBELIÓN ORQUESTA”, para distinguir servicios musicales desde el 17 de septiembre de 2013, titularidad que obtuvo por la transferencia que se le hizo de la marca. Por otro lado, quedó probado que el demandado es titular del nombre comercial “LA REBELIÓN”, gracias al uso que ha hecho del signo a lo largo del tiempo y que comenzó a partir de 1988. En ese sentido, habiéndose demostrado un primer uso por parte del demandado, es decir, un uso anterior a la fecha en que el demandante adquirió derechos sobre la marca que hoy pretende proteger, el demandado ostenta un derecho que debe prevalecer sobre la marca registrada por la parte accionante. En efecto, la Decisión Andina 486 del 2000 en su artículo 191, es muy clara al dejar establecido que el primer uso del nombre otorga derechos de exclusiva sobre el mismo, y siendo exclusivo, no puede haber otro derecho de propiedad industrial similar o idéntico, pues si el sistema tolerara eso propiciaría lo que justamente

pretende prevenir y es la confusión entre los consumidores. Frente a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 248 IP de 2013, expresó lo siguiente: “Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Quien alegue el uso anterior del nombre comercial, deberá demostrar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea en la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad”, justamente como ocurrió en este caso. Adicionalmente, un análisis sistemático de la Decisión Andina 486 permite corroborar lo dicho, pues el sistema no tolera que se registre una marca semejante o idéntica a un nombre comercial. Así lo establece el literal b) del artículo 136 de la Decisión Andina 486 del 2000, al indicar que: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;”. De acuerdo con lo anterior, el sistema registral pretende evitar que existan en el mercado dos signos similares o idénticos y por ello, no permite que se registre una marca si previamente existe un nombre comercial similar. Sin embargo, si las circunstancias han llevado a que la marca se registre, por ejemplo por falta de oposición por el titular del nombre comercial, el

resto de la Decisión Andina permite corregir esa situación haciendo prevalecer el derecho que tiene quien ha hecho el primer uso. Sobre la base de estas consideraciones, al encontrarse probado que el uso por parte del demandado de la expresión “LA REBELIÓN”, desde 1988, de manera personal, pública, ostensible, continua, por lo menos hasta el año 2015, mientras que el derecho del demandante solo fue adquirido hasta el año 2013, se debe concluir que el derecho de la demandada debe prevalecer sobre el derecho del demandante. Por lo anterior, no hay lugar a reputar al demandado como infractor a los derechos de propiedad industrial del demandante.

ÁMBITOS DEL RÉGIMEN DE COMPETENCIA DESLEAL - Artículos 2, 3, 4 de la Ley 256 de

1996. Se encuentran superados los ámbitos descritos en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley 256 de 1996. El ámbito objetivo se encuentra superado puesto que el comportamiento imputado a la parte pasiva se realizó en el mercado de los servicios musicales, en la identificación de una agrupación musical. El uso de esta expresión, causando efectos negativos en la decisión de compra de los consumidores, es una conducta idónea para incrementar la participación en el mercado de quien la realiza. De igual forma, el ámbito objetivo se encuentra superado en la medida en que las conductas desleales fueron ejecutadas en el mercado colombiano. El ámbito subjetivo también se encuentra superado, ya que se encontró verificado que las partes vinculadas al proceso son participantes en el mercado de servicios musicales, cada uno a través de su propia orquesta, por lo cual resulta aplicable la ley de competencia desleal. ACTO DESLEAL DE DESVIACIÓN DE LA CLIENTELA - Artículo 8 de la Ley 256 de 1996, no

configuración. Sobre la desviación de la clientela es preciso señalar que resulta necesario para su configuración, además de demostrar que el acto es potencialmente apto para desviar la clientela o que verificado el hecho se compruebe que hubo reorientación del consumidor hacia tal o cual actividad, prestación mercantil o establecimiento ajeno, debe acreditarse que la desviación no sea legítima, esto es, que resulte contraria con las buenas costumbres mercantiles. Así, en el presente caso dado que el fundamento de la acusación fue el uso de un nombre similar al que la demandante utiliza para identificar su orquesta, es necesario concluir que al haber demostrado la demandada un uso anterior de la expresión “LA REBELIÓN”, mal podría concluirse que la accionada cometió una conducta tendiente a desviar la clientela de la demandante a través de mecanismos reprochables. En este caso lo único que ha hecho el demandado es desarrollar su actividad comercial utilizando una expresión hace bastante tiempo y forjándola por su propio esfuerzo, sin que por el hecho de registrarse una marca de manera posterior pueda atribuírsele un comportamiento no deseable. En este orden de ideas, en este caso no puede configurarse la conducta denominada desviación de la clientela. ACTO DESLEAL DE CONFUSIÓN - Artículo 10 de la Ley 256 de 1996, no configuración. Es pertinente indicar que el acto desleal de confusión se configura en los eventos en que se ejecuta en el mercado y con fines concurrenciales, cualquier conducta que resulte idónea para provocar en el público un error sobre la identidad de la empresa de la que proceden los productos o servicios que se le ofrecen. Se debe precisar que dentro del concepto del acto desleal en análisis, se incluyen tanto los

casos en los que el consumidor al adquirir un producto piensa que está adquiriendo otro, lo que se conoce como confusión directa, como aquellos casos en los que se presenta el denominado riesgo de asociación, que se produce cuando el consumidor reconoce la diferencia entre los productos o servicios de que se trate y su distinto origen empresarial, pero de algún modo se le ha llevado a la convicción de que existe relación entre ambas empresas. En el presente caso está demostrado que la demandada se presenta en el mercado como “LA REBELIÓN” desde 1988. Por otra parte, está demostrado que la accionante adquirió derechos sobre la marca “LA REBELIÓN ORQUESTA”, en el año 2013 y que usa la expresión “LA REBELIÓN” desde el año 2010. Establecido lo anterior, el despacho encuentra que la conducta realizada por la demandada no estuvo enfocada a generar confusión en los consumidores sobre la identidad de quien presta el servicio. Lo anterior encuentra sustento en el hecho de que el demandado hizo uso de la expresión “LA REBELIÓN” muchos años antes que el demandante, luego, cualquier efecto negativo sobre los consumidores no es atribuible a él. Ninguna prueba demuestra que por causa del demandado se haya causado confusión entre los consumidores de manera efectiva. ACTO DESLEAL DE ENGAÑO - Artículo 11 de la Ley 256 de 1996, no configuración. Para la configuración del acto desleal de engaño, como ha referido este despacho en la sentencia 1205 de 2011, se hace necesario que la conducta desplegada por el sujeto pasivo de la demanda induzca al público consumidor a error respecto de las actividades, prestaciones o el

establecimiento ajeno, es decir, se requiere la potencialidad del comportamiento inductivo del autor para que provoque una reacción entre los consumidores con base en información que no corresponde a la verdad. Se trata, en suma, de ofrecer por las mismas una falsa representación de la realidad que induzca a error siquiera de manera potencial al receptor de la información. En el presente caso es preciso indicar que la acusación prevista en el escrito de demanda está relacionada con el acto de confusión y no de engaño, esto debido a que el efecto perjudicial que supuestamente se causa está asociado a que los consumidores no tienen claro el origen del servicio, es decir, la identidad de la orquesta. Un aspecto diferente es la inducción a error sobre la actividad, prestación o establecimiento, que es justamente lo que reprocha el acto desleal de engaño. Por tanto, teóricamente, desde que lo que significa incurrir en el acto de engaño, la pretensión no tiene pretensión de viabilidad y por tanto debe ser negada por este despacho. ACTO DESLEAL DE COMPARACIÓN - Artículo 13 de la Ley 256 de 1996, no configuración. En lo que atañe a este acto, es menester precisar que el elemento característico de este acto desleal es el enfrentamiento que se exponga acerca de las características objetivas de dos o más ofertas pertenecientes a distintos oferentes, los cuales también deben ser identificados o identificables. Lo anterior implica, por un lado, que en la información que se transmita se plantee un enfrentamiento que necesariamente debe versar sobre aspectos objetivos y comprobables y por otro lado, que en la pieza de comunicación comercial se encuentre identificado o sean identificables por los receptores de esta, la persona, la marca, el producto o

el servicio que se está ofreciendo con la oferta propia. Para resolver este punto basta señalar que ni las pruebas, ni los hechos dan cuenta de una comparación pública hecha por el demandado, la acusación se limita simplemente al uso de una expresión similar para la prestación de servicios musicales, por tanto, no es viable analizar la configuración del acto desleal de comparación. ACTO DESLEAL DE IMITACIÓN - Artículo 14 de la Ley 256 de 1996, no configuración. Del artículo 14 de la Ley 256 de 1996, se resalta una regla general según la cual la imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales dentro del mercado colombiano, es una práctica permitida. La imitación no es reprochable en sí misma, siempre y cuando la creación no se encuentre amparada por derechos de propiedad industrial. Este aspecto resulta coherente con un aspecto de libre competencia como el que impera en Colombia, de modo que la conducta imitativa se hace sujeto de desvalor únicamente por excepción bajo los supuestos que la misma norma consagre. En primera medida, la existencia de un derecho de exclusiva y en segunda, las excepciones que se determinan en el artículo comentado. Dicho esto, el punto de partida en una análisis de imitación es la determinación de una prestación que se aduce imitada. Se debe tener en cuenta que como lo ha sostenido la doctrina especializada: “La iniciativa empresarial es, como la prestación, el resultado de un esfuerzo intelectual del empresario dado que este es el producto de la actividad creadora del empresario o elemento integrante de la política empresarial. Es más, como apunta Domínguez: “La

iniciativa empresarial, aún cuando sea una creación complementaria de la prestación, que es la actividad principal del empresario, y de la misma forma que la prestación es el resultado de un proceso de un esfuerzo creativo del empresario, de manera que la iniciativa empresarial pretende contribuir a la realización de la misma finalidad que la prestación principal, convirtiéndose a estos efectos en un medio competitivo” (Silvia Barona. Competencia desleal. Tutela jurisdiccional y extra jurisdiccional. Tomo I. Pág. 497). Es del caso aclarar que no toda prestación tiene vocación del ser el punto de partida para el análisis del acto de imitación, en tanto que aquella debe caracterizarse por identificar al empresario en el mercado, singularizarlo, debe ser tal que lo diferencie de los demás competidores y tener un mérito competitivo que pueda diferenciarse de las demás prestaciones de la misma naturaleza que normalmente se encuentran en el mercado. Por lo dicho, en la prestación deben estar insertos elementos que sean fruto del esfuerzo creativo del empresario que le otorguen una ventaja concurrencial. Precisado lo anterior, es claro que la imitación desleal no tiene lugar por la simple reproducción de los elementos formales utilizados por el empresario para identificarse en el mercado. Por ello, este acto no debe confundirse con el consagrado en el artículo 10 de la Ley 256 de 1996, cuyo objeto sí está constituido por los medios de identificación empresarial, esto es, los signos distintivos y, en general, los elementos que permitan establecer el origen empresarial de una determinada prestación mercantil. En este caso no se acreditó que el demandante tiene una prestación original, más allá de las

alegaciones sobre la similitud de los nombres de las orquestas, y que la acusación está relacionada con la presunta confusión entre signos distintivos generada en el mercado por el supuesto uso de la misma expresión por parte del demandado, por ende, la conducta señalada no puede enmarcarse dentro de los presupuestos del acto de imitación.

Elaboró: JRLP