SIC - Sentencia Rad.15-230871 de 2016

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATORÍA SENTENCIAS IDENTIFICACIÓN No. de radicado: 15 - 230871

Fecha de la providencia: 29/09/2016

Tipo de proceso: Proceso por competencia desleal

Demandante(s): METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. -

METROTEL S.A. E.S.P.-

Demandado(s): DIRECTV COLOMBIA LTDA.

Juez: José Fernando Sandoval Gutiérrez

SÍNTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A., demandante (en adelante METROTEL), manifestó que era una empresa que prestaba servicios de telecomunicaciones en la Costa Caribe, específicamente en la ciudad de Barranquilla.

2. La sociedad accionante indicó que era titular de la marca mixta “METROTEL” y que incorporaba el color anaranjado como base de su imagen comercial, color que había utilizado para identificarse y que la había diferenciado en el mercado de las telecomunicaciones.

3. La parte actora expuso que, para septiembre de 2014, DIRECTV COLOMBIA LTDA., demandada (en adelante DIRECTV), lanzó su servicio de internet en la ciudad de Barranquilla, empleando en todas sus piezas publicitarias el color anaranjado.

4. La sociedad demandante explicó que DIRECTV debía conocer que el color anaranjado era el color distintivo de METROTEL, debido a su amplio reconocimiento en el mercado.

5. La sociedad accionante manifestó que la conducta ejecutada por la sociedad accionada configuró los actos desleales de confusión, violación a la prohibición general, desviación de la clientela y violación de normas.

PRETENSIONES: En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

1. Que se declare que la sociedad demandada incurrió en los actos desleales de confusión, violación a la prohibición general, desviación de la clientela y violación de normas.

2. Que se ordene a la sociedad accionada, cesar de inmediato el uso del color anaranjado y retirar del mercado cada una de las piezas publicitarias que lleven ese color.

TEMAS PROHIBICIÓN DE REGISTRO DE MARCA – Literal h) del artículo 135 de la Decisión Andina 486 de 2000. Nadie puede apropiarse de manera aislada de los colores para participar en el mercado, pues son de dominio público y deben estar disponibles para el uso libre de todos los empresarios. A modo de ejemplo, en materia de propiedad industrial, el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, prohíbe registrar como marca aquellos signos que consisten en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica. Sin embargo, es posible que según las condiciones en las que se presenta un participante en el mercado, pueda lograr que los demás agentes, consumidores o competidores lo identifiquen asociándolo con un color, pues, a partir del mismo, desarrolló y construyó su imagen comercial. Lo anterior, no significa que se convierta en la única persona que puede usar ese color en el mercado. Así las cosas, si otro participante usa el referido color y lo hace de la forma suficientemente distintiva que permita a los consumidores diferenciar el origen de los productos y servicios, estaría haciendo un uso legítimo. Por tanto, dicho actuar no es reprochable ante la disciplina de la competencia desleal. En el caso en concreto, se pudo determinar que METROTEL ha utilizado el color anaranjado en

la promoción de sus servicios en la ciudad de Barranquilla. Así mismo, se pudo establecer que DIRECTV ha empleado en sus campañas publicitarias el mismo color, tanto en Barranquilla, como en el resto del país. A pesar de lo anterior, según las pruebas que obran en el expediente, no se puede determinar que METROTEL se identifique reiteradamente mediante el aludido color; tampoco que la accionante haya logrado reconocimiento en el mercado, por el uso del mismo. Es decir, que los destinatarios de sus servicios la asocien al color anaranjado. Adicionalmente, se puede concluir que DIRECTV no ha hecho un uso desprevenido del color, en efecto, se evidencia que la accionada hace uso del conjunto de color anaranjado con su signo distintivo. Con lo que, la demandada deja claro a los consumidores que es DIRECTV la que ofrece los servicios de internet. ACTO DESLEAL DE CONFUSIÓN - No configuración. Según el artículo 10 de la Ley 256 de 1996, “en concordancia con lo establecido por el punto 1 del numeral 3 del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos." En el presente asunto, el despacho no encuentra acreditado que se haya configurado el acto desleal de confusión, pues el uso que ha hecho DIRECTV del color anaranjado, ha sido acompañado de su signo distintivo, lo cual brinda suficiente información a los consumidores sobre el origen empresarial de los servicios que ofrece.

ACTO DESLEAL DE VIOLACIÓN A LA PROHIBICIÓN GENERAL - Elementos, no

configuración. El artículo 7 de la Ley 256 de 1996, constituye una cláusula general en materia de competencia desleal, el cual, además de ser un principio informador y un elemento de interpretación de todo el sistema de normas prohibitivas de la deslealtad en la competencia, es una verdadera norma a partir de la cual se derivan deberes específicos. Dicha norma, está destinada a abarcar conductas desleales que no puedan enmarcarse en los tipos contemplados en los artículos 8 a 19 de la Ley 256 de 1996. Ahora, se debe señalar que el concepto de la buena fe comercial se ha entendido como la convicción de quien interviene en el mercado, de estar actuando honestamente, con honradez y lealtad en el desarrollo de los negocios. Ejecutando prácticas que se ajustan a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones. De las pruebas obrantes en el expediente se pudo concluir que el uso del color anaranjado por parte de la accionada, responde a razones objetivas, sin que se evidencie que el uso del color se tratara de alguna estrategia encaminada a afectar la participación en el mercado de la accionante. Por tanto, el comportamiento de la accionada no se advierte contrarío al actuar de un empresario honesto, lo que desvirtúa la configuración del acto desleal. ACTO DESLEAL DE DESVIACIÓN DE LA CLIENTELA - Elementos, no configuración. Según el artículo 8 de la Ley 256 de 1996: “se considera desleal toda conducta que tenga como objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones mercantiles o

establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial.” La anterior disposición agrupa aquellos comportamientos contrarios a lo que se espera de un partícipe en el mercado, reprochando las conductas nocivas al normal y honrado desenvolvimiento de la actividad competitiva. De esta manera, se considera desleal el comportamiento contrario a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad, sinceridad y confianza. Así las cosas, se reitera que, al analizar el acto desleal de violación a la cláusula general, se encontró que las conductas de DIRECTV se encuentran ajustadas a los mandatos de la buena fe mercantil, y ninguna prueba da cuenta de que dicha sociedad haya actuado por fuera de aquellos comportamientos esperados de los empresarios honestos. ACTO DESLEAL DE VIOLACIÓN DE NORMAS - Elementos, no configuración. El artículo 18 de la Ley 256 de 1996, señala que se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva significativa, adquirida frente a los competidores, mediante la infracción de una norma jurídica. Ahora bien, para la configuración de la referida conducta desleal, es preciso prever la vulneración de una disposición vigente y aplicable a la actividad que involucra a las partes. Por lo que resulta ineludible que la demandante precise la norma que se considera violada, probar su infracción y acreditar que con ocasión de esa vulneración la accionada tuvo un provecho significativo. Conforme a lo anterior, se debe señalar que no cualquier tipo de norma tipifica la conducta

estudiada, sino aquellas que tienen incidencia en el comportamiento concurrencial de los competidores, permitiendo un escenario jurídico en igualdad de condiciones. En el caso bajo estudio, este cargo no está llamado a prosperar, en la medida que la demandante no precisó en el escrito de demanda cuáles normas violó la demandada. Aspecto, que impide realizar el análisis de la conducta. Por lo cual, la pretensión que gira entorno al acto desleal de violación de normas no está llamado a prosperar.

Elaboró: LOS