SIC - Sentencia Rad.16-245336 de 2018

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATORÍA SENTENCIAS IDENTIFICACIÓN No. de radicado: 16 - 245336

Fecha de la providencia: 06/08/2018

Tipo de proceso: Proceso por competencia desleal

Demandante(s): SILVIA JULIANA ORTIZ y WAPET S.A.S.

Demandado(s): INVERSIONES WOWGUAU S.A.S.

Juez: José Fernando Sandoval

SÍNTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. Según lo afirmó la parte demandante, la sociedad demandada fue constituida el 19 de diciembre 2014, para ofrecer servicios de guardería, peluquería canina, consulta veterinaria, vacunación, laboratorio dental, alimentos y accesorios para mascotas, medicina prepagada, Pet Shop y aplicación de chip.

2. Señalaron las accionantes que la sociedad accionada ofreció sus productos a través del establecimiento de comercio ubicado en el Centro Comercial Unicentro, bajo el nombre WOWGUAU, y a través de las redes sociales de Facebook e Instagram.

3. Por su parte, explicó la sociedad actora WAPET S.A.S. que se constituyó el 19 de diciembre de 2014, y tenía por objeto social la confección, elaboración, compra y venta de productos para mascotas como ropa, accesorios, juguetería y pastelería. A ello, agregó que la demandante Silvia Juliana Ortiz era propietaria del 50% de las acciones de la sociedad

WAPET S.A.S..

4. Mencionó la sociedad accionante que desarrolló su objeto social por medio del establecimiento de comercio WAWAW, y mediante la resolución 3220 del 31 de enero de 2012, les fue concedido el registro de la marca mixta WAWAW. Posteriormente, el 10 de

mayo 2014 se suscribió un contrato de licencia de uso sobre la marca WAWAW entre Silvia Juliana y la sociedad WAPET S.A.S. a través de su representante legal.

5. Puso de presente la accionante varias situaciones que a su juicio, dan cuenta de la realización de los actos de competencia desleal, pues varios clientes se han acercado a ella solicitando servicios de guardería que no presta, o preguntando por la apertura de tiendas que en realidad le pertenecen a la demandada, como ocurre con la sede ubicada en el centro comercial Unicentro.

6. Señaló que el 5 abril de 2016 las demandantes enviaron solicitud de cese de actos de usurpación de marca y competencia desleal, solicitando la suspensión del uso de la marca por generar confusión. Pese a ello, el 6 de abril de 2016 la demandada radicó solicitud de registro de la marca WOWGUAU ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

TEMAS LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA - Artículo 21 de la Ley 256 de 1996, acreditación. La legitimación de la parte demandante está verificada, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 256 del 1996. Ciertamente, WAPET S.A.S. demostró su participación en el mercado, porque desarrolla una actividad económica a través del establecimiento de comercio denominado WAWAW. En el caso de Silvia Juliana Ortiz, también está demostrado que participa en el mercado, efecto del que da cuenta el contrato, a través del cual concede licencia a la sociedad demandante para el uso de una marca registrada. Así, los intereses económicos de las demandantes podrían resultar afectados, si se demuestra la

realización de los actos de competencia desleal, en tanto podrían ver perjudicada la adquisición de clientela y el valor distintivo de la marca que tienen registrada. ACTO DESLEAL DE CONFUSIÓN - Artículo 10 de la Ley 256 de 1996, no configuración. De conformidad con el artículo 10 de la Ley 256 de 1996, el acto desleal de confusión, atenta especialmente contra el interés del consumidor, consistente en garantizar su capacidad volitiva y decisoria a la hora de intervenir en el mercado. Se configura en los eventos en que se ejecuta con fines concurrenciales, cualquier conducta que resulte idónea para provocar en los consumidores un error sobre la identidad de la empresa de la cual proceden los productos o servicios que se ofrecen. Dentro del concepto del acto desleal de confusión se incluyen, tanto los casos en los que el consumidor al adquirir un producto piensa que está adquiriendo otro, que es lo que se conoce como confusión directa. Así como aquellos casos, en los que se presenta el denominado riesgo de asociación, que se produce cuando el consumidor reconoce la diferencia entre los productos o servicios de que se trata, y su distinto origen empresarial, pero de algún modo se le ha llevado a pensar que existe una relación entre ambas empresas, ya sean vínculos comerciales, pertenencia al mismo grupo empresarial, entre otros; esto se conoce como confusión indirecta. Según la acusación formulada en la demanda, la confusión en este caso se configura con ocasión de la concurrencia al mercado de la demandada, haciendo uso de la expresión WOWGUAW, al tiempo que lo hace la demandante con la expresión WAWAW. Lo cual, ha

llevado a que los consumidores de la sociedad accionante piensen que el establecimiento que se encuentra en el centro comercial Unicentro le pertenece. Pues bien, lo primero que se advierte aquí es que existe una evidente similitud en la pronunciación del componente denominativo de los signos que utilizan ambas partes en el oficio de su actividad económica, pues en ambos casos, el sonido resulta similar al ladrido que emiten los perros. Este es un aspecto importante si tenemos en cuenta la labor comercial de las partes, porque ambas prestan servicios relacionados con este tipo de mascotas. No obstante, esa similitud no es suficiente para que pueda considerarse que se ha configurado el acto desleal de confusión. Lo anterior, atendiendo que según se observa en la resolución número 54741, la sociedad demandada también es titular de una marca mixta que contiene la expresión WOWGUAW. En esa medida, la sociedad accionada también cuenta con un legítimo derecho para usar esta expresión en las condiciones en las que le fue concedida su marca. Teniendo en cuenta lo dicho, no podría fundamentarse la acusación sobre una presunta confusión, por el hecho de que la accionada use la marca que fue registrada a su favor, siguiendo el procedimiento que para ello establece la ley. Esto significa cuestionar la validez del registro, y no le corresponde analizarlo a esta instancia, porque para todos los efectos, el acto administrativo que concedió la marca sigue gozando de validez y lo contrario no fue demostrado en este proceso. Adicionalmente, hay diferencias en los elementos gráficos que se usan en ambas marcas. Lo anterior debido a que en el caso de la demandada, se observa una imagen que parece ser la

cara de un perro, y también se aprecia en el fondo de su signo una pared de madera de color verde. Todo lo cual imprime diferencias relevantes en ambos signos pues esos elementos que acabo de mencionar no aparecen en el signo de la parte demandante, de tal suerte que la única similitud que se observa se encuentra en la forma de pronunciación de la expresión “guau guau”, la cual, al menos para este proceso, no está amparada por derechos de exclusiva sobre la demandante, porque como se explicó, también sobre ella tiene derecho la parte demandada. De este modo, debe descartarse que se haya configurado el acto desleal de confusión, y es importante señalar como un comentario adicional, que aunque hay declaraciones extraprocesales en las que se habla de supuestos clientes que se confundieron, debe precisarse que la confusión a la que se refieren no podría ser atribuida a la sociedad accionada, pues como se explicó, las pruebas no dan cuenta de que esté causando ese efecto perjudicial entre los consumidores. ACTO DESLEAL DE EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA - Artículo 15 de la Ley 256 de 1996, no configuración. El contenido desleal del acto de explotación de la reputación ajena, exige por un lado la existencia de un buen nombre y un prestigio adquirido frente al público en general, como resultado del esfuerzo que le otorga una posición destacada en el mercado, y del otro, que el sujeto pasivo de la acción para sí, o para un tercero, emplee medios ilegítimos para adquirir una posición de privilegio en el mercado a costa del esfuerzo económico e intelectual de un tercero y la fama, reconocimiento y buen nombre de los que este goza, aprovechando de ese modo, de

manera parasitaria lo que dicho tercero proyecta en el referido escenario, los valores que transmite, las simpatías que despierta y las afinidades que genera. Todo ello con el fin de conquistar una clientela, incrementar su participación en el mercado y vender a mejores precios. En este caso, acudiendo a los mismos argumentos antes señalados, debe afirmarse que la demandada no ha hecho ningún tipo de apalancamiento en el reconocimiento que dice tener la demandante, pues las pruebas muestran que la parte accionada ha hecho uso en el mercado de sus propios signos distintivos, sobre los cuales ostenta un legítimo derecho, y se diferencia de la demandante, usando una marca con características diferentes. En esa medida, el único reconocimiento del que se ha valido la parte demandada es de su propio reconocimiento, y por eso esta acusación no está llamada a prosperar. ACTO DESLEAL DE VIOLACIÓN DE LA PROHIBICIÓN GENERAL - Artículo 7 de la Ley 256 de 1996, no configuración. Para sustentar la acusación la demandante señaló que pese a los requerimientos que le hicieron a la demandada para que no hiciera uso de la expresión, ésta procedió ante la Superintendencia de Industria y Comercio a solicitar el registro de la marca. Sobre este punto es importante dejar claro que la simple solicitud de registro de una marca, no puede considerarse un acto de competencia desleal. Lo anterior, básicamente porque ese tipo de comportamientos no reúnen los requisitos del ámbito objetivo establecido en el artículo 2 de la Ley 256 de 1996, por cuanto solicitar una marca ante la autoridad de registro, no corresponde a una conducta que se realice en el

mercado. Recordemos que este mismo artículo, señala que las conductas para que puedan considerarse actos de competencia desleal, deben reunir los requisitos por un lado ya realizadas en el mercado, y por el otro, tener finalidad concurrencial. En este caso, no se reúne el requisito de la realización en el mercado, porque quien lo ejecuta debe llevar a cabo el ofrecimiento o la comercialización de productos o servicios que pone a disposición de los consumidores, y eso no es lo que ocurre cuando se solicita el registro de una marca. De esta forma, es claro que las solicitudes de registro son un simple trámite que se adelanta en una instancia administrativa, ante una autoridad de registro. Ahora bien, esto no debe confundirse con el hecho de que el registro de las marcas se realice con la finalidad de concurrir al mercado, pues no cuestiono el hecho de que los registros de marcas tengan finalidad concurrencial, de hecho para esto son las marcas, para ir al mercado e identificar un producto o servicio. Sin embargo, aquí lo que ocurre es distinto, esa es una conducta que se realiza ante un escenario que es estrictamente administrativo, un escenario ante una autoridad de registro, donde quien solicita la marca no está ofreciendo, ni comercializando algún producto o servicio. La demandante también señaló que se configuró la violación a la prohibición general, debido a que la demandada ha usado la letra R en un signo, aún en una época en que su marca no había sido registrada. Lo cual, según ella, ha dado lugar a que los participantes del mercado incurran en un error al creer que la demandada es la titular de un derecho con el que en realidad no cuenta. Sobre esto, baste señalar que ninguna de las pruebas demuestra el supuesto error en el que han caído los consumidores con ocasión del uso de la R en la marca de la parte demandada.

Lo cierto es, que esta acusación no trascendió más allá de su formulación, sin contar con soporte alguno sobre el efecto perjudicial que supuestamente está causando en el mercado. Por eso, la acusación sobre el artículo 7 tampoco está llamada a prosperar y sobre la base de todas estas consideraciones, negaré las pretensiones de la demanda.

Elaboró: PDSC