SIC - Sentencia Rad.16-445525 de 2019

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATORÍA SENTENCIAS IDENTIFICACIÓN No. de radicado: 13 - 102163

Fecha de la providencia: 20/11/2013

Tipo de proceso: Proceso por infracción a derechos de propiedad industrial

Demandante(s): AGROCAMPO S.A.S. Demandado(s): INVERSIONES 3E S.A.S.

Juez: Francisco Melo Rodríguez

SÍNTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. Manifestó la sociedad demandante que es titular de un derecho de propiedad industrial sobre la marca nominativa AGROCAMPO, en las clases 2, 5, 31, 35 y 44 según la clasificación internacional de Niza.

2. Afirmó el extremo activo que es titular de la marca mixta AGROCAMPO, en las clases 16, 18, 28, 31, 35, 41, 42 y 44 según la clasificación internacional del Convenio de Niza.

3. Señaló la sociedad accionante que, en junio de 2012, uno de sus vendedores evidenció que en la ciudad de Montería – Córdoba había un establecimiento de comercio denominado “AGROCAMPO EL MOLINO” donde se ofertaban los mismos servicios que los ofrecidos por el extremo activo.

4. Expresó la sociedad demandante que esta práctica constituyó una infracción a sus derechos de propiedad industrial, de conformidad con el artículo 155 de la Decisión Andina 486 de

2000. TEMAS TITULARIDAD DEL DERECHO MARCARIO – Acreditación/ USO DEL SIGNO PRESUNTAMENTE INFRACTOR EN EL COMERCIO –Acreditación /INFRACCIÓN A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL – Literal b) del artículo 155 de la Decisión

Andina 486 de 2000, configuración. En este caso concreto, la infracción que se predica de la sociedad demandada se da por la utilización del signo AGROCAMPO para identificar un establecimiento de comercio y no productos o servicios, es decir que el uso fue a título de enseña comercial y no a modo de marca. Para estos efectos, el despacho resalta algunos aspectos teóricos que fueron explicados en una sentencia que constituye precedente para este caso y que fue proferida el 12 de noviembre de 2013 en el proceso con radicado No. 2013 – 102142. Dentro de ese proceso, el despacho consideró que constituye una infracción contra los derechos de propiedad industrial que tiene el titular de una marca, cuando se utiliza un signo idéntico o similar, generando un riesgo de asociación o de confusión en el mercado. Esto, es independiente a que el signo denominado infractor se haya utilizado con una finalidad de identificación distinta a la relacionada con productos y servicios que, en el caso bajo estudio, refiere a la identificación de un establecimiento comercial a título de enseña comercial. En la sentencia referida, se mencionó que había tres fundamentos para afirmar lo anterior. El primero de ellos corresponde a una interpretación sistemática del régimen establecido en la normativa comunitaria y en particular, en los artículos 136, 155, 192 y 200 de la Decisión Andina 482 de 2000, pues se tiene en cuenta el propósito de la normativa que establece la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial y de las reglas que determinan el surgimiento de este tipo de derechos, en particular, a las causales de irregistrabilidad de la marca. En ambos casos, el propósito es impedir que en el mercado puedan existir signos confundibles, teniendo

en cuenta que esta protección se logra en dos momentos: (i) cuando se determinan las condiciones de surgimiento del derecho de propiedad industrial, que en el caso bajo estudio corresponden a las causales de irregistrabilidad de las marcas; y, (ii) cuando se establecen las condiciones para considerar configurada una infracción de sus derechos. Como ejemplo de las condiciones del surgimiento de los derechos de propiedad industrial, el artículo 136, literal b) de la Decisión Andina 486 de 2000, impide el registro de una marca si se considera confundible con una enseña prexistente a nivel de registro y, el artículo 192 y 200 de la Decisión Andina 486 de 2000, confieren al titular de una enseña comercial el derecho a impedir que un tercero utilice un signo idéntico o similar, así sea a título de marca. El segundo motivo que resaltó la sentencia de 12 de noviembre de 2013 es la concepción amplia que, entre otras decisiones, ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en las interpretaciones prejudiciales No. 118-IP-2012 y No. 89-IP-2011. En estos pronunciamientos, lejos de limitar las facultades que le confiere al titular de una marca el derecho de exclusiva con una interpretación restrictiva, se estableció que, aunque en principio las facultades están previstas en el artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000, esas atribuciones se pueden resumir en la facultad que tiene el titular para impedir el uso de un signo idéntico o similar, que puede resultar confundible, independientemente de la finalidad de identificación. Así mismo, en la sentencia que dictó la Superintendencia de Industria y Comercio, se recordó

que el único caso de interpretación restrictiva es en relación con las limitaciones del ius prohibendi derivado de la titularidad de la marca y, no respecto a las facultades del derecho de exclusiva. Finalmente, el tercer fundamento es que esta es una posición concreta que mantiene la doctrina especializada y, como ejemplo, se mencionó la obra “Lecciones de propiedad industrial” de Ricardo Metke Méndez. Con base en lo expuesto previamente, se entiende que se configura una infracción a los derechos de propiedad industrial del titular de una marca con la utilización de un signo idéntico o similar, cuando este es susceptible de generar un riesgo de asociación o confusión, aunque el signo sea empleado para identificar un establecimiento de comercio. Con estos aspectos teóricos claros, el despacho evidencia que, en el caso concreto, se configuró la infracción señalada por la sociedad demandante. Al respecto, el despacho señaló que, mediante las certificaciones aportadas al expediente, la sociedad accionante acreditó ser titular de la marca mixta AGROCAMPO, para identificar servicios contenidos en la clase No. 42 de la versión 7 de la clasificación internacional de Niza y además, la marca nominativa AGROCAMPO, para identificar servicios de la clase No. 35 de la versión 8 de la misma clasificación. Estos servicios, se pueden resumir para efectos de este caso, en los prestados por establecimientos destinados a satisfacer necesidades individuales, relacionadas con productos veterinarios y servicios de comercialización de productos y alimentos para animales. Así mismo, se acreditó en este caso que la sociedad demandada empleó la expresión AGROCAMPO para la identificación del establecimiento de comercio AGROCAMPO EL MOLINO,

a través de fotografías, una declaración extrajudicial, las tarjetas de presentación de los funcionarios y el certificado de existencia representación del extremo pasivo. Adicionalmente, en este caso se probó que el signo distintivo que emplea la sociedad demandada para identificar el establecimiento comercial, es similar a la marca mixta del extremo activo, en la medida en que reproduce de manera idéntica su elemento denominativo. Estas consideraciones, permiten concluir, conforme lo establece el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que hay similitudes fonéticas, ortográficas y conceptuales entre los signos de las partes. Para concluir, el despacho también encontró acreditada la existencia de un riesgo de asociación, porque los servicios protegidos por las marcas de titularidad de la sociedad demandante corresponden en buena medida con la actividad de comercialización que se desarrolla a través del establecimiento de la sociedad demandada. Es decir, que ambas partes pertenecen a un mismo ramo de negocios y es posible concluir razonablemente, que se generaron en el mercado unas condiciones suficientes para que un consumidor pueda atribuirle de manera equivocada algún tipo de vinculación al titular de las marcas AGROCAMPO con el propietario del establecimiento de comercio AGROCAMPO EL MOLINO. Con base en estas consideraciones, se acogerán las pretensiones declarativas contenidas en la demanda, específicamente la relacionada con la existencia de la infracción a los derechos de propiedad industrial sobre la marca AGROCAMPO. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS – Precio que el infractor habría pagado por una licencia (Artículo 243 de la Decisión Andina 486 de 2000), procedencia/

CUANTIFICACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN – Se acoge el concepto del perito pero a partir de la fecha que la sociedad demandada es titular del establecimiento. Frente a la pretensión indemnizatoria, el despacho menciona que de acuerdo con la regla general del sistema de responsabilidad civil, el extremo activo debe acreditar la existencia y cuantía de los daños cuya indemnización pretende. Adicionalmente, para este caso concreto, únicamente puede ser considerado como un daño indemnizable aquel que sea cierto, es decir que no es posible indemnizar daños hipotéticos. Siendo así, en el caso bajo estudio está demostrado el daño en la modalidad de lucro cesante que padeció la sociedad demandante, que se concreta en la obstaculización de un incremento patrimonial que debió percibir, por el comportamiento del extremo pasivo de este proceso. Esto, en tanto la sociedad accionante tenía el derecho de explotar con carácter exclusivo sus marcas y podía exigir una remuneración a cambio de la utilización de ese signo por parte de terceros. Entonces, resulta claro que el comportamiento de la sociedad demandada al utilizar el signo distintivo, omitiendo el pago de la correspondiente contraprestación, le generó a la parte actora un detrimento patrimonial. Frente a la cuantificación de este daño, es preciso remitirse al dictamen pericial para hacer algunas precisiones sobre el periodo al que corresponde la indemnización y las condiciones concretas de este valor. Al respecto, es importante especificar que, únicamente se puede garantizar el principio resarcitorio del sistema de responsabilidad civil, si el valor que se establece como contraprestación por el uso del signo distintivo se basa en la utilización

específica, a manera de infracción, que hubiera efectuado la sociedad demandada. Con base en lo anterior, es claro que el despacho aplicará para efectos de cuantificación, el criterio de indemnización establecido en el literal c) del artículo 243 de la Decisión Andina 486 de 2000, que corresponde al precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual. Ahora bien, respecto a las previsiones en las que era procedente la indemnización, el despacho concluye que debe ser el periodo entre el 1° de marzo de 2011 hasta la fecha que identificó el perito en su dictamen. Lo anterior, entendiendo que este proceso corresponde a un caso de responsabilidad civil extracontractual, derivado de la infracción a los derechos de propiedad industrial y, de conformidad con la normativa comunitaria, únicamente se puede hablar de una infracción cuando un tercero emplee sin autorización el signo distintivo del titular de la marca. En este caso concreto, es cierto que con anterioridad a este periodo se identificaba el establecimiento con la marca de la sociedad demandante, pero solo desde el 1° de marzo de 2011 el extremo pasivo se volvió el titular del establecimiento en cuestión y, por ello, este es el momento en el que puede predicarse la infracción imputada. Adicionalmente, en esta fecha el extremo pasivo surgió como persona jurídica bajo los términos del artículo 98 del Código de Comercio y en consecuencia, no puede imputarse la infracción por un uso anterior. Finalmente, en relación con el argumento formulado por la sociedad demandante en sus alegatos de conclusión, consistente en que la sociedad demandada perpetuó la infracción pero

que esta había iniciado con el primer titular del establecimiento, el despacho considera que no se acreditó la existencia de ningún vínculo que permitiera imputarle a la parte actora la infracción que hubiera cometido otra persona. De hecho, este vínculo tampoco podría sustentarse en la regla de la solidaridad contenida en el artículo 528 del Código de Comercio, en la medida que solo es aplicable respecto de las obligaciones derivadas de la ejecución de la actividad comercial que se desarrolla en el establecimiento y no, de la solidaridad por la responsabilidad extracontractual personal que hubiera surgido de los sucesivos propietarios. Frente a los productos que deben incluirse en el cálculo de la contraprestación, es importante hacer algunas precisiones. En primer lugar, el objeto social establecido en los estatutos y de los certificados de existencia y representación legal de las sociedades mercantiles, corresponde según la jurisprudencia a una realidad formal que establece su capacidad de acción. En lo que respecta a este caso concreto y, siguiendo el principio resarcitorio, la actividad mercantil que desarrolló la sociedad demandada se limita a la comercialización de maíz y de alimentos para animales. No obstante, no hay ninguna referencia a la comercialización de medicamentos veterinarios. Por consiguiente, solo ante estos productos se puede fundar la contraprestación. Sobre ello, si bien es cierto que el argumento de la sociedad demandante era que, en el contexto de este mercado los consumidores tratan de buscar un solo distribuidor que pueda satisfacer todas sus necesidades de obtención de insumos, para efectos de desarrollar actividades mercantiles relacionadas con el agro, este argumento, por más razonable que sea, no aparece respaldado con ninguna prueba. Por el contrario, el único aspecto que tiene la

característica de certeza, necesaria para configurar un daño indemnizable, se refiere a la comercialización de productos y alimentos para animales. Con base en lo anterior y teniendo en cuenta los fundamentos del perito, no sólo por la adecuada fundamentación de sus conclusiones, sino también por los soportes de información en los que baso informe, el despacho acogerá el concepto del perito y considerará el daño en $14.637.000. De esta forma, se acogerán las pretensiones declarativas y únicamente se desestimarán las pretensiones relacionadas con el reconocimiento de los derechos de propiedad industrial de la sociedad demandante, en tanto que ya están reconocidos por la oficina nacional competente.

Elaboró: PDSC

Revisó: AMM