SIC - Sentencia Rad.17-286917 de 2019

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATORÍA SENTENCIAS IDENTIFICACIÓN No. de radicado: 17-286917

Fecha de la providencia: 30/08/19

Tipo de proceso: Proceso por competencia desleal e infracción a derechos de propiedad industrial

Demandante(s): INVERSIONES EN RECREACIÓN SALUD Y DEPORTE S.A.

BODYTECH

Demandado(s): XSPORT FITNESS S.A.S.

Juez: Carolina Valderruten Ospina

TEMAS EXISTENCIA DEL DERECHO/ LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA (PROPIEDAD INDUSTRIAL) – Artículo 238 de la Decisión Andina 486 de 2000, acreditación. El artículo 238 de la Decisión Andina 486 de 2000 establece que: “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción”. En el caso concreto, al revisar el expediente advierte el despacho que la demandante acreditó ser la titular de los siguientes signos distintivos: Signo distintivo Tipo No. de certificado Clase FIT BY BODYTECH Marca mixta 564890 16 y 35 FIT BY BODYTECH Marca mixta 564621 16 y 35 FIT BY BODYTECH Marca mixta 564563 16 y 35 FIT BY BODYTECH Marca mixta 522834 16 FIT BY BODYTECH Marca mixta 535170 35 BE POWERED BY BODYTECH Marca mixta 478923 32 BE POWERED BY BODYTECH Marca mixta 478922 30

BE POWERED BY BODYTECH Marca mixta 478921 29 BE POWERED BY BODYTECH Marca mixta 478920 5 BODYTECH Marca mixta 267763 28 BODYTECH Marca mixta 521634 28 y 35 BODYTECH Marca nominativa 516094 28, 35, 41 y 44 BODYTECH Marca mixta 313869 44 BODYTECH Marca mixta 313855 25 BODYTECH Marca mixta 313851 41 BODYTECH Enseña comercial 16337Por lo anterior, es claro que la demandante ostenta la legitimación para instaurar la acción encaminada a la protección de sus derechos de propiedad industrial. INFRACCIÓN A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL – Literales a) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000, jurisprudencia, presupuestos de configuración, no configuración/ REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS – Jurisprudencia. El literal la) artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000 dispone que: “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (…)”. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 25-IP-2017 indicó que:

“El literal a) de artículo 155 de la Decisión 486, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: Supuesto I: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.

Supuesto II: Aplicar o colocar la marca o singo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales se ha registrado la marca.

Supuesto III: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos”.

Ahora bien, previo a determinar si en el presente asunto se configura uno de los tres presupuestos, es menester aclarar que dado que la pasiva no contestó la demanda y tampoco asistió a la audiencia inicial, se tendrán por ciertos los hechos susceptibles de confesión. Así las cosas, en el escrito de demanda la accionante afirmó que la demandada identifica sus establecimientos de comercio con la expresión “TECFIT POWERED BY XBODY”; que XSPORT FITNESS comercializa y publicita los servicios que ofrece en el mercado usando la expresión “TECFIT POWERED BY XBODY” y que la pasiva aplica la expresión antes mencionada en volantes y demás medios de publicidad escrita y digital, para promocionar servicios y productos de las clases 16, 25, 28. 35, 41 y 46 de la Clasificación Internacional de Niza. Frente a estas manifestaciones de la actora, el despacho precisa que los supuestos que dan

lugar a la configuración del literal a) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000 solo tienen lugar tratándose de la aplicación o colocación del signo presuntamente infractor en productos o en embaces, envolturas o en el embalaje de estos, o en productos relacionados con las actividades reivindicadas identificadas con esos signos, como se manifestó previamente. Ahora bien, la demandante también afirmó que la pasiva empleaba la expresión “TECFIT POWERED BY XBODY” sobre productos vinculados con las clases 26, 25, 28, 35, 41 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza y para identificar productos y servicios relacionados y vinculados con actividades deportivas y físicas, realizadas dentro de gimnasios o centros de acondicionamiento. Al respecto, al analizar el material probatorio que se allegó al expediente, se observa que la demandada efectivamente aplica la expresión “TECFIT POWERED BY XBODY” y en algunos casos solo “TECFIT” en camisetas, toallas, licras y algunos equipos de entrenamiento. Lo anterior, fue corroborado directamente por el despacho en la inspección judicial adelantada el 22 de octubre de 2018. Por lo tanto, en virtud de que el despacho encontró que se configura uno de los supuestos consagrados en el literal a) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000, se procederá a analizar si el uso de la expresión “TECFIT POWERED BY XBODY” es idéntica o similar a las marcas de propiedad de la demandante, a efectos de determinar si se configura la infracción sobre estas. En primer lugar, es necesario aclarar que cuando la pasiva pretende identificar su prestación y

actividad comercial, y cuando aplica el signo en toallas y en licras, lo hace valiéndose de la expresión “TECFIT”. Por lo tanto, es posible afirmar que la expresión “POWERED BY XBODY” es indicativa de que se usan unos elementos de la marca “XBODY” para la distinción de esos productos o servicios. Lo anterior, toda vez que, como se puede ver en las imágenes allegadas, el tamaño de la expresión “TECFIT” es muy superior el tamaño del signo “POWERED BY XBODY”, el cual se encuentra en un costado de la parte inferior de la primera. En consecuencia, lo que predomina para el consumidor es la palabra “TECFIT”, mas no “POWERED BY XBODY”. Sumado a lo anterior, no se puede perder de vista que XSPORT FITNESS S.A.S acreditó ser titular de la marca mixta “TECFIT”, pues a la sociedad mencionada se le confirieron los registros marcarios bajo el certificado No. 561351, para identificar servicios de la clase 41 Clasificación Internacional de Niza y el certificado No. 562898, para identificar servicios de la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicha situación impide que se configure una infracción a los derechos de propiedad industrial de la demandante con ocasión del uso del signo “TECFIT”, pues su aplicación en productos como toallas y camisetas se deriva del ejercicio legítimo de la explotación de los derechos que le fueron conferidos a la demandada a través de los registros marcarios previamente referidos. Ahora bien, si en gracia de discusión se quisiera analizar lo relacionado con la marca “POWERED BY XBODY”, encuentra el despacho que el uso del signo “XBODY” por parte de la pasiva, no

constituye una infracción a derechos de propiedad industrial, pues este signo mixto se encuentra debidamente registrado ante la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, con certificado de registro No. 526994 para identificar productos y servicios de las clases 28, 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, el hecho de que la marca mixta “XBODY” se encuentre registrada a favor de la sociedad XBODY HUNGARY KFT no tiene relevancia para el presente asunto, pues lo que importa es que dicho signo se encuentra legítimamente registrado en Colombia y que su titularidad no la ostenta la sociedad demandante. Sumado a lo anterior, el apoderado de la parte demandante manifestó en sus alegatos de conclusión que no se acreditó la existencia de un contrato de licencia que autorizara a la demandada para el uso o la explotación de la marca “XBODY”. Al respecto, aclarara el despacho que en Colombia no es obligatorio que los contratos de licencia de uso de marca se encuentren registrados ante la autoridad nacional de registro, debido a que al ser expedida la Decisión Andina 486 de 2000 a los países miembros de la Comunidad Andina se les otorgó la posibilidad de regular algunas disposiciones de este cuerpo normativo, entre ellos, el artículo que hace relación al registro de las licencias marcarias. Por tanto, el hecho de que al solicitar el registro de la marca “XBODY” no se haya inscrito una licencia, ello no implica per se que no exista. Adicionalmente, en el caso de que la demandada no fuera licenciataria para el uso y la explotación de la marca “XBODY”, sería la titular del signo quien tendría que reivindicar sus

derechos. No obstante, independiente de la existencia o no de una licencia, lo cierto es que el signo “XBODY” se encuentra debidamente registrado, por lo que su uso no puede ser catalogado como infractor de los derechos de propiedad industrial de la sociedad accionante. Aclarado lo anterior, si se realizara un cotejo entre las marcas de titularidad de la sociedad accionante y el signo “TECFIT POWERED BY XBODY” usado por la demandada, se tiene que las expresiones “TECFIT” y “XBODY” son dos signos legítimamente registrados que no podrían ser tenidas en cuenta en el ejercicio comparativo. En consecuencia, restarían las palabras “POWERED BY”; no obstante, hacer un cotejo solo con estas dos expresiones no resulta procedente, pues -a diferencia de lo propuesto por la actorano se pueden desagregar los elementos que componen el signo que se aduce infractor. Frente a este aspecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en Interpretación Prejudicial dentro del Proceso 38-IP-1999, manifestó que: "(...)Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética. Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suele

depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca." Aclarado lo anterior, se observa también que los signos mixtos de titularidad de la sociedad demandante están compuestos por palabras que, en algunos casos, son descriptivas, genéricas y evocativas. Por tanto, si se desagregaran estos signos como lo planteó en la demanda, estos carecerían de toda distintividad. Lo anterior, en atención a que la actora no puede apropiarse de la palabra “FIT”, que hace alusión a la palabra fitness; de la expresión “BODY”, que se encuentra en las marcas “BODYTECH” y tampoco de la palabra “TECH”, que se refiere a tecnología; máxime cuando se usa para la dinstinción de servicios de acondicionamiento físico y/o de gimnasio, o productos relacionados con estos servicios. En síntesis, la infracción prevista en el literal a) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000 no se encuentra configurada en el presente asunto, pues no se acreditó la identidad o semejanza de los signos en conflicto, ni que el uso de la expresión "TECFIT POWERED BY XBODY” fuera ilegítimo. INFRACCIÓN A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL – Literales d) y e) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000, no configuración/ INFRACCIÓN A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPECTO DEL NOMBRE Y LA ENSEÑA COMERCIAL “BODYTECH” - No configuración. “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular (…)”. En el caso bajo análisis y como se manifestó en el acápite anterior, está acreditado que la demandada emplea el signo “TECFIT” -del cuál es titular legítimapara identificar sus productos y que la expresión “POWERED BY XBODY” no se hace a título indicativo de que estos productos o servicios se prestan con elementos que son fabricados o comercializados por la sociedad

“XBODY”.

En similares términos, si la sociedad demandada está haciendo uso de dos marcas que se encuentran debidamente registradas ante la autoridad nacional competente, dicho uso no se puede considerar como infractor. Finalmente, tampoco hay lugar a realizar un cotejo marcario entre las marcas de propiedad de la accionante y el signo “TECFIT POWERED BY XBODY” en los términos de desagregación que plantea la activa. En síntesis, no se encuentran reunidos los presupuestos para la configuración de las infracciones señaladas en los literales d) y e) de la Decisión Andina 486 de 2000.

Ahora bien, la sociedad accionante también adujo que el uso de en el comercio del signo “TECFIT POWERED BY XBODY” infringía sus derechos de propiedad industrial derivados del nombre y de la enseña comercial “BODYTECH”. Al respecto, aclara el despacho que el mismo análisis elaborado para la infracción de las marcas de la demandante es aplicable para sus otros signos distintivos. En ese sentido, al no haber lugar a que se configure la infracción, no es necesario que el despacho se desgaste analizando si, en efecto, se encuentra acreditado que la actora ostenta la titularidad sobre el nombre comercial y la enseña comercial que alega infringidos; lo anterior, toda vez que (se reitera) la expresión que se acusó como infractora corresponde al uso legítimo de dos marcas debidamente registradas y vigentes en el territorio colombiano. COMPETENCIA DE LA DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Artículo 24 del Código General del Proceso, no competencia para declarar la notoriedad de un signo distintivo. Con respecto a la solicitud declaratoria de notoriedad de los signos “BODYTECH”, es necesario aclarar que esta acción escapa de las competencias otorgadas a este despacho judicial, pues el artículo 24 del Código General del Proceso habilita a la Superintendencia de Industria y Comercio, en materia jurisdiccional, para ser el juez que declara la infracción sobre un signo notoriamente conocido, pero no para declarar la notoriedad de un signo distintivo. Lo anterior no implica que la notoriedad de los signos no sea un aspecto fáctico susceptible de

análisis en la parte motiva de las decisiones proferidas por esta Entidad, pero nunca en la parte resolutiva de las mismas. CONDUCTAS DESLEALES – Ley 256 de 1996, no configuración/ ACTO DESLEAL DE DESVIACIÓN DE CLIENTELA – Artículo 8 de la Ley 256 de 1996, no configuración/ ACTO DESLEAL DE CONFUSIÓN – Artículo 10 de la Ley 256 de 1996, no configuración / ACTO DESLEAL DE IMITACIÓN – Artículo 14 de la Ley 256 de 1996, no configuración. Dado que no se encontró probada ninguna de las infracciones a derechos de propiedad industrial alegadas por la demandante, procederá el despacho a analizar las pretensiones subsidiarias encaminadas a declarar que la demandada incurrió en actos desleales de desviación de la clientela, confusión, imitación y explotación de la reputación ajena. Para ello, la activa fundamentó su acusación, únicamente, en el uso de la expresión “TECFIT POWERED BY XBODY” por parte de XSPORT FITNESS S.A.S. Frente a dichas acusaciones, el despacho reitera que el uso del signo “TECFIT POWERED BY XBODY” corresponde al derecho legítimo de explotación de las marcas debidamente registradas; en favor de la accionada. Por lo tanto, no podría sostenerse que el uso de la mencionada expresión tiene como finalidad generar el mercado confusión entre el público consumidor, desviar la clientela de la demandante de su establecimiento de comercio al establecimiento de la pasiva, o explotar la reputación de INVERSIONES EN RECREACIÓN SALUD

Y DEPORTE S.A. BODYTECH.

Ahora bien, la Ley 256 de 1996 señala que para que haya lugar a conductas desleales se

requiere la acreditación de unos supuestos tales como la deslealtad, la mala fe, el uso contrario a las sanas costumbres mercantiles, entre otros. No obstante, en el expediente no se observa que la demandada haya acreditado -o siquiera manifestadoen qué consistía la mala fe o el actuar contrario a las sanas costumbres mercantiles que le atribuyó a la accionada. Lo anterior, impide al despacho hacer un análisis más profundo respecto a la configuración de las conductas que se aducen desleales. Sin embargo y en gracia de discusión, la actora no aportó pruebas tendientes a acreditar que su clientela o potenciales clientes dejaron de contratar sus servicios por adquirir de manera errónea las prestaciones de la demandada. Dicho aspecto es relevante para determinar si se configuró o no el acto desleal de desviación de clientela. En cuanto al acto desleal de confusión, para acreditar esta conducta no resulta suficiente lo manifestado por el representante legal de INVERSIONES EN RECREACIÓN SALUD Y DEPORTE S.A. BODYTECH, quien afirmó en su interrogatorio de parte que se había presentado confusión, toda vez que habían ido clientes a su establecimiento ubicado en La Cabrera (Bogotá) a preguntar si habían una sede al frente que se identificaba como “TECFIT”. Lo anterior, en tanto que, conforme a los principios del derecho probatorio, no le es viable a las partes fabricar su propia prueba sumado a que la Corte Suprema de Justicia ha señalado en reiteradas oportunidades que las atestaciones de las partes que favorezcan sus intereses no tienen valor probatorio.

En lo que se refiere al acto desleal de imitación, este se proyecta sobre las prestaciones mercantiles y las iniciativas empresariales, mas no sobre la forma como se identifican los comerciantes en el mercado; es decir, que ese acto recae sobre el producto o servicio en sí mismo, que corresponde a las creaciones encaminadas a satisfacer una necesidad técnica o estética; mientras que el objeto del acto desleal de confusión está constituido por los medios de identificación empresarial; esto es, los signos distintivos que permiten establecer el origen empresarial de una determinada prestación mercantil y diferenciarla de otras ofertas que concurren al mercado. Así las cosas, la pretensión teniente a declarar que la demandada incurrió en conductas desleales de imitación no estaba llamada a prosperar, pues esta conducta también se sustentó en el empleo presuntamente infractor de la expresión “TECFIT POWERED BY XBODY”. Sumado a lo anterior, se advierte que la demandante no explicó en qué consistía la imitación de la accionada ni en qué consistía la originalidad de su prestación. Sobre la base de todo lo expuesto, el despacho negará la totalidad de las pretensiones

formuladas por INVERSIONES EN RECREACIÓN SALUD Y DEPORTE S.A. BODYTECH.

Elaboró: DMPS