SIC - Sentencia Rad.17-303374 de 2018

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATORÍA SENTENCIAS IDENTIFICACIÓN No. de radicado: 17 - 303374

Fecha de la providencia: 13/04/2018

Tipo de proceso: Proceso por competencia desleal e infracción de derechos de propiedad industrial.

Demandante(s): KOBA COLOMBIA S.A.S.

Demandado(s): JEFFERSON ANDRÉS SARRIA GUTIÉRREZ

Juez: Gregory de Jesús Torregrosa Rebolledo

SÍNTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. La demandante expresó que es propietaria de varios establecimientos de comercio denominados “D1”, dedicados a la comercialización de alimentos, bebidas y productos para el hogar, y tienen representación en varias ciudades del país. 2. lgualmente, manifestó la sociedad demandante que el demandado es titular y responsable del dominio “tiendad1.co” y de la página web “http://tiendad1.co/”, donde ofrecía artículos de tecnología, hogar, ropa, entre otros, tal y como fue encontrado en el buscador “https://www.whois.com/”. También, informó la sociedad demandante que en la página web del demandado, se estaba utilizando un signo similar a las marcas mixtas "D1” y “Tienda D1 de todos”, protegidas en las clases 35 y 43 y cuyo titular es la parte activa.

3. Como consecuencia de Io anterior, en junio de 2017 la sociedad demandante solicitó al demandado que suspendiera el uso de la página web “http://tiendad1.co/”, obteniendo respuesta negativa por parte del demandado, aduciendo que él era titular del dominio de “tiendad1.co” y por lo tanto, no estaba cometiendo ninguna infracción. Agregó la sociedad

demandante, que la pasiva le propuso comprar el dominio de la página web en mención.

4. En respuesta, la sociedad demandante aclaró al demandado que su inconformidad no está relacionada con el dominio “tiendad1.co” sino con el uso indebido y no autorizado de la marca “D1” registrada a nombre de la sociedad demandante, solicitando nuevamente eIiminar todo Io relacionado a la marca “D1" en su página web.

5. Así mismo, la sociedad demandante manifestó que con el uso no autorizado de la marca “D1” utilizada por el señor JEFFERSON ANDRES SARRIA GUTIERREZ, se crea confusión y se induce en error a los consumidores, haciendo un indebido aprovechamiento de la reputación de la sociedad demandante. Adicionalmente, indicó que la conducta de la accionada constituye el acto de competencia desleal de explotación de la reputación ajena.

PRETENSIONES: El extremo activo formuló las siguientes pretensiones: La sociedad demandante, solicitó se declare la infracción a los derechos de propiedad industrial por el uso indebido de la marca “D1”, de lo cual es titular la sociedad KOBA COLOMBIA S.A.S.

Así mismo, solicitó que se declare configurado el acto desleal de explotación a la reputación ajena, fundado en el artículo 15 de la Ley 256 de 1996. TEMAS LEGITIMACIÓN POR ACTIVA – Titularidad sobre los derechos de propiedad industrial cuya protección se reclama. Será objeto de estudio dentro de la presente decisión lo referente a establecer la titularidad de las marcas y la posible infracción de un signo distintivo, al respecto debe indicarse que el artículo 238 de la Decisión 486 del 2000, establece que “El titular de un derecho protegido en

virtud de esta decisión podrá entablar acción ante la Autoridad Nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho”. En el presente asunto se encuentra demostrado que la sociedad KOBA COLOMBIA S.A.S., es la titular de las marcas "D1” y “Tienda D1 de todos”, denominativas y mixtas, para distinguir productos y servicios de las clases 35 y 43 de la clasificación internacional de Niza. Así teniendo en cuenta, que el demandante es el titular de los signos cuya protección se reclama es claro que éste se encuentra legitimado para plantear la reclamación contenida en su demanda. INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - Literal d) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 del 2000, configuración. De acuerdo con las facultades que le otorga la titularidad de una marca a su propietario, la decisión 486 de 2000 establece en el literal d) del artículo 155 que: “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;” Ahora bien, habiéndose acreditado la titularidad de los signos distintivos "D1” y “Tienda D1 de todos” por parte de la sociedad demandante, este despacho analizará cuál es el elemento preponderante entre las marcas de la sociedad demandante y los signos usados en el dominio

del demandado, esto es, “http://tiendad1.co/”. Cabe resaltar que las reglas de cotejo, son complementadas por el análisis de la similitud, en elementos ortográficos, fonéticos y ontológicos, tal como lo establece la Interpretación Prejudicial Nº 70 IP de 2008 y la Interpretación Prejudicial Nº 12 IP de 2014. En el caso concreto, al utilizar las reglas de cotejo, este despacho evidencia que se cometió la infracción marcaria alegada por la sociedad demandante ya que, habiéndose realizado la comparación de ambos signos de manera sucesiva, esto es, "D1” y “Tienda D1 de todos” con el dominio “http://tiendad1.co/”, ambos sostienen una naturaleza similar en la reproducción del elemento denominativo “D1”. Hay que tener en cuenta, que la reproducción expuesta del signo del demandado mediante el dominio “http://tiendad1.co/”, representa similitudes fuertes y preponderantes que acreditan una similitud fonética, ortográfica y ontológica con el signo distintivo en cabeza de la sociedad demandante. En ese orden de ideas, este despacho encuentra probado el riesgo de confusión entre el signo del demandado y de la sociedad demandante, configurando así, la infracción de los derechos marcarios en cabeza de la sociedad KOBA COLOMBIA S.A.S. ACTO DESLEAL DE EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA - Artículo 15 de la Ley 256 de 1996, configuración. El artículo 15 de la Ley 256 de 1996 establece: “Se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional

adquirida por otro en el mercado.” En lo relacionado con la explotación de la reputación ajena, al ser entendida como el ejercicio de la competencia parasitaria en la cual un agente del mercado pretende usufructuar las ventajas de la reputación que otro ha forjado con su trayectoria, obteniendo un reconocimiento del público, aprovechándose del esfuerzo ajeno y disfrutando injustificadamente de los logros del prestigio conseguido por otro, se deduce que la configuración del acto en cuestión se supedita a la demostración, de un lado, que la actora tiene determinada reputación mercantil susceptible de aprovechamiento por la demandada y, del otro, que la pasiva se valió de ella para promocionarse ante el público. En el caso bajo estudio y bajo las evidencias allegadas al expediente, se encuentra demostrada la existencia de un buen nombre por parte de la sociedad KOBA COLOMBIA S.A.S., así como el prestigio adquirido en la trayectoria comercial, tanto para los consumidores como sus pares en el mercado nacional. Lo anterior es corroborado mediante las siguientes pruebas documentales: Primero, mediante artículos periodísticos que corroboran su posicionamiento en el mercado desde el año 2013 al 2015, y segundo, mediante documentos que acreditan la sólida estrategia de mercado y los esquemas administrativos para su expansión en el mismo. Ahora bien, el despacho reitera que al hacer uso indebido del signo distintivo “D1” sin autorización por parte de la sociedad KOBA COLOMBIA S.A.S., está realizando actos parasitarios de la estrategia y el posicionamiento del mercado de la activa, para comercializar sus productos y servicios. En este orden de ideas, este despacho declarará que el demandado incurrió en el acto desleal de explotación de la reputación ajena, plasmado en el artículo 15 de la Ley 256 de 1996.

Elaboró: JJBV.