SIC - Sentencia Rad.17-353847 de 2019

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATORÍA SENTENCIAS IDENTIFICACIÓN No. de radicado: 17 - 353847

Fecha de la providencia: 23/05/2019

Tipo de proceso: Proceso por competencia desleal

Demandante(s): C.I. SÚPER DE ALIMENTOS S.A. Demandado(s): COMESTIBLES ALDOR S.A.S.

Juez: José Fernando Sandoval Gutiérrez

SÍNTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. La sociedad demandante, C.I. SÚPER DE ALIMENTOS S.A. (en adelante SÚPER DE ALIMENTOS) manifestó que comercializaba productos de confitería en el mercado colombiano, entre los que destacó las gomas “TRULULU”.

2. La parte actora alegó que la marca “TRULULU” fue reconocida por la Superintendencia de Industria y Comercio como una marca notoria desde enero de 2004 hasta diciembre de

2013.

3. La sociedad accionante indicó que la sociedad accionada, COMESTIBLES ALDOR S.A.S. (en adelante ALDOR) comercializaba en el mercado las gomas “PLAY” o “PLAY BY TROLLI”.

4. La parte demandante señaló que, desde 2014 ALDOR ha introducido diversos elementos a los empaques de las gomas “PLAY” o “PLAY BY TROLLI” que acercan su apariencia a los empaques de las gomas “TRULULU”, lo cual puede generar confusión en los consumidores respecto del origen empresarial de dichos productos.

5. La parte actora afirmó que la sociedad accionada ha adelantado una estrategia de aprovechamiento de la notoriedad de “TRULULU”, buscando que los consumidores asocien

las gomas “PLAY” o “PLAY BY TROLLI” con su imagen.

6. La sociedad demandante señaló que la sociedad demandada adquirió la marca “TROLLI”, mientras se encontraba en un proceso judicial en el que se le cuestionaba el uso de la marca “TRULY” confundible con “TROLLI”, lo cual constituyó un acto de mala fe.

7. El 26 de octubre de 2017, SÚPER DE ALIMENTOS presentó proceso por competencia desleal ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que consideró que la conducta ejecutada por ALDOR configuró los actos desleales de confusión, explotación a la reputación ajena y violación a la cláusula general.

8. En la contestación de la demanda, la sociedad accionada indicó que se configuró la prescripción ordinaria, ya que la sociedad accionante manifestó conocer la ocurrencia de los hechos que motivaron la demanda desde 2014 y presentó la demanda más de 2 años después.

TEMAS

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – Acreditación.

Según el artículo 21 de la Ley 256 de 1996, cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley de Competencia Desleal. En este caso, la participación en el mercado de SÚPER DE ALIMENTOS se encontró verificada a través de los dictámenes periciales aportados como prueba en los que se analizaron los productos que comercializa la parte actora, especialmente, las gomas “TRULULU”.

Adicionalmente, los intereses económicos de la sociedad accionante podrían verse afectados si se llegara a establecer que la sociedad accionada incurrió en actos de competencia desleal, ya que la sociedad demandante podría sufrir una pérdida de clientes con ocasión de la falta de claridad respecto del origen empresarial de las gomas objeto de debate judicial.

EXCEPCIÓN PRESCRIPCIÓN ORDINARIA – No acreditación.

El artículo 23 de la Ley 256 de 1996 señala que “las acciones de competencia desleal prescriben en dos (2) años a partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal y en todo caso, por el transcurso de tres (3) años contados a partir del momento de la realización del acto.” Así pues, la prescripción de 2 años es conocida como prescripción ordinaria. En la contestación de la demanda, la sociedad demandada indicó que en el presente asunto se configuró la prescripción ordinaria, ya que la sociedad demandante manifestó conocer la ocurrencia de los actos desleales en el año 2014 y presentó la demanda más de 2 años después. Al respecto, se debe aclarar que el conocimiento de la comisión de los actos de competencia desleal no se puede derivar de que la sociedad accionante haya narrado en la demanda que los hechos tuvieron lugar en el año 2014. Lo anterior, debido a que una cosa es que, como parte de la contextualización del caso la sociedad accionante narre lo sucedido y otra es que se haya enterado de la ocurrencia de dichos hechos en el mismo momento en que sucedieron. En otras palabras, SÚPER DE ALIMENTOS se pudo enterar en 2016 o 2017 sobre hechos que

ocurrieron en 2014 y narrarlos en la demanda, pero ello no implica que los haya conocido en

2014. De manera que, se desconoce con exactitud cuál fue la fecha en la que la sociedad demandante se enteró de la comisión de los actos de competencia desleal que le atribuyó a la sociedad demandada. Por lo que, no se puede entender por configurada la prescripción.

ACTO DESLEAL DE CONFUSIÓN – No acreditación, presupuestos para su configuración, confusión directa y riesgo de asociación/ OBJETO DE LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL – Artículo 1 de la Ley 256 de 1996. El artículo 10 de la Ley 256 de 1996 señala que se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno. Dicho acto desleal atenta contra el interés del consumidor de garantizar su capacidad volitiva y decisoria al momento de intervenir en el mercado. Así pues, el acto desleal de confusión se configura en los eventos en que se ejecuta en el mercado y con fines concurrenciales, cualquier conducta que resulte idónea para inducir a error a los consumidores respecto de la identidad de la empresa de la que provienen los productos o servicios que se ofrecen. En el acto desleal de confusión se incluyen los casos en los que un consumidor al adquirir un producto piensa que está adquiriendo otro, lo que se conoce como confusión directa; como también, aquellos casos en los que se presenta el riesgo de asociación que se produce cuando el consumidor reconoce la diferencia entre los productos o servicios y su distinto origen empresarial, pero se le ha llevado a pensar que existe un vínculo entre ambas empresas.

Por otro lado, se debe aclarar que, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 256 de 1996 el objeto de la Ley de Competencia Desleal es garantizar la libre y leal competencia económica en beneficio de todos los participantes del mercado. De tal manera que, lo que se busca con éste régimen no es la protección de la propiedad industrial, por lo que un análisis en esta materia supone ir más allá de la mera comparación de signos distintivos y analizar la totalidad del escenario al que se expone al consumidor, a fin de concluir si su decisión de compra se encuentra afectada ante la falta de claridad del origen empresarial de los productos que se ponen a su disposición. En el caso bajo estudio, SÚPER DE ALIMENTOS señaló que ALDOR ha ido introduciendo elementos a los empaques del producto “PLAY” y “PLAY BY TROLLI” que acercan su apariencia a los empaques de las gomas “TRULULU”, destacado las siguientes similitudes: (i) el tipo de letra denominado “bomba” de color magenta con un contorno blanco y un reborde oscuro; (ii) el uso de personajes con ojos saltones y bocas abiertas; (iii) uso y ubicación de la expresión “gomitas”; (iv) la eliminación de la marca “ALDOR”; (v) el uso del color magenta en la tapa del empaque que denominó como “pote”; y (vi) la presentación del empaque de las gomas en forma de gusano. Frente a ello, el despacho debe indicar que, en efecto, la sociedad demandada ha ido introduciendo algunos cambios en el diseño de sus productos que pueden resultar similares o

idénticos a las características propias de las gomas “TRULULU”. Respecto a la (i) similitud en el tipo de letra denominado “bomba” de estilo redondeado y de color magenta con un contorno blanco y un reborde oscuro, se encontró que al confrontar la letra empleada en las gomas “PLAY” o “PLAY BY TROLLI” con la de las gomas “TRULULU”, se observó que se comercializan las gomas utilizando una fuente casi idéntica y del mismo color. En adición, se encontró acreditado que la sociedad demandante fue la primera que se identificó en el mercado con el tipo de letra antes referido. Sin embargo, no se puede ignorar un aspecto que, a juicio del despacho es fundamental y es el hecho de que dicho color y tipo de fuente son utilizadas en palabras completamente distintas, pues la sociedad accionante la aplica en la expresión “TRULULU” y la sociedad accionada en la expresión “PLAY” o “PLAY BY TROLLI” en las que no se advierte algún tipo de similitud. La situación antes planteada, representa en el mercado que, un consumidor se va a encontrar con 2 opciones de compra diferenciables en sus nombres, aun cuando en dichos productos se emplee una fuente similar de iguales colores. Es decir, sin mayor esfuerzo el usuario puede notar que un producto se denomina “TRULULU” y el otro “PLAY” o “PLAY BY TROLLI”. Ahora bien, el dictamen pericial aportado como prueba señaló que “por contraste de color, el logotipo “TRULULU” es el primer elemento por el que el consumidor observa la pieza gráfica”,

lo cual, confirma lo previamente expuesto, pues el estudio da cuenta de que el color es relevante en una delimitación específica que es el de la expresión “TRULULU”. En adición, el hecho de que las expresiones “TRULULU” y “PLAY” o “PLAY BY TROLLI” sean diferentes no es un aspecto menor, si se considera el carácter distintivo de la palabra “PLAY”, ya que ALDOR es titular de la marca nominativa “PLAY”. En tal sentido, a juicio del despacho, si la palabra “PLAY” se encuentra registrada como marca para productos de confitería, tal expresión cuenta con un carácter distintivo que se encuentra asociada a ALDOR, ya que dicha sociedad es la titular de la marca. Además, de acuerdo con la Resolución 26756, la marca “PLAY” fue declarada como marca notoria por la Superintendencia de Industria y Comercio por el periodo comprendido entre enero de 2013 y diciembre de 2015, lo que da cuenta de que esa expresión no solo es distintiva por ser una marca, sino que cuenta con un reconocimiento en el mercado. Todo ello, permite al despacho determinar que el color magenta y la letra de aspecto redondeado no son suficientes para hacer incurrir a error a los consumidores acerca del origen empresarial de los productos objeto de debate judicial. Adicionalmente, se debe indicar que el color magenta y el tipo de letra de aspecto redondeado no necesariamente debe entenderse como un tipo de estrategia encaminada a que las gomas “PLAY” o “PLAY BY TROLLI”se parezcan a “TRULULU”. Lo anterior, debido a que se pudo verificar que, antes del año 2014 la sociedad PROCAPS comercializaba el producto gomas “TROLLI” que en su empaque presentaba la expresión “TROLLI” en color magenta con una letra de aspecto

redondo Y las marcas “TROLLI” de PROCAPS fueron cedidas a ALDOR. De tal manera que, el motivo del cambio en el empaque realizado por la sociedad accionada fue una estrategia encaminada a unificar su imagen con la que fue explotada por PROCAPS. En lo referente al (ii) uso de personajes con ojos saltones y bocas abiertas en los empaques, se pudo establecer que ambas sociedades emplean personajes con ojos saltones y bocas abiertas en los productos que comercializan. No obstante, el despacho encontró que otras marcas como “GRISSLY”, “E FRUTTI” y “HARIBO” emplean personajes caricaturescos con ojos grandes y llamativos que tienen la boca abierta. Lo anterior, sugiere que dichos personajes corresponden a elementos de común utilización por parte de los empresarios que concurren en el sector de las gomas. La conclusión antes expuesta no se desvirtúa por el hecho de que en el dictamen pericial se indicara que “los personajes evaluados no son identificados como un elemento en común para la categoría de gomas y ningún encuestado identificó los ojos saltones como un elemento común entre ellos”; pues una cosa es que los usuarios no identifiquen los personajes que tuvieron a la vista como un elemento que haga parte de la categoría de gomas y otra es que, ese tipo de personajes no sean un elemento de uso común en el mercado de las gomas. Así pues, dicho dictamen se enfocó en determinar si los consumidores lograban identificar unos personajes como de uso común, pero omitió analizar el mercado para establecer si varios empresarios emplean ese tipo de personajes en sus empaques de gomas.

Además, la representante legal de SÚPER DE ALIMENTOS manifestó que “existen elementos comunes en la categoría y se podría decir que existen ilustraciones afines al producto que contienen, es decir, si son gusanos de goma, se ilustran gusanos y cada uno lo ilustra de manera diferente”. En ese orden de ideas, se considera que el uso de ilustraciones de personajes caricaturescos con ojos grandes y bocas abiertas son un elemento común en el mercado que interesa a este proceso. Por lo que, está descartado que la sociedad demandante pueda, bajo el régimen de competencia desleal, reivindicar un derecho sobre la idea de usar ese tipo de elementos para la comercialización de gomas. Es más, se encontró que ALDOR cuenta con registros marcarios destinados a identificar gomas y confitería en los que aparecen personajes caricaturescos de ojos grandes y bocas abiertas, lo que da cuenta de que los personajes pueden llegar a ser considerados distintivos por la oficina de registro de propiedad industrial. Ello, corrobora que la sociedad accionante no puede oponerse a que otros empresarios usen en sus empaques ese tipo de ilustraciones, a menos que contara con un derecho de propiedad industrial que le permitiera oponerse, pero ello correspondería a un proceso distinto al que aquí estamos conociendo. En cuanto al (iii) uso y ubicación de la expresión “gomitas” en el empaque, se encontró que en ocasiones las gomas “PLAY” o “PLAY BY TROLLI” utilizan la expresión “gomitas” en la parte superior del empaque, pero no siempre emplean dicha expresión. Lo anterior, debido a que algunos productos utilizan la expresión “nuevas gomitas” o “gomitas rellenas”.

Ahora, según el dictamen pericial, al indagar sobre el tipo de dulce que las personas consumen con frecuencia, el 73% mencionó la palabra “gomitas” y un 22% se refirió a “gomas”. Al indagar con los tenderos respecto de los dulces que se venden en sus tiendas, un 58% mencionó la palabra “gomitas” y el 75% indicó que la marca más vendida era “TRULULU”. Sin embargo, ello no da derecho a SÚPER DE ALIMENTOS para reivindicar una exclusividad sobre la expresión “gomitas” o sobre la posición en la que se ubica dentro de los empaques. Al respecto, se debe tener en cuenta que el dictamen pericial mostró que las personas, en su mayoría, denominan este tipo de productos como “gomas” o “gomitas” sin que, necesariamente, asocien tal expresión y su posición en el empaque a las gomas “TRULULU”. En adición, no se advierte razón alguna para determinar que la posición de la expresión antes referida resulte distintiva de “TRULULU”, a tal punto que el uso de una ubicación similar o igual por parte de otros empresarios pueda causar una impresión equivocada en los consumidores acerca del origen empresarial de las gomas. Además, la palabra “gomas” y su diminutivo deben estar disponibles para el uso de todos los empresarios, ya que es de carácter genérico y se refiere al producto en sí mismo. En relación con (iv) la eliminación de la marca “ALDOR” de los empaques, el despacho pudo establecer que el signo “ALDOR” no ha sido suprimido de los empaques y aparece al costado del

mismo, a pesar de que antes aparecía en la parte frontal. En lo referente al (v) uso de color magenta en la tapa del empaque que se denominó como “pote”, se estableció que el empaque de la sociedad accionada, en efecto, empleaba una tapa de color magenta. Ahora, de acuerdo con el dictamen pericial, cuando los tenderos fueron expuestos al “pote” en el que se comercializan las gomas “PLAY” sin marca, un 42% lo asoció a las gomas “TRULULU” y un 15% a las gomas “PLAY”. En ese mismo ejercicio, pero realizado con el “pote” sin marca de las gomas “TRULULU”, un 58% lo asoció a esa marca, mientras un 10% a las gomas “PLAY”. Sobre los resultados antes expuestos, se debe señalar que, aunque el empaque de gomas “PLAY” sin marca muestra una asociación del producto a un origen empresarial que no es al que le corresponde, eso no implica que exista un riesgo de confusión. Lo anterior, debido a que el dictamen da cuenta de lo que ocurriría si las gomas “PLAY” fueran comercializadas en un “pote” con tapa magenta sin marca, cuando en realidad dichos “potes” incluyen elementos que llevarían a descartar la confusión, como las expresiones distintivas “PLAY” o “PLAY BY TROLLI”. Así las cosas, teniendo en cuenta que los “potes” no se limitan a tener una tapa de color magenta, sino que además cuentan con elementos diferenciadores relevantes, no pude concluirse la existencia de confusión a partir de dicho aspecto. Respecto a las (vi) similitudes en los empaques de gomas en forma de gusano, el despacho

encontró que la sociedad demandada ha comercializado en el mercado unas gomas en forma de gusano, cuyo empaque es de color verde en el que aparece el nombre del producto en color magenta y unas ilustraciones de gusanos caricaturescos, al igual que la sociedad demandante. Ahora bien, en el dictamen pericial se indicó que cuando las personas encuestadas estuvieron expuestas al empaque de gomas en forma de gusano marca “TRULULU” y “PLAY”, el 72% señaló que ambos empaques se parecen. Lo anterior, debido a la forma de la letra, el color y el diseño del empaque. Sin embargo, se considera que las similitudes existentes entre los empaques no son suficientes para que se configure el acto desleal de confusión, pues dichos empaques cuentan con suficientes elementos diferenciadores que impiden ese efecto negativo, tales como un nombre diverso y las diferencias existentes entre los diseños de los gusanos. Ahora, de acuerdo con el dictamen pericial, el 37% de los encuestados señalaron que pensarían que ambos productos son fabricados por la misma compañía. No obstante, un alto porcentaje, esto es, el 59% indicaron que pensarían que son fabricados por compañías diferentes. Además, al consultar respecto del empaque de gusanos de goma de la sociedad demandada, pero sin la marca puesta en el empaque, un 23% lo asoció a “TRULULU”, mientras que solo un 11.4% lo asoció a “PLAY”. Sin embargo, dichos resultados no entregan convencimiento a este juzgador, ya que el dictamen se realizó sin mostrarles a los consumidores la marca del producto, cuando en la realidad del mercado, los usuarios tienen acceso a las gomas con las

marcas puestas en el empaque; elemento distintivo que, como ya se dijo, es determinante para generar identidad y distinción acerca de cuál empresario es el que está comercializando los productos. Por lo expuesto, en el presente asunto no se configuró el acto desleal de confusión, pues, en suma, a pesar de las similitudes existentes entre las gomas “PLAY” o “PLAY BY TROLLI” y “TRULULU”, lo cierto es que, estos productos no se comercializan en condiciones que puedan generar que los consumidores incurran en error acerca de su origen empresarial. ACTO DESLEAL DE EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA – Presupuestos para su configuración, no acreditación. Conforme al inciso 1 del artículo 15 de la Ley 256 de 1996, “se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.” A partir de la norma antes presentada, se establece que el contenido del acto desleal exige que exista un buen nombre o prestigio adquirido por otro agente del mercado frente al público en general, como resultado del esfuerzo que le otorga una posición destacada en el mercado. Además, se exige que, el sujeto pasivo de la acción emplee medios ilegítimos para adquirir una posición de privilegio en el mercado a costa del esfuerzo económico o intelectual de un tercero, su fama, reconocimiento y buen nombre. Aprovechando, de forma parasitaria, lo que dicho agente proyecta en el mercado, los valores que transmite, las simpatías que despierta y las afinidades que genera. Todo ello, con el fin de conquistar una clientela, incrementar su

participación en el mercado y vender a mejores precios. En este caso, la sociedad demandante indicó que la sociedad demandada ha adelantado una estrategia de aprovechamiento de su notoriedad tomando elementos gráficos de los empaques “TRULULU”, adaptándolos a sus diseños y buscando que los consumidores los asocien a la imagen que ya reconocen de “TRULULU”. Así pues, el despacho no tiene duda de la buena reputación de SÚPER DE ALIMENTOS derivada de la marca “TRULULU”, aspecto del que da cuenta el dictamen pericial y la Resolución 44041 que declaró notoria la marca “TRULULU” para el periodo comprendido entre enero de 2004 y agosto de 2011 y la Resolución 06454 que extendió dicho plazo hasta diciembre de 2013. No obstante, como ya se explicó, las adaptaciones realizadas a la imagen de las gomas “PLAY” o “PLAY BY TROLLI” no son reprochables, pues ALDOR ha mantenido su identidad, pese a algunas similitudes que puede tener con las gomas “TRULULU”, las cuales no dan cuenta de un apalancamiento en la imagen y reconocimiento de SÚPER DE ALIMENTOS, sino un aprovechamiento de su propia imagen, identidad y reputación. Ahora bien, el despacho echa de menos la prueba de un apalancamiento injustificado en la reputación de “TRULULU” que es lo que podría dar lugar a la configuración del acto desleal de explotación a la reputación ajena. En adición, lo cierto es que, a esta altura del análisis, el despacho pudo determinar que la sociedad demandada se ha valido de su propio reconocimiento sin afectar la esfera de

identidad o la buena reputación la sociedad a la sociedad demandante. Por lo que, se descarta la configuración del acto desleal de explotación de la reputación ajena.

ACTO DESLEAL DE VIOLACIÓN A LA CLÁUSULA GENERAL– No acreditación.

De acuerdo con el inciso 1 del artículo 7 de la Ley 256 de 1996, “quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial”. Así las cosas, el acto desleal de violación a la cláusula general tiene como función ser un principio informador y un elemento de interpretación de las normas prohibitivas de la deslealtad de la competencia. También, es una verdadera norma a partir de la cual se derivan deberes específicos que están destinados a abarcar conductas desleales que no puedan enmarcarse dentro de los tipos contemplados en los artículos 8 a 19 de la Ley 256 de 1996. En este caso, la sociedad demandante manifestó que la sociedad demandada adquirió la marca “TROLLI” mientras se encontraba en un proceso judicial en el que se le cuestionaba el uso de la marca “TRULY” confundible con “TROLLI”, lo cual constituyó un acto de mala fe por parte de la sociedad accionada. Frente a ello, se debe indicar que el comportamiento de la sociedad accionada no puede ser considerado como un acto de mala fe a la luz de la Ley de Competencia Desleal. Lo anterior, debido a que la sociedad accionada adquirió legítimamente los derechos derivados de la marca “TROLLI”, es decir, actuó dentro de lo que las normas de propiedad industrial le permite. Ahora, si fuera cierto que las expresiones “TROLLI” y “TRULY” eran confundibles, en todo caso,

la marca “TROLLI” se encuentra registrada y al ser un derecho de propiedad industrial es susceptible de ser transferido a la persona que determine su titular. Por lo expuesto, no se encuentra configurada la violación a la cláusula general de la Ley de Competencia Desleal y se negarán las pretensiones de la demanda.

Elaboró: LOS

Revisó: AMM