SIC - Sentencia Rad.18-143564 de 2021

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATORÍA SENTENCIAS IDENTIFICACIÓN No. de radicado: 18-143564

Fecha de la providencia: 5/02/2021

Tipo de proceso: Proceso por competencia desleal e infracción a derechos de propiedad industrial

Demandante(s): BR BEAUTY COSMETICOS COMERCIO IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA.

Demandado(s): M.V.H. INVERSIONES S.A.S.

Juez: Camila Andrea Medina Gómez

SÍNTESIS DEL CASO

HECHOS:

En la demanda se narraron los siguientes hechos:

1. La sociedad accionante, BR BEAUTY COSMETICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (en adelante “BR BEAUTY”), señaló que es una sociedad domiciliada en Sao Paulo

(Brasil), dedicada a la comercialización de productos capilares y que comercializaba en Colombia el producto identificado con la marca registrada “BRASIL CACAU”, bajo registro No. 443791.

2. La sociedad accionante manifestó, que la marca BRASIL CACAU se encontraba registrada para identificar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. La accionante narró, que entre los años 2014 y 2017 ambas partes del proceso sostuvieron relaciones comerciales con miras a que la sociedad accionada distribuyera el catálogo de productos capilares de la sociedad accionante en Colombia, entre el cual se encontraba el producto identificado con la marca BRASIL CACAU.

4. La activa indicó que tras la terminación antes referida, tuvo conocimiento de que la accionada M.H.V. INVERSIONES S.A.S. (en adelante “M.H.V.”) comenzó a comercializar un

producto capilar denominado “CACAU BRASILEIRO”.

5. Se expuso en la demanda, que la sociedad demandante envió a un tercero para que éste adquiriera una muestra de CACAU BRASILEIRO directamente de la sociedad demandada.

6. En la demanda se alegó, que el producto CACAU BRASILEIRO es publicitado mediante la página web y las redes sociales en Facebook e Instagram de M.H.V.

7. La sociedad accionante indicó haber realizado un estudio de mercado, mediante un focus group, con miras a determinar la confundibilidad entre BRASIL CACAU y CACAU BRASILEIRO.

Las conclusiones principales obtenidas por el mencionado estudio de mercado fueron las siguientes: a. El elemento más representativo para generar confusión entre los productos era la expresión “CACAU” b. 83% de los participantes del focus group manifestaron que BRASIL CACAU y CACAU BRASILEIRO eran una misma marca. c. La mayoría de los participantes del focus group entendieron que ambos productos correspondían a etapas de un mismo tratamiento.

8. La sociedad demandante afirmó que fueron infringidos sus derechos de propiedad industrial respecto de la marca BRASIL CACAU, mediante la comercialización de un producto de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza denominado “CACAU BRASILEIRO”.

En la demanda de reconvención se narraron los siguientes hechos:

1. La sociedad accionada indicó que era una compañía colombiana cuya actividad económica era el comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador, que comenzó su actividad comercial en el año 2009, y que entre el año 2009 y el año 2014 expandió sus operaciones comerciales y su catálogo de productos incorporando la

distribución de varias marcas.

2. M.H.V. adujo que originalmente se acercó a la sociedad accionante con miras a obtener derechos de distribución exclusiva sobre la marca “CADIVEU” en Colombia, pero la sociedad accionante no podía otorgar dichos derechos hasta que solucionara una disputa sobre la mencionada marca con un tercero.

3. En la demanda se narró que en el 2014, al haberse resuelto la referida disputa, BR BEAUTY otorgó los derechos exclusivos de distribución sobre la marca CADIVEU a la sociedad accionada, ante lo cual adelantó una fuerte estrategia comercial para mejorar el posicionamiento de CADIVEU en el mercado nacional.

4. La sociedad accionada señaló, que el 3 de noviembre de 2017 las relaciones comerciales entre las partes del proceso fueron terminadas unilateralmente por la accionante y que días después le informó que los derechos de distribución exclusivos sobre la marca CAVIDEU fueron otorgados a un tercero.

5. La pasiva indicó que tras la terminación de las relaciones comerciales entre las partes del proceso, la sociedad accionada decidió lanzar su propia línea de productos de alisado, per que durante sus relaciones comerciales con la accionante nunca importó ni distribuyó el

producto BRASIL CACAU en Colombia.

6. Se adujo en la demanda, que la accionante ha desarrollado una estrategia comercial consistente en registrar marcas carentes de distintividad, entre las cuales se encontraba BRASIL CACAU, con miras a excluir a otros competidores en el mercado, y que lo anterior constituye un abuso del derecho marcario, apropiando expresiones necesarias para la comercialización de productos que incorporan cacao brasileño.

PRETENSIONES:

BR BEAUTY solicitó las siguientes pretensiones:

1. Que se declare que la sociedad demandada M.V.H. INVERSIONES S.A.S., mediante el uso no autorizado del signo “CACAU BRASILEIRO” para identificar productos de la Clase 3 de la clasificación internacional de Niza, ha incurrido en infracción a los derechos de propiedad industrial sobre la marca nominativa “BRASIL CACAU”, para identificar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Marcas, de la cual es titular la demandante.

2. Que se ordene a la sociedad demandada M.V.H. INVERSIONES S.A.S., cesar el uso inmediato y definitivo del signo “CACAU BRASILEIRO”, para identificar productos de la Clase 3 de la clasificación internacional de Niza, por infringir el derecho de propiedad industrial sobre la marca nominativa “BRASIL CACAU”, para identificar productos de la clase 3 de la Clasificación internacional de Niza, de la cual es titular la demandante, bajo el apremio de las sanciones legales.

3. Que se ordene a la sociedad demandada M.V.H. INVERSIONES S.A.S., cesar en forma inmediata la comercialización de productos identificados con el signo “CACAU BRASILEIRO”, para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación internacional de Niza, por infringir el derecho de propiedad industria (sic) sobre la marca nominativa “BRASIL CACAU”, para identificar productos de la clase 3 de la clasificación internacional de Niza, de la cual es titular la demandante, bajo el apremio de las sanciones legales.”

4. Que se ordene a la sociedad demandada M.V.H. INVERSIONES S.A.S. que proceda con el retiro inmediato y definitivo, de los círculos comerciales, de los productos resultantes de la

infracción, incluyendo material promocional y publicitario, así como paginas web, avisos, material impreso o de publicidad, en los que aparezca el signo infractor (sic) “BRASIL CACAU”, o cualquier otro signo idéntico o similarmente confundible, para identificar productos de la Clase 3 de la clasificación internacional de Niza, que pueda infringir el derecho de propiedad industrial sobre la marca nominativa “BRASIL CACAU”, para identificar productos de la clase 3 de la clasificación internacional de Niza, de la cual es titular la demandante, bajo el apremio de las sanciones legales.”

5. De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 3° de la Ley 1648 de 2013 y el Decreto 2264 de fecha 11 de noviembre de 2014, proferido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, solicito al Despacho proceda a condenar a la sociedad M.V.H.

INVERSIONES S.A.S., al pago de perjuicios causados con ocasión de la infracción de la marca nominativa “BRASIL CACAU”, para identificar productos de la clase 3 de la clasificación internacional de Niza, de la cual es titular la demandante, bajo el apremio de las sanciones legales. Para efectos de la cuantía de los perjuicios pretendidos, solicito al Despacho tener en cuenta tanto los parámetros económicos como los criterios jurídicos establecidos en las normas anotadas, así como la mala fe de la parte demandada.

6. Que se condene a la demandada a pagar costas y agencias en derecho.

M.V.H. solicitó las siguientes pretensiones: “Primera Principal. Que se declare que BR BEAUTY incurrió en un acto de competencia desleal

complejo y compuesto, violatorio del artículo 7 de la Ley 256 de 1996, al registrar “BRASIL CACAU”, un signo carente de distintividad y necesario como marca, y haberlo utilizado para excluir a un competidor y sacarlo del mercado. Consecuencial Primera. Como consecuencia de la pretensión primera se le ordene a BR BEAUTY renunciar al signo “BRASIL CACAU” (nominativa) en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, con certificado de registro número 443791 y vigente hasta el 21 de marzo de 2022. Consecuencial Subsidiaria de la Consecuencial Primera. Que como consecuencia de la procedencia de la pretensión primera se prohíba a BR BEAUTY usar el signo “BRASIL CACAU” (nominativa) en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza para excluir competidores en el mercado de productos que contengan “BRASIL CACAU”. Consecuencial Tercera. Que se condene en costas y agencias en derecho a la sociedad demandada.” TEMAS IMPARCIALIDAD DEL TESTIGO - Valoración del testimonio. El artículo 211 del Código General del Proceso establece que cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad debido a: parentesco, dependencias personales u otras causas. Además, la tacha debe formularse con expresión de las razones en las que se funda. Sobre el valor probatorio de un testigo sospechoso, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que: "La ley no impide que se reciba la declaración de un testigo sospechoso, pero la razón y la

crítica del testimonio aconsejan que se le aprecie con mayor severidad, que al valorarla se someta a un tamiz más denso de aquel por el que deben pasar las declaraciones de personas libres de sospecha. Cuando existe un motivo de sospecha respecto del testigo se pone en duda que esté diciendo la verdad al declarar, se desconfía de su relato, o de que sus respuestas corresponden a la realizada de lo que ocurrió, se supone que en él pesa más su propio interés en determinado sentido, que prestar su colaboración a la justicia para esclarecer los hechos debatidos. EL valor probatorio de toda declaración de un testigo sospechoso, de antemano, se haya contrarrestado por la suposición de que sus afirmaciones sean no verídicas y, por consiguiente, por sí solas, jamás pueden producir certeza en el juez." En ese sentido, no existe obligación de resolver acerca de la sospecha, a diferencia de lo que sucede frente a la tacha por inhabilidad. En caso de sospecha, lo que se exige es un análisis con mayor rigurosidad del testimonio cuestionado o tachado con el fin de que el mismo se examine con una severidad un poco más amplia y en consideración de los motivos que generan desconfianza de quien ha formulado esa tacha. En el caso bajo estudio, los testimonios tachados fueron analizados con la rigurosidad que tanto la norma como la jurisprudencia exigen, lo cual no implica que se les haya restado valor probatorio alguno. LEGITIMACIÓN POR ACTIVA - Titularidad de la marca, acreditación. El artículo 238 de la Decisión Andina 486 de 2000 señala que: “El titular de un derecho

protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.” Para el presente caso se encuentra acreditada la legitimación por activa, ya que las pruebas allegadas al proceso dan cuenta de que la sociedad BR BEAUTY es titular de derechos de la marca “BRASIL CACAU”. EXPRESIONES EN IDIOMA EXTRANJERO - Tratamiento similar al que se da al idioma castellano. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 358-IP-2019, indica lo siguiente: "es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el principio de primacía de la realidad; en ese sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios, destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano." Así las cosas, para este despacho es claro que el consumidor medio relaciona la expresión “CACAU” con la palabra CACAO, por lo que el tratamiento que se le dará a la expresión para el análisis del caso será similar al que se le da en el idioma castellano. MARCA DÉBIL - Características, denominación genérica, expresiones de uso común, expresiones evocativas, “BRASIL CACAU” no es una marca débil. En relación con la presunta debilidad marcaria, relacionada por la accionada bajo el argumento

de que la marca "BRASIL CACAU" está compuesta por dos elementos carentes de distintividad, por considerar que el primero hace referencia al origen del producto y el segundo a uno de sus ingredientes, es necesario precisar lo que ha dicho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 138-IP-2004 donde dispuso lo siguiente: "todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trata. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común o si evoca una calidad del producto o servicio, el signo será débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades inapropiables en exclusiva." Así mismo, ha dispuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que: "se entiende por denominación genérica la que designa el género de los productos o servicios al que pertenece como una de sus especies. El producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio, la falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre el género de productos o servicios impide su registro. Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse en concreto según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de este y el nomenclador del que haga parte y es que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de productos, pero no en relación con otro. Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquiere significado propio y

fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca." En este caso particular, el despacho considera que al analizar la expresión “CACAU” frente a la cual es el producto de la demandante la respuesta no conlleva a señalar que sea cacao, lo cual no se ajusta a la realidad pues se trata de un tratamiento capilar. Por tanto, el signo “BRASIL CACAU” empleado para identificar producto de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, no puede considerarse como genérico. Ahora bien, se entiende como de uso común aquellos signos que incorporan vocablos que son comúnmente utilizados para la identificación de diferentes productos. En este sentido, será común que un signo utilice un vocablo que utilicen otros signos, registrados por otros titulares en la misma clase. En este caso, de conformidad con las pruebas allegadas y practicadas, no se encontró probado el uso común del vocablo ‘Cacao’ para denominar normalmente a los productos que tienen la finalidad de alisar el cabello. El último elemento por analizar es que evoca una cualidad del producto. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 17-IP-2003 que: "El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto. En efecto, informa al consumidor o al usuario exclusivamente acerca de la especie, calidad, cantidad, valor, destino, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. Para juzgar sobre si un producto es descriptivo procede a interrogarse entorno a cómo es el producto amparado por el signo que pretende registrarse, si la respuesta consiste en la designación del producto habrá lugar a establecer la naturaleza

descriptiva de la denominación." Al despacho preguntarse cómo es el producto comercializado bajo el signo “BRASIL CACAU”, la respuesta no conlleva a determinar una cualidad de este y tampoco a que se piense que se trata de un tratamiento capilar. Por lo anterior, al no cumplirse con los tres elementos estipulados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se concluye que la marca bajo análisis no puede considerarse como débil. DISTINTIVIDAD DEL SIGNO - Requisito de registrabilidad, no competencia de la SIC para su análisis en una acción de infracción a derechos de propiedad industrial. Es importante mencionar que en el marco de una acción por infracción a derechos de propiedad industrial, el objeto del debate no es si un signo es o no distintivo. Esto, puesto que la distintividad de las marcas es uno de los elementos de análisis en el procedimiento de registro surtido ante la autoridad competente, el cual es tan importante que su ausencia impide que se haga el registro conforme al literal b) del artículo 135 de la Decisión Andina 486 de 2000. En esa medida, si la Delegatura para la Protección de la Propiedad Industrial profiere una resolución concediendo derechos marcarios, mientras dicho acto administrativo se encuentre vigente, se debe entender que la marca registrada goza de distintividad, ya que de lo contrario el signo habría sido negado. Por otro lado, cuando se acude a una acción por infracción de derechos de propiedad industrial se parte de la base de que el demandante es el titular de un signo distintivo reconocido previamente y el debate se centra en el uso de este por parte de terceros sin la debida autorización, mas no en la distintividad. En consecuencia, este despacho no es competente para estudiar la distintividad de la marca

“BRASIL CACAU”.

LIMITES A LOS DERECHOS MARCARIOS - Uso de expresiones a título informativo/ EXCEPCIÓN DE MÉRITO “EL PRODUCTO DE LA DEMANDADA CUMPLE CON UNA

FUNCIÓN DE INFORMAR A LOS CONSUMIDORES ACERCA DEL ORIGEN DEL

INGREDIENTE PRINCIPAL DEL PRODUCTO”- No probada.

El artículo 157 de la Decisión Andina 486 de 2000 establece lo siguiente: “Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.” Ahora bien, contrario lo que se expuso, el despacho considera que no es cierto que la expresión “CACAU BRASILEIRO” se usa a título informativo. Esto, ya que la expresión se emplea a título de marca y no se limita a propósitos de identificación o de información del producto. Por lo tanto, esta excepción de mérito tampoco resulta probada. INFRACCIÓN A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - Literal d) Artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, configuración de la infracción/ COTEJO MARCARIO - Cotejo entre marcas denominativas y mixtas, existe similitud ortográfica y fonética.

Para realizar el análisis es importante considerar las reglas de cotejo marcario entre marcas denominativas y mixtas, siguiendo para ello lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 84-IP-2015 donde se estableció que, en la comparación entre signos nominativos y mixtos se debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Además, el Tribunal dispuso que: "En general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se reconozca prioridad al elemento gráfico teniendo en cuenta su tamaño, color, y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.” En el presente caso respecto del signo empleado por la demandada, el elemento predominante es el denominativo por ser el que genera mayor impacto y recordación en la mente del consumidor en atención a su fuerza expresiva y la posibilidad de pronunciación. Así, al aplicar las reglas acogidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de signos distintivos, esto es, analizando los signos en conjunto, de manera sucesiva, con énfasis en las semejanzas y con énfasis en el punto de vista del consumidor medio, se concluye que en el presente caso, sí existe similitud ortográfica y fonética entre los signos analizados y para identificar productos de la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. El despacho encuentra entonces, que efectivamente existe una infracción a derechos de

propiedad industrial y que se genera confusión a los consumidores a raíz de esta. PERJUICIOS - Concepto daño emergente, jurisprudencia, falta de prueba. Según en el artículo 1614 del Código Civil: “Entiéndase por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento.” Al respecto, el Consejo de Estado también se ha pronunciado en sentencia del 21 de abril de 2016, magistrado ponente William Hernández Gómez, Radicado 2002-52601, en donde ha indicado lo siguiente: "El daño emergente supone un menos cabo sufrido al patrimonio de la víctima, por su parte, el lucro cesante hace referencia a la ganancia que deja de percibirse". Así las cosas, se entiende que el daño emergente es un concepto derivado de aquellos gastos en los que ha tenido que incurrir la demandante con ocasión a la infracción por parte de la demandada. En este caso, no se evidenció si efectivamente la demandante sufrió una pérdida o tuvo que incurrir en un gasto con ocasión a la infracción efectuada por la demandada, pues la inversión en publicidad y en la protección de la propiedad industrial no fue probada en este proceso. En conclusión, la demandante no cumplió con su carga de probar la configuración del daño emergente ni de lucro cesante. En ese orden de ideas prosperarán las pretensiones relacionadas con la infracción a los derechos de propiedad industrial, pero no la de

reconocimiento de perjuicios.

ACTO DESLEAL DE VIOLACIÓN A LA PROHIBICIÓN GENERAL (DEMANDA DE RECONVENCIÓN) - No configuración de la conducta/ EXCEPCIÓN DE MÉRITO “EL

EJERCICIO LEGITIMO DEL DERECHO EXCLUSIVO DE UNA MARCA” - Probada.

Si las pretensiones y las manifestaciones de esta demanda de reconvención corresponden a un registro de una marca que carece de distintividad y que por tal motivo están incurriendo en actos de competencia desleal, como se mencionó anteriormente, no se considera que “BRASIL CACAU” sea una marca débil y tampoco carece de distintividad, razón por la cual el soporte sobre el cual se indica que se está ante el acto competencia desleal dispuesto en el artículo 7 la Ley de Competencia Desleal, para este despacho, queda sin sustento jurídico. Es por lo anterior que se encuentra probada la excepción denominada “el ejercicio legítimo del derecho exclusivo de una marca” y en ese orden de ideas según lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso, al encontrarse probada esa excepción que conduce a rechazar la pretensión me abstendré de examinar la restantes, toda vez que existe una sola pretensión principal. Es así como se concluye que no se considera que el demandado esté incurriendo en el acto desleal contemplado en el artículo 7 de la Ley de Competencia Desleal, razón por la cual será el negada la pretensión de la demanda en reconvención.

Elaboró: MTP