SIC - Sentencia Rad.18-198024 de 2019

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATORÍA SENTENCIAS IDENTIFICACIÓN No. de radicado: 18 - 198024

Fecha de la providencia: 22/10/2019

Tipo de proceso: Proceso por competencia desleal

Demandante(s): PREMIUM TRADING LTDA. Demandado(s): E-ZONE S.A.S.

Juez: Carolina Valderruten Ospina

SÍNTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. La sociedad demandante, PREMIUM TRADING LTDA. manifestó que se dedicaba a la compra, venta, importación, exportación, distribución y fabricación de todo tipo de mercancías.

2. La sociedad accionante indicó que, el 30 de noviembre de 2015 adquirió la licencia de uso de derechos de propiedad industrial de las marcas “DISNEY”, las cuales incluían derechos de explotación sobre las marcas figurativas de los personajes Mickey y Minnie Mouse con certificados No. 289655, 284225, 289658 y 284224, para fabricar y producir pines, zapatos tipo zueco EVA/PU, sandalias tipo EVA/PU con suela ergonómica con capellada y trabilla y sandalias con capellada completa tipo EVA/PU.

3. La parte demandante señaló que, en virtud del contrato de licencia antes referido, debía pagar un porcentaje por concepto de regalías sobre ventas, por concepto de garantías y realizar un aporte al fondo común de marketing.

4. La parte actora alegó que la sociedad accionada, E-ZONE S.A.S. era una persona jurídica con domicilio en Itagüí, Antioquia, cuyo objeto social era la fabricación de calzado.

5. La sociedad demandante manifestó que la sociedad demandada fabricaba y ofrecía en el mercado pines y calzado tipo EVA con diseños de los personajes Mickey y Minnie Mouse.

6. La sociedad accionante afirmó que, en los zapatos antes mencionados se hacía referencia a la sociedad E-ZONE S.A.S. y a la marca mixta “SUPER BUENO” con certificado de registro No. 413341, cuyo titular era el representante legal de la sociedad accionada.

7. La parte demandante alegó que los productos que comercializaba la sociedad demandada eran similares en diseño, gama cromática y estilo de la banda a los fabricados por la sociedad accionante.

8. La parte actora señaló que la sociedad accionada no contaba con licencia para usar las marcas “DISNEY”. De manera que, no pagaba canon alguno, regalía o derecho de explotación por usar las marcas figurativas de los personajes Mickey y Minnie Mouse.

9. La sociedad demandante indicó que la sociedad demandada no contaba con un establecimiento abierto al público, por lo que, anunciaba sus productos mediante su cuenta de Facebook y MERCADO LIBRE y, los ofrecía por un precio de $10.000 pesos para la línea infantil y $15.000 pesos para la línea de adultos.

PRETENSIONES: En la demanda se formularon las siguientes pretensiones: PRIMERA: Que se declare que las conductas perpetradas por E-ZONE S.A.S. configuraron los actos desleales de confusión, explotación a la reputación ajena y violación de normas.

SEGUNDA: Que se ordene a E-ZONE S.A.S. que, en forma definitiva e inmediata, cese el ejercicio de las conductas que constituyan actos de competencia desleal.

TERCERA: Que se ordene a E-ZONE S.A.S. la adopción de las medidas necesarias para evitar la

continuación o repetición de los actos de competencia desleal que se demandan.

CUARTA: Que se ordene a E-ZONE S.A.S. publicar la sentencia condenatoria en un medio de amplia circulación en Colombia, en sus redes sociales y demás medios en los que promocionó y publicitó los productos infractores.

QUINTA: Que se condene a E-ZONE S.A.S. al pago de los daños establecidos y cuantificados en el juramento estimatorio.

SEXTA: Que se condene a E-ZONE S.A.S. al pago de costas y agencias en derecho.

TEMAS ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL – Acreditación.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 256 de 1996: “Los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales. La finalidad concurrencial del acto se presume cuando éste, por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero.” Por su parte, el artículo 3 de la Ley de Competencia Desleal dispone que: “Esta Ley se le aplicará tanto a los comerciantes como a cualesquiera otros participantes en el mercado. La aplicación de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en el acto de competencia desleal.” De las normas expuestas, se determina que para verificar si los hechos atribuidos a la sociedad demandada pueden ser analizados bajo la óptica de la competencia desleal, se requiere establecer si tales supuestos tienen la aptitud o idoneidad para mantener o incrementar la

posición de un participante en el mercado. En el presente asunto, el despacho considera que es posible dar aplicación a la presunción consagrada en el artículo 2 de la Ley de Competencia Desleal, debido a que los hechos que PREMIUM TRADING LTDA. atribuyó a E-ZONE S.A.S. se revelan objetivamente idóneos para mantener o incrementar la participación en el mercado de la sociedad demandada. Lo anterior, debido a que los consumidores de la sociedad accionante se podrían desplazar hacia las prestaciones de la sociedad accionada, como consecuencia de una presunta falta de claridad respecto del origen empresarial de los productos comercializados con la imagen de Mickey y Minnie Mouse. Ahora, al analizar las pruebas que reposan en el expediente, esto es, el calzado, las fotografías y el interrogatorio de parte, el despacho pudo determinar que las partes participan en el mercado colombiano comercializando calzado, en especial, calzado tipo zueco. Así pues, el ámbito territorial se encuentra demostrado, ya que la comercialización antes mencionada se realiza en el mercado colombiano. NO CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA/ INASISTENCIA A LA AUDIENCIA INICIAL – Consecuencias procesales, artículos 97 y 372 del Código General del Proceso. En virtud de lo consagrado en el artículo 97 del Código General del Proceso en concoridancia con lo establecido en el artículo 372 de la misma norma, debido a la no contestación de la demandada y a que la sociedad accionada no justificó su inasistencia a la audiencia inicial, se tendrán por ciertos los siguientes hechos: (i) la sociedad accionante se dedica a la compra, venta, importación, exportación,

distribución y fabricación de todo tipo de mercancías; (ii) el 30 de noviembre de 2015, la sociedad demandante adquirió la licencia de uso de derechos de propiedad industrial de las marcas “DISNEY”, las cuales, incluían los derechos de explotación sobre las marcas figurativas de los personajes Mickey y Minnie Mouse para fabricar y producir pines, zapatos tipo zueco EVA/PU, sandalias tipo EVA/PU con suela ergonómica con capellada y trabilla y sandalias con capellada completa tipo EVA/PU; (iii) la sociedad accionante, en virtud del contrato de licencia, debe pagar un porcentaje por concepto de regalías sobre ventas, por concepto de garantías y un aporte al fondo común de marketing; (iv) la sociedad demandada es una persona jurídica con domicilio en Itagüí, Antioquia, cuyo objeto social es la fabricación de calzado; (v) la sociedad accionada ofrece en el mercado pines y calzado tipo EVA con diseños de Mickey y Minnie Mouse; (vi) la sociedad demandada no cuenta con licencia para usar las marcas “DISNEY”; (vii) la sociedad demandada ofrece los zapatos antes mencionados mediante la marca “SUPER BUENO” con certificado de registro No. 413341; (viii) en la parte inferior de los productos antes referidos se hace referencia a que fue fabricado por E-ZONE S.A.S. y en su constado cuentan con pines con la marca “SUPER BUENO”, la cual es empleada en la correa y en la parte inferior de la suela; (ix) la sociedad accionada comercializa sus productos a través de su cuenta de Facebook y MERCADO LIBRE, por un precio de $10.000 pesos para la línea infantil y $15.000 pesos para

la línea de adultos; (x) los productos que comercializa la sociedad demandada son similares en diseño, gama cromática y estilo de banda a los fabricados por la sociedad demandante; (xi) la sociedad accionada no tiene un establecimiento abierto al público y solo cuenta con una fábrica en la que produce sus productos. Ahora bien, la sociedad demandante manifestó que el despacho debía tener por cierto que la sociedad demandada competía en el mercado de manera desleal. Frente a ello, se debe aclarar que no se tendrá por cierto que la sociedad accionada compite de forma desleal, pues la calificación sobre la deslealtad de los hechos que se presumen como ciertos corresponde al juzgador, el cual determina si dichos hechos se ajustan o no a las conductas desleales alegadas. ACTO DESLEAL DE CONFUSIÓN – No configuración, jurisprudencia. Según el artículo 10 de la Ley 256 de 1996, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o los establecimientos ajenos. Así pues, con la tipificación del referido acto desleal, el legislador pretendió reprimir cualquier conducta que resultara idónea para provocar en los consumidores un error sobre la identidad de la empresa de la que provienen los productos o servicios que ellos adquieren en el mercado. En el caso bajo estudio, la sociedad demandante manifestó que la sociedad demandada fabricaba y ofrecía en el mercado pines y calzado tipo EVA con diseños de los personajes Mickey y Minnie Mouse. También, señaló que la sociedad accionada no contaba con licencia para usar las marcas “DISNEY”. En adición, la parte actora alegó que los productos que comercializaba la sociedad accionada

eran similares en diseño, gama cromática y estilo de banda a los fabricados por la sociedad accionante. Ahora, se debe indicar que el despacho se enfocará en el estudio de las prestaciones mercantiles de las partes, ya que ambas carecen de establecimiento de comercio abierto al público y se dedican a la fabricación y distribución de calzado. Así las cosas, para determinar si la sociedad demandada tuvo intención de crear confusión en el mercado entre sus zapatos y los fabricados por la sociedad demandante o si en realidad se materializó dicha confusión, no basta con analizar los signos de ambos productos con el objetivo de establecer si son idénticos o similares. Lo anterior, debido a que dicho análisis correspondería a un estudio desde la óptica de la propiedad industrial, más no de la competencia desleal, ya que la acción por infracción a derechos de propiedad y la acción por competencia desleal tutelan bienes jurídicos distintos y suponen la acreditación de supuestos de hecho diferentes. Al respecto, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio en sentencia del 16 de agosto de 2018 sostuvo que: “La utilización indebida de un signo distintivo no es suficiente, por sí misma, para configurar un acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, pues el bien (de propiedad industrial, se aclara) en sí mismo considerado no es objeto de un acto de competencia desleal, debiéndose entender que la conducta desleal se configura si el bien de propiedad industrial se usa “como medio o instrumento para lograr el efecto que la ley pretende reprimir (…) en materia de signos distintivos, estos constituyen el medio

para producir la confusión, que es el hecho que la norma pretende evitar; de donde se sigue, entonces, que el análisis que corresponde adelantar en los casos en que se trata de averiguar la existencia de un acto de competencia desleal fundado en la utilización indebida de signos distintivos, no puede estar limitado a establecer la mera infracción a un derecho de propiedad industrial, sino que debe encaminarse, entre otras cosas, a determinar si dicha utilización indebida genera un riesgo de confusión en el mercado.” (Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Sentencia de 16 de agosto de 2018. Radicado No. 16-23775). En el caso en concreto, para determinar si se configura o no el acto desleal de confusión, es necesario conocer: en qué consisten las prestaciones de las partes; cómo se dan a conocer en el mercado; qué productos venden; cuáles son sus precios; qué canales de comercialización emplean; la forma en la que los consumidores y demás participantes en el mercado las identifican; y la impresión que genera en los consumidores la prestación de cada una de las partes. Lo anterior, debido a que la confusión no se deriva del simple uso del signo distintivo, pues ese acto corresponde a otro supuesto normativo. Así pues, a partir de las pruebas aportadas, el despacho pudo establecer que ambas empresas, tanto la sociedad demandante como la sociedad demandada, se dedican a la misma prestación, esto es, la fabricación y distribución de zuecos tipo EVA. Ahora, respecto al precio de las prestaciones, el representante legal de la sociedad demandante manifestó que vendía zapatos por el valor de $13.000 pesos. En lo referente a la sociedad

demandada, conforme a la presunción de la no contestación de la demanda y la inasistencia a la audiencia inicial, se tiene que distribuye los zapatos a un valor de $10.000 pesos respecto de la línea infantil y $15.000 pesos al tratarse de la línea para adultos. En cuanto a la forma de comercialización de los productos, el representante legal de la sociedad accionante afirmó que la labor de comercialización se realizaba a través de una red logística de vendedores a nivel nacional, la cual se encontraba constituida por canales especializados como almacenes BATA, SPRING STEP, CENCOSUD, ALMACENES FALABELLA, entre otros. En lo referente a la forma en que se comercializan las prestaciones de E-ZONE S.A.S., a partir de la presunción derivada de la no contestación de la demanda y la inasistencia a la audiencia inicial, las imágenes en las que se visualiza la comercialización de los zapatos “SUPER BUENO” en MERCADO LIBRE y el certificado de existencia y representación legal, se tiene que a través de prueba indiciaria se puede atribuir el contenido de esas imágenes a la sociedad demandada. Lo anterior, teniendo en cuenta que la marca mixta “SUPER BUENO” se encuentra registrada a nombre de representante legal de la sociedad accionada y que dicha marca está impresa en los zapatos allegados como prueba. De tal manera que, el despacho infiere que E-ZONE S.A.S. emplea el signo “SUPER BUENO” para comercializar el calzado que fabrica. En adición, a partir de las imágenes de MERCADO LIBRE, el despacho establece que la sociedad demandada oferta sus productos a través de Internet. Por otro lado, en lo referente a la forma en que las partes identifican sus prestaciones en el

mercado, no se aportaron elementos de juicio con los que se pretendiera acreditar dicho aspecto, por lo que, el despacho desconoce cómo los consumidores, proveedores, distribuidores y demás participantes en el mercado identifican las prestaciones de las partes. En ese orden de ideas, se determina que la configuración del acto desleal de confusión no se encuentra acreditada, ya que en el expediente no reposan pruebas que demuestren cómo los participantes del mercado identifican las prestaciones de las partes y mucho menos que dichas prestaciones son identificadas por el uso de los personajes Mickey y Minnie Mouse o que sean conocidos como “ZUECOS DISNEY”, tal como lo expuso la sociedad accionante en el interrogatorio de parte. Ahora bien, el despacho debe indicar que la sociedad demandante no es la única autorizada para usar la imagen de Mickey y Minnie Mouse en los zapatos tipo zueco EVA, pues otras empresas como BATA, CROYDON y VÍA TROPICA tienen licencia para explotar la imagen de dichos personajes en calzado. Adicionalmente, la sociedad demandada identifica sus zapatos con la marca “SUPER BUENO” y aclara en el mismo producto que es fabricado por E-ZONE S.A.S., no por la sociedad demandante y tampoco hace uso de la imagen de Minnie y Mickey Mouse a título de marca. En adición, la parte actora no aportó prueba alguna con la que pretendiera acreditar que los consumidores al acudir al mercado a satisfacer la necesidad de comprar calzado infantil, lo hagan con el anhelo de adquirir unos zapatos elaborados por la sociedad demandante, la cual se identifica como una de las licenciatarias de DISNEY o al menos que guarda relación con Mickey y Minnie Mouse.

Por el contrario, el despacho pudo establecer que el consumidor acude al mercado a satisfacer su necesidad de adquirir zapatos en los que se emplee la imagen de Mickey y Minnie Mouse asociada a DISNEY, independientemente de la persona que los fabrica o distribuye, lo cual elimina el riesgo de confusión en este asunto. Lo anterior, debido a que no se demostró que los usuarios tuvieran conocimiento de los diferentes empresarios autorizados para usar la imagen de los referidos personajes en sus productos, que dicho conocimiento fuera determinante a la hora de adquirir un zapato tipo EVA o que conocieran los estándares de calidad impuestos por DISNEY a sus licenciatarios. Por lo expuesto, el despacho determina que en el presente caso no se configuró el acto desleal de confusión. ACTO DESLEAL DE EXPLOTACIÓN A LA REPUTACIÓN AJENA – No configuración, artículo 15 de la Ley 256 de 1996. El acto desleal de explotación de la reputación ajena contempla 2 supuestos, el primero de ellos se presenta cuando un empresario se aprovecha en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado, es decir, cuando un comerciante se aprovecha de la reputación de otro. El segundo supuesto sucede cuando se emplean signos distintivos ajenos. En el caso bajo estudio, el primer supuesto no se puede presentar, ya que Mickey y Minnie Mouse son unos personajes de ficción que no existen en la realidad, de manera que, no son comerciantes y por ende, no pueden gozar de una reputación comercial o industrial. Además, en el presente asunto no se está discutiendo que la sociedad accionada esté explotando la

reputación de DISNEY. Así las cosas, el despacho debe analizar la configuración del acto desleal de explotación a la reputación ajena a partir del segundo supuesto, esto es, el empleo de signos distintivos ajenos, sin autorización. Dicho supuesto, busca proteger al comerciante que se ha esforzado para posicionar sus signos distintivos en el mercado, como marcas, nombres comerciales o enseñas comerciales, de tal manera que, otros comerciantes no se apalanquen en el mercado realizado un uso indebido, no autorizado o parasitario de esos derechos de propiedad industrial o de la reputación que se ha ganado con ellos. En este caso, la parte actora señaló que la sociedad accionada fabricaba y ofrecía en el mercado pines y calzado tipo EVA con diseños de los personajes Mickey y Minnie Mouse y que no contaba con licencia para usar las marcas “DISNEY”. En ese orden de ideas, se debe verificar si la sociedad accionada empleó signos distintivos ajenos, cuyo titular no sea la sociedad demandada. Así pues, se encontró demostrado que DISNEY ENTERPRISE INC. es la propietaria de 4 marcas figurativas en las que se emplean imágenes de Mickey y Minnie Mouse. No obstante, el despacho se pregunta ¿el contrato de licencia que la sociedad demandante ostenta para emplear las marcas “DISNEY” es suficiente para sostener que a la parte actora le asiste un interés para reclamar por el uso no autorizado de los signos en los que se emplean las imágenes de Mickey y Minnie Mouse? Frente a ello, se debe indicar que el contrato de licencia fue celebrado entre THE WALT DISNEY COMPANY COLOMBIA S.A. y PREMIUM TRADING LTDA. y

no se observa que DISNEY ENTERPRISE INC. haya participado en dicho negocio jurídico, pese a ser titular de los signos que presuntamente la sociedad demandada usa sin autorización. Lo anterior, impide al despacho tener claridad respecto a qué habilita a la sociedad accionante para reclamar la protección de las marcas figurativas basadas en los personajes Mickey y Minnie Mouse. Ahora, es verdad que, en virtud de la falta de contestación de la demanda, se tuvo por cierto el hecho en el que se afirmó que, el 30 de junio de 2015 la sociedad demandante adquirió la licencia de uso de derechos de propiedad industrial de las marcas “DISNEY”, lo que incluía derechos de explotación sobre las marcas figurativas de los personajes Mickey y Minnie Mouse. Sin embargo, también es cierto que el despacho no puede desconocer el contenido del contrato aportado como prueba por la parte actora y que este da cuenta de que el contrato de licencia fue suscrito por una persona jurídica que no ostenta la titularidad de los signos distintivos antes referidos. En ese orden de ideas, el despacho no puede determinar si en realidad, a la sociedad demandante le asiste el interés para invocar el artículo 15 de la Ley 256 de 1996. Por lo que, la configuración del acto desleal de explotación de la reputación ajena no se encuentra acreditada. ACTO DESLEAL DE VIOLACIÓN DE NORMAS – No configuración/ CARGA DE LA PRUEBA – Artículo 167 del Código General del Proceso. De acuerdo con el artículo 18 de la Ley de Competencia Desleal, “se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica. La ventaja ha de ser significativa.”

Así las cosas, para la configuración del acto desleal de violación de normas se requiere: (i) la realización de una efectiva ventaja competitiva en el mercado, la cual debe ser significativa; y (ii) la acreditación de la vulneración de un norma diferente a las contempladas en la Ley 256 de 1996. En el presente asunto, la sociedad demandante manifestó que el acto desleal de violación de nomas se configuró, debido a que la sociedad demandada no pagaba canon alguno, regalía o derecho de explotación por usar las marcas figurativas de los personajes Mickey y Minnie Mouse, lo que se encontraba en detrimento de la sociedad accionante. No obstante, la parte actora omitió exponer al despacho en qué consistió la ventaja competitiva significativa que la sociedad accionada obtuvo al presuntamente desconocer el régimen de propiedad industrial, en concreto, el artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000. En adición, se desconoce si, el hecho de no pagar una licencia genera una ventaja competitiva significativa, pues el despacho no tiene conocimiento de la cantidad de zapatos que ha vendido la sociedad demandada, si sus ventas se incrementaron a raíz del uso de la imagen de los personajes Mickey y Minnie Mouse frente a los zapatos fabricados por otros comerciantes o los que la misma sociedad accionada había fabricado. Con lo expuesto, el despacho considera que la sociedad accionante no cumplió con la carga de la prueba que establece el artículo 167 del Código General del Proceso y que la demanda está sustentada en diversas afirmaciones que no fueron probadas al interior del proceso. Además, las atestaciones de las partes que favorezcan sus intereses carecen de importancia probatoria,

pues las partes no tienen la facultad de crear sus propias pruebas. Por todo lo anterior y ante la falta de acreditación de la configuración de los actos de competencia desleal, el despacho negará la totalidad de las pretensiones de la demanda.

Elaboró: LOS

Revisó: AMM