SIC - Sentencia Rad.20-162958 de 2022

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATORÍA SENTENCIAS IDENTIFICACIÓN No. de radicado: 20 - 162958

Fecha de la providencia: 21/01/22

Tipo de proceso: Proceso por competencia desleal e infracción a derechos de propiedad industrial

Demandante(s): ALIKLEAN S.A.S.

Demandado(s): SARA PAULINA LUENGAS BEDOYA

Juez: Edison Camilo Largo Marín

SÍNTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. La sociedad demandante, ALIKLEAN S.A.S. (en adelante “ALIKLEAN”), afirmó que era una compañía dedicada a la fabricación y comercialización de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, cosméticos, perfumes y preparados de tocador, entre otros.

2. La sociedad accionante indicó que era titular de la marca nominativa “ANYELUZ” para distinguir productos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, concretamente, preparaciones cosméticas para la piel y estructuras anexas, cabello y estructuras capilares.

Esto es, los siguientes productos:

PRODUCTO REGISTRO SANITARIO

Champú con cebolla Anyeluz NSOC71780-16CO Champú con Aloe Vera Anyeluz NSOC71780-16CO Acondicionador Anyeluz NSOC71780-15CO

3. ALIKLEAN señaló que mediante denuncias anónimas tuvo conocimiento de que la demandada, SARA PAULINA LUENGAS BEDOYA (en adelante “SARA LUENGAS”), comercializaba los productos antes mencionados, re-envasándolos y reemplazando sus etiquetas por otras e identificándolos bajo el signo “BENDITO LU”.

4. La sociedad demandante adujo que dicha comercialización se desarrollaba a través de las

redes sociales (Instagram “@alisado_reconstructivo_lu” y “@sarapaulinabedoya” y de Facebook “Paulina Lu Bedoya”), telefónicamente (3006955957 – 3223890395), correo electrónico (saradedoya87@gmail.com) y en la Calle 27 d sur # 27 b – 70, Unidad Entre Cumbres, Apartamento 502, Envigado – Antioquia.

5. ALIKLEAN sostuvo que, ante las denuncias, realizó una investigación en la cual logró determinar que la accionada hizo una compra al por mayor, el 12 de mayo de 2020, de los 3 productos referidos por la suma de $864.000 pesos.

6. La sociedad accionante afirmó que tuvo acceso a los productos comercializados por SARA LUENGAS y encontró que se trataba de los mismos que la sociedad demandada comercializaban bajo la marca “ANYELUZ”. Agregó, que la información usada por la demandada en las etiquetas referente a la composición, instrucciones de uso y el registro INVIMA, era idéntica a la que aparece en las etiquetas originales de ALIKLEAN.

7. La sociedad accionante señaló que no existe ni ha existido relación comercial con la demandada, tal como una licencia de marca o autorización alguna para el uso de sus botellas, etiquetas o Notificación Sanitaria Obligatoria.

8. ALIKLEAN indicó que el 3 de junio de 2020 envió una solicitud de cese y desistimiento, tanto a la dirección física como electrónica de SARA LUENGAS, pero no obtuvo ninguna respuesta.

9. La sociedad accionante señaló que el 17 de junio de 2020 se comunicó vía telefónica con la demandada y que ese mismo día SARA LUENGAS respondió, vía correo electrónico, que ya

había borrado las publicaciones de las redes sociales. 10.La sociedad demandante manifestó que si bien la señora SARA LUENGAS eliminó las piezas publicitarias de las que tenía conocimiento, no es posible asegurar que la comercialización de los productos haya cesado efectivamente.

PRETENSIONES: En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

1. Declarar que la demandada SARA LUENGAS ha incurrido, en relación con ALIKLEAN, en infracción marcaria con respecto al signo “ANYELUZ”, por configurarse la conducta descrita en el literal b del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000.

2. Declarar que la demandada SARA LUENGAS ha incurrido, en relación con ALIKLEAN, en los actos de competencia desleal de confusión, imitación, violación de normas e incumplimiento de la prohibición general, consagrados en la Ley 256 de 1996.

3. Ordenar a la demandada SARA LUENGAS el cese inmediato de los actos de infracción marcaria y de aquellos que constituyen la competencia desleal.

4. Ordenar a la demandada SARA LUENGAS el cese inmediato de la publicidad y comercialización, por cualquier medio, de los productos fabricados por ALIKLEAN.

5. Ordenar a la demandada SARA LUENGAS que se abstenga de continuar utilizando los registros sanitarios (INVIMA) cuyo titular es ALIKLEAN.

6. Ordenar a la demandada SARA LUENGAS que en el futuro se abstenga de publicitar y comercializar los productos fabricados por ALIKLEAN, bien sea reemplazando las etiquetas de su marca original “ANYELUZ” por las de “BENDITO LU” o cualquier otra, o re-envasando los

productos para identificarlos con la marca “BENDITO LU” o cualquier otra y de utilizar los registros sanitarios (INVIMA) cuyo titular es ALIKLEAN.

7. Ordenar el retiro del comercio de los productos resultantes de la infracción marcaria y los actos de competencia desleal y la destrucción de los ejemplares en poder de la accionada, incluyendo los envases, etiquetas, material publicitario tanto impreso como en internet y/o redes sociales u otros materiales, así como los materiales y medios que contienen la marca “ANYELUZ” por parte de la demandada SARA LUENGAS.

8. La pretensión decimocuarta fue subsanada el 24 de septiembre de 2020 en los siguientes términos: Condenar a la demandada SARA LUENGAS a pagar a título de indemnización por daño emergente y lucro cesante, a favor ALIKLEAN, la suma que el juez determine según lo previsto en el artículo 2 del Decreto 2264 de 2014 para la indemnización prestablecida.

9. Ordenar a la demandada la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas y a través de los mismos medios de comunicación que utilizó para realizar la infracción; así mismo, que realice una rectificación pública en donde admita que utilizó indebidamente la marca de ALIKLEAN. 10.Condenar en costas a la accionada.

TEMAS LEGITIMACIÓN POR ACTIVA – Acción por infracción a derechos de propiedad industrial, acreditación. Según el artículo 238 de la Decisión Andina 486 de 2000: “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra

cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción”. En el caso concreto, la titularidad de la accionante sobre la marca nominativa “ANYELUZ”, para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, se acreditó a través de la Resolución No. 84353 del 28 de octubre de 2015. Por lo tanto, se encuentra legitimada para emprender la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, por las causales señaladas en el artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000. No obstante, sobre los envases y la composición química de los productos comercializados la demandante no demostró poseer ningún derecho de propiedad industrial, por lo cual este despacho no se pronunciará y se negarán las pretensiones relacionadas con estos. INFRACCIÓN A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL – literal b) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000, configuración. El artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000 señala que: “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales está se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos”. En el caso bajo análisis se encuentra demostrado, a partir de las pruebas que obran en el

expediente -esto es, material fotográfico, registros de audio y video, los requerimientos allegados a la SARA LENGUAS y su respuesta dichos requerimiento, entre otrases posible afirmar que la demandada sustrajo de los envases de los productos comercializados las etiquetas de “ANYELUZ” y las cambió por otras con el signo “BENDITO LU” para hacerlos pasar como propios. Por tanto, es posible afirmar que SARA LENGUAS incurrió en la infracción descrita en el literal b del artículo 155 de la Decisión Andina de 2000 y, por tanto, la pretensión solicitada con fundamento en este punto está llamada a prosperar. Sin embargo, es necesario aclarar que la infracción reconocida en este caso es por la conducta de la demandada de sustraer las etiquetas de la marca “ANYELUZ”, mas no por el uso del signo

“BENDITO LU”.

ACTO DESLEAL DE CONFUSIÓN – Definición, no configuración/ACTO DESLEAL DE IMITACIÓN – Definición, presupuestos, no configuración. En cuanto al acto de confusión dispuesto en el artículo 10 de la Ley 256 de 1996, es de aclarar que esta conducta atenta específicamente contra el interés del consumidor consistente en garantizar su capacidad volitiva y decisoria a la hora de intervenir en el mercado, sin que para su configuración sea indispensable su efectiva materialización. Este acto se configura en los eventos en que se ejecuta, en dicho escenario y con fines concurrenciales, cualquier conducta que resulta idónea para provocar en los consumidores un error sobre la identidad de la empresa de la que proceden los productos o servicios. De esta manera, para su configuración basta con la existencia de un riesgo de confusión, esto es, de la

potencialidad real de la conducta en cuestión para confundir. Ahora, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 256 de 1996, se resalta una regla según la cual la imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales dentro del mercado es una práctica permitida y no reprochable per se, siempre y cuando la creación empresarial no se encuentre amparada por un derecho de exclusiva. De modo que la conducta imitativa en cuestión se hace sujeto de desvalor únicamente por excepción, bajo los supuestos que la misma norma consagra; a saber, i) por la existencia de un derecho de exclusiva, y ii) por las 2 excepciones allí contempladas, las cuales prohíben la imitación que genera confusión sobre el origen empresarial de las prestaciones y aquella que conforme un indebido aprovechamiento de la reputación ajena. Por lo anterior, al momento de analizar el comportamiento de un comerciante bajo la norma señalada, no es suficiente que se constate que efectivamente se imitaron las prestaciones mercantiles o las iniciativas empresariales de otro competidor, pues además, es necesario que con ocasión de esa imitación se haya causado confusión sobre la procedencia empresarial de la prestación, o que esa conducta configure un aprovechamiento indebido de la reputación ajena; ya que solamente en esa medida la imitación puede ser calificada como desleal. Ahora bien, se debe aclarar que, no toda prestación tiene vocación de ser el punto de partida para el análisis del acto desleal de imitación, en tanto que para que una prestación tenga dicha vocación, debe caracterizarse por identificar al empresario en el mercado y singularizarlo. Debe

ser tal, que lo diferencia de los demás competidores, tener un mérito competitivo que lo diferencie de las demás prestaciones de la misma naturaleza que normalmente se encuentran en el mercado. Así, lo que eventualmente persigue el infractor es hacerle pensar al consumidor que está comprando el producto que usualmente fabrica el titular de dicho producto. Bajo ese criterio, es claro que en el presente caso no se configuraron los actos desleales de confusión o imitación pues, como la misma parte accionante argumentó y quedó soportado, la conducta de la demandada está dirigida a sustraer la información que identifica los productos con la demandante, con el fin de que el consumidor final asumiera que se trata de un tercero distinto al que fabrica y comercializa los productos. ACTO DESLEAL DE VIOLACIÓN DE NORMAS – No configuración. El artículo 18 de la Ley 256 de 1996 señala que: “Se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica. La ventaja ha de ser significativa.” De esto se sigue, que la configuración del acto desleal en comento reclama la concurrencia de los siguientes elementos: i) infracción de una norma diferente a las contempladas en la Ley 256 de 1996, ii) la efectiva realización en el mercado de la ventaja competitiva como consecuencia de la vulneración, y iii) que dicha ventaja resulte significativa. Conforme a lo anterior, es posible colegir que no es cualquier tipo de norma vulnerada la que tipifica la conducta, sino aquella que regula el comportamiento concurrencial de los competidores, permitiendo un escenario jurídico en igualdad de condiciones. Para ese propósito resulta ineludible precisar la norma que se considera violada, probar su infracción y

acreditar que con ocasión de esa vulneración el participante en el mercado tuvo un provecho. En el caso bajo estudio, la sociedad demandante no fue precisa en señalar cuáles artículos de la Decisión Andina 486 de 2000, del Decreto 219 de 1998 y de la Ley 599 del 2000 fueron violados, como tampoco se allegó prueba de la ventaja significativa de la presunta violación. Como para que este acto desleal se configure tienen que probarse los tres requisitos mencionados, el acto desleal de violación de normas no se encuentra probado.

ACTO DESLEAL DE VIOLACIÓN A LA PROHIBICIÓN GENERAL DE LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL – No configuración.

La llamada cláusula general de la competencia desleal prevista en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996, si bien tiene como función ser un principio informador y un elemento de interpretación de las normas prohibitivas de la deslealtad de la competencia, es una norma a partir de la cual se derivan deberes específicos que están destinados a abarcar conductas desleales que no puedan enmarcarse dentro de los tipos contemplados en los artículo 8 a 19 de la Ley 256 de

1996. De dicha circunstancia se deriva que, si los comportamientos aducidos como desleales son susceptibles de análisis bajo los tipos específicos, no puede llevarse a cabo un nuevo análisis mediante la aplicación del artículo 7, y mucho menos si aquellos no fueron probados a lo largo del proceso.

Así las cosas, advierte el despacho que ALIKLEAN alegó la configuración de los actos desleales de confusión, imitación y violación de normas y, de este modo, no puede considerarse que al

mismo tiempo la demandada haya incurrido en lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 256 de

1996. Lo anterior, ya que este artículo solo se puede infringir cuando la conducta, siendo desleal en el ámbito comercial, no encaja dentro de los artículos 8 al 19 de la ley en mención.

Razón por la cual, no es posible tener por probada la violación a la cláusula general.

INDEMNIZACIONES PREESTABLECIDAS EN PROPIEDAD INDUSTRIAL – Decreto 2264 de

2014. Es necesario aclarar que, quien se acoge al régimen de indemnización preestablecida no tiene que probar la cuantía del daño causado por la infracción, sino que su tasación estará determinada por el juez que estudia el caso. No obstante, este sistema únicamente libera de la carga de la prueba de la cuantía del daño, mas no de la existencia del mismo, cuya carga sigue estando en cabeza de la demandante. En el presente caso, el daño emergente y el lucro cesante aducidos por la sociedad demandante no están probados, pues, aunque esté soportado que SARA LUENGAS cometió una infracción contra la marca “ANYELUZ”, no hay evidencia fehaciente que demuestre que la referida infracción produjo un daño a la accionante. Por lo tanto, las pretensiones indemnizatorias no pueden ser reconocidas.

Elaboró: DMPS

Revisó: AMM