SIC - Sentencia Rad.20-457965 de 2021

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATORÍA SENTENCIAS IDENTIFICACIÓN No. de radicado: 20-457965

Fecha de la providencia: 9/11/21

Tipo de proceso: Proceso por infracción a derechos de propiedad industrial y competencia desleal

Demandante(s): CROCKING S.A.S.

Demandado(s): JHON RUBÉN HENAO QUEVEDO

Juez: Edison Camilo Largo Marín

SÍNTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. La sociedad demandante, CROCKING S.A.S., adujo que era titular de la marca mixta “CKCROCKING”, registrada para la identificación de productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, según la Resolución 24720 del 28 de mayo de 2020, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. La sociedad demandante manifestó que el demandado, JHON RUBÉN HENAO QUEVEDO, decidió realizar el lanzamiento de patacones y tostones bajo la marca “MONKEY CRUNCH”.

3. La sociedad demandante argumentó que el demandado utilizó una presentación comercial que infringía los derechos de propiedad industrial de titularidad de la sociedad demandante, por lo que se configuraron las infracciones marcarias previstas en los literales a) y d) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000.

4. Sumado a lo anterior, la sociedad demandante adicionó que la conducta del demandado configuró el acto desleal de confusión, explotación de la reputación ajena y violación de normas.

PRETENSIONES: En la demanda se formularon las siguientes pretensiones: “PRIMERA: Que se declare que JHON RUBEN HENAO QUEVEDO ha realizado los actos de

competencia desleal a que se refieren los artículos 10, 15 y 18 de la Ley 256 de 1996.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior pretensión se le ordene a JHON RUBEN HENAO QUEVEDO abstenerse de continuar realizando las conductas constitutivas de competencia desleal a que se refiere la presente demanda.

TERCERA: Que se declare que JHON RUBEN HENAO QUEVEDO ha realizado los actos de infracción marcaria a que se refieren los literales a) y e) del artículo 155 de la Decisión 486 de la

CAN.

CUARTA: Que como consecuencia de la anterior pretensión se le ordene a JHON RUBEN HENAO QUEVEDO abstenerse de continuar realizando las conductas constitutivas de infracción marcaria y en consecuencia ordenar: (i) la remoción del mercado de los patacones y tostones comercializados bajo la marca MONKEY CRUNCH, (ii) la remoción y destrucción de los empaques y del material promocional de la marca MONKEY CRUNCH , (iii) la sacada del aire de la publicidad online de la marca MONKEY CRUNCH que repose en páginas web y en todas las redes sociales.

QUINTA: Que se condene a JHON RUBEN HENAO QUEVEDO a indemnizar los perjuicios causados a mi representada de conformidad con lo señalado en el capítulo de juramento estimatorio de la presente demanda, por concepto de daño emergente, de lucro cesante, y de los beneficios obtenidos por el uso de la marca MONKEY CRUNCH .

SEXTA: Que se condene a la parte demandada a pagar las costas y agencias en derecho, incluyendo la suma correspondiente a la caución ordenada por el Despacho para el decreto de

las medidas cautelares en contra de JHON RUBEN HENAO QUEVEDO y prestada por CROCKING S.A.S. para hacer efectivas las medidas cautelares decretadas en el presente proceso”. TEMAS LEGITIMACIÓN POR ACTIVA - Acreditación. De conformidad con el artículo 238 de la Decisión Andina 486 del 2000: “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho”. En el caso concreto, la legitimación de la sociedad demandante se acreditó a través de la demanda y contestación, así como con el interrogatorio de parte del representante legal de la parte actora en el cual reconoció la titularidad del demandante sobre la marca mixta “CKCROCKING”. Así las cosas, está probado que CROCKING S.A.S. es titular de la marca aludida, por lo que se encuentra legitimada para iniciar la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial al tenor de lo dispuesto en el artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000. Es de resaltar que, respecto del empaque y las características que lo acompañan, la sociedad accionante no aportó prueba alguna que demuestre la titularidad sobre el diseño, por lo que la accionante sólo está legitimada respecto de la marca mixta “CKCROCKING”. INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - Literales a) y d) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 del 2000, jurisprudencia, no configuración / EXCEPCIÓN DE

MÉRITO “AUSENCIA DE INFRACCIÓN MARCARIA” - No probada.

Según lo señalado por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 28 de junio

del 2017 (M.P. Ariel Salazar Ramírez): “La valoración del significado de la prueba es un proceso hermenéutico, pues consiste en interpretar la información suministrada por el medio de prueba a la luz del contexto dado por las reglas de la experiencia, las teorías e hipótesis científicas y los postulados de la técnica. Para realizar tal labor el juez debe constatar la consistencia del contenido de la prueba, es decir, su adecuación o correspondencia con la realidad mediante el análisis de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos a partir de las cuales se infiere la coherencia del relato, es decir, su ausencia de contradicciones y su mérito objetivo”. El despacho encuentra pertinente traer a colación el apartado jurisprudencial comoquiera que una vez analizados los elementos de juicio, es pertinente desestimar las pretensiones correspondientes a la infracción marcaria alegada por la sociedad accionante toda vez que no se evidenciaron elementos de prueba suficientes para establecer que la parte accionada incurrió en la infracción indicada por la demandante. Lo dicho por este despacho encuentra sustento en que una vez realizada la comparación entre el signo “MONKEY CRUNCH”, utilizado por el demandado, y la marca “CKCROCKING” de titularidad de la sociedad accionante, a la luz de los parámetros establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (procesos 56 IP de 2013 y 26 IP de 1998), es claro que el elemento preponderante y de mayor recordación para el consumidor por su disposición en ambos signos es el nominativo, dado que es el que al momento de ser adquirido posee mayor

relevancia por la fuerza expresiva de las palabras que lo identifican. Así pues, el cotejo se realizará respecto del elemento denominativo, para evaluar la existencia de similitud ortográfica, fonética o conceptual, análisis que se realizará según las reglas establecidas para tal fin respecto de las marcas nominativas, esto es, analizando lo signos: 1) en conjunto; 2) de forma sucesiva y no simultánea; 3) con énfasis en las semejanzas y 4) desde el punto de vista de un consumidor medio y teniendo en cuenta la naturaleza de los productos. En consecuencia, el signo de la sociedad accionante que contiene la expresión “CROKING” cuenta con 8 letras, mientras que el signo presuntamente infractor se compone de dos palabras: “MONKEY CRUSH”, que cuentan con 12 letras. Así, ortográficamente son disímiles pues presentan sendas diferencias en la forma en la que se encuentran escritos y en la combinación de las respectivas vocales y consonantes que las conforman. De igual manera, en la relación con el elemento fonético, es de manifestar que existen diferencias insuperables que se derivan a partir de que la marca registrada se compone de una palabra y que el presunto signo infractor está contenido en dos palabras con una diferente combinación de letras. Ahora bien, pese a que ambos signos poseen la figura de un gorila, en cada uno de ellos se simulan diferentes trazos y posiciones de acción disímiles, que parte de las gráficas mismas, es claro que estos elementos no revisten de la suficiente distintividad de cara a los signos confrontados, ya que el elemento preponderante es el nominativo. De esta manera, al no

encontrar similitud entre los signos, se encuentra probada la excepción de mérito denominada “ausencia de infracción marcaria”. ACTO DESLEAL DE CONFUSIÓN - Artículo 10 de la Ley 256 de 1996, no configuración. El acto desleal de confusión se encuentra dispuesto en el artículo 10 de la Ley 256 de 1996 y es de aclarar, en primer lugar, que esta conducta “atenta, específicamente, contra el interés del consumidor consistente en garantizar la capacidad volitiva y decisoria a la hora de intervenir en el mercado y elegir los productos que se le ofrecen sin que para esa configuración sea indispensable la efectiva materialización y se configura en los eventos en que se ejecuta en dicho escenario y con fines concurrenciales, cualquier conducta que resulta idónea para provocar en los consumidores un error sobre la identidad de la empresa de la que proceden los productos o servicios” (Barona, Silvia. Competencia desleal. Tutela jurisdiccional especialmente en proceso civil y extrajudicial. Tirant lo Blanch, 2008). Así las cosas, si bien la demandante refirió que diversas personas habían manifestado sentirse confundidas respecto del origen del producto comercializado por las partes del proceso, esto es, plátanos empaquetados, no se allegó ninguna prueba que soportara el dicho del representante legal de dicho extremo procesal, por lo cual no se encuentra sustento respecto del acto de confusión. ACTO DESLEAL DE EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA - Artículo 15 de la Ley 256 de 1996, no configuración. El acto desleal de explotación de la reputación ajena se encuentra regulado por el artículo 15 de la Ley 256 de 1996, en el cual se señala lo siguiente: “Se considera desleal el aprovechamiento

en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado”. Del acto desleal objeto de estudio, al ser entendido como un ejercicio de la competencia parasitaria en el cual un agente del mercado pretende usufructuar las ventajas de la reputación que otro ha forjado con su trayectoria, obteniendo un reconocimiento público, aprovechándose del esfuerzo ajeno y disfrutando injustificadamente de los logros y prestigio conseguido por otro, se deduce que su configuración se supedita a la configuración de un lado, de que la actora tiene determinada reputación mercantil susceptible del aprovechamiento por la demandada, y del otro, que la pasiva se valió de ella para posesionarse ante el público. Así las cosas, es de señalar que la parte actora no allegó alguna prueba que demuestre la existencia de reputación o reconocimiento en el mercado colombiano. Es de aclarar que la declaración de renta allegada al expediente únicamente prueba que existieron unos activos o pasivos pero ello no puede significar que este despacho le de un valor probatorio que vaya más allá de lo que se refleja en dicho documento, con lo que estaría soportado el no reconocimiento del acto desleal de explotación de la reputación ajena. ACTO DESLEAL DE VIOLACIÓN DE NORMAS - Artículo 18 de la Ley 256 de 1996, no configuración. De conformidad con el artículo 18 de la Ley 256 de 1996 se considera desleal: “Se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica. La ventaja ha de ser significativa”.

De lo anterior se sigue que la configuración de la conducta desleal en comento reclama la concurrencia de los siguientes elementos: 1) la infracción de una norma diferente a la contemplada en la Ley 256 de 1996; 2) la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva como consecuencia de la anotada vulneración y 3) que resulte significativa. Cabe aclarar que para que se configure el acto desleal de violación de normas se exige que se verifique la trasgresión de una norma jurídica de derecho positivo, esto es, en el sentido abstracto de la ley en tanto este tipo de conducta desleal pretende garantizar el correcto funcionamiento del mercado y no preservar el cumplimiento de todo el ordenamiento jurídico, (García, Rafael. Texto Ley de competencia desleal. Thomson Aranzadi, 2008). Así las cosas, tal y como ha sostenido este despacho en anteriores oportunidades, es preciso prever la vulneración de una disposición vigente y desde luego aplicable a la actividad que involucra las partes (Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia 28 del 2010). Conforme a lo anterior es posible colegir que no es cualquier tipo de norma vulnerada la que tipifica la conducta que ahora se estudia sino aquellas que regulan el comportamiento concurrencial de los competidores permitiendo un escenario jurídico en igualdad de condiciones. Ahora bien, para este propósito resulta ineludible precisar la norma que se consideró violada, probar la infracción y acreditar que con ocasión de esa vulneración el participante en el mercado obtuvo un provecho. De acuerdo con lo sostenido, este despacho no encuentra

soporte de las alegaciones esgrimidas por la accionante ya que no se encontró violación a la Decisión Andina 486 del 2000, como tampoco se probó una ventaja competitiva del demandado. Por lo anterior, las pretensiones serán desestimadas y no pueden considerarse superadas por las meras afirmaciones de la solicitante.

Elaboró: JRLP