SIC - Sentencia Rad.21-223476 de 2022

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATORÍA SENTENCIAS IDENTIFICACIÓN No. de radicado: 21 - 223476

Fecha de la providencia: 29/03/2022

Tipo de proceso: Proceso por competencia desleal

Demandante(s): TECNOQUÍMICAS S.A.

Demandado(s): ACTELION PHARMACEUTICALS LTD.

Juez: Juan David González Palma

SÍNTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. TECNOQUÍMICAS S.A. (en adelante TECNOQUÍMICAS) manifestó que el 18 de agosto de 2020 recibió de parte de ACTELION PHARMACEUTICALS LTD. (en adelante ACTELION) una comunicación en la que le informaba, entre otras cosas, que: “Mediante la Resolución Nº 36587 del 15 de junio 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a ACTELION una patente para la solicitud Nº 08-025.163, que reivindica una formulación que contiene MACITENTAN. La patente cuenta con el certificado Nº 2072 y se encuentra vigente hasta el 11 de septiembre de 2026, también conocida como -PatenteNº 2072”.”

2. Adicionalmente, TECNOQUÍMICAS adujo que en la anterior comunicación, ACTELION le manifestó que había tenido conocimiento de que TECNOQUÍMICAS había importado MACITENTAN a Colombia, por lo que, buscaba llegar a un acuerdo donde TECNOQUÍMICAS se comprometiera a no infringir los derechos de la patente de ACTELION hasta el 12 de septiembre de 2026.

3. En este sentido, TECNOQUÍMICAS respondió al anterior comunicado el 2 de septiembre de 2020, manifestando que la comunicación era intimidatoria y además contenía una serie de amenazas, las cuales no se encontraban fundadas, toda vez que, los derechos que tenía ACTELION no poseían los alcances que le pretendía dar. En tal sentido, solicitaba que ACTELION cesara los actos intimidatorios, que a su criterio tenían como finalidad restringir la libre competencia.

4. Así las cosas, TECNOQUÍMICAS afirmó que el 15 de abril de 2021, ACTELION le remitió una nueva comunicación en la que le reiteraba los derechos sobre la patente Nº 2072 y agregó que, tuvo conocimiento de que TECNOQUÍMICAS presentó dos solicitudes de registro sanitario en la modalidad de fabricación y venta para productos farmacéuticos que contienen MACITENTAN, las cuales son: (i) la solicitud radicada el 15 de febrero de 2021, bajo el expediente No. 20197193 y; (ii) la solicitud presentada el 9 de abril de 2021, bajo el expediente Nº 20200322.

5. Expresó TECNOQUÍMICAS que ACTELION agregó en la anterior respuesta que, el artículo 52 de la Decisión Andina 486 de 2020, le permite al titular de una patente impedir a terceras personas vender, usar, fabricar e importar el producto patentado, por lo que, reiteraba su ánimo de llegar a un acuerdo amistoso donde TECNOQUÍMICAS se obligara a no lanzar, ni comercializar de ninguna manera productos que tuvieran MACITENTAN, antes del 12 de

septiembre de 2026.

6. Adicionalmente, TECNOQUÍMICAS adujo que no había vulnerado la protección de datos de prueba establecidos por el Decreto 2085 de 2002, que estuvo en cabeza de la sociedad ACTELION hasta el 23 de noviembre de 2020, para el principio activo MACITENTAN.

7. TECNOQUÍMICAS afirmó que sí presentó las dos solicitudes de registro sanitario ante el INVIMA, pero que previo a las comunicaciones remitidas por ACTELION, había contratado varios peritos porque su intención siempre fue respetar los derechos de propiedad intelectual de terceros.

8. Al respecto, TECNOQUÍMICAS adujo que en uno de los dictámenes se concluyó que: “La composición farmacéutica de MACITENTAN micronizado de la empresa Fabricante TECNOQUÍMICAS S.A., es diferente a la composición farmacéutica de MACITENTAN patentada en Colombia, con certificado N° 2072, por parte de la empresa ACTELION

PHARMACEUTICALS LTD”.

9. En síntesis, TECNOQUÍMICAS solicitó que se declarará la comisión del acto desleal de violación a la cláusula de prohibición general, ya que las actuaciones de ACTELION, en particular, las reclamaciones y peticiones formuladas a TECNOQUÍMICAS constituyen actos de presión, intimidación y acoso que quebrantan el postulado de la buena fe comercial. 10.Además, agregó TECNOQUÍMICAS que con dichas comunicaciones, ACTELION pretendía que la sociedad demandante se abstuviera de participar en el mercado. 11.Por su parte, ACTELION en la contestación de la demanda formuló las siguientes

excepciones: - Los hechos que fundamentan la demanda no constituyen ni configuran actos de competencia desleal. - Ausencia del factor objetivo de aplicación de la Ley 256 de 1996. - Ausencia de elementos para dar aplicación al artículo 7 de la Ley 256 de 1996. - Las comunicaciones remitidas por ACTELION forman parte del ejercicio legítimo de los derechos conferidos a favor del titular de una patente. - TECNOQUÍMICAS inició una acción por competencia desleal infundada y con el propósito de anular el normal ejercicio de un derecho de patente. - TECNOQUÍMICAS inició una acción por competencia desleal infundada y con el propósito de defenderse de una demanda inexistente por infracción a derechos de propiedad industrial. - Excepción genérica.

PRETENSIONES: En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

1. En la demanda subsanada el 17 de junio de 2021, la pretensión primera se presentó en los siguientes términos: Que se declare que las conductas realizadas por ACTELION PHARMACEUTICALS LTD. configuraron el acto de competencia desleal de violación a la cláusula de prohibición general, regulado en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996.

2. Que se ordene a la sociedad ACTELION PHARMACEUTICALS LTD., así como a todas las personas que actúen bajo sus directrices o instrucciones, acatar el principio de la buena fe comercial y abstenerse de hacer reclamaciones desleales, mentirosas y deshonestas en contra de TECNOQUÍMICAS S.A.

3. Que se condene a ACTELION PHARMACEUTICALS LTD. al pago de las costas y agencias en

derecho que se causen en el presente litigio. TEMAS

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA - Acreditación.

De conformidad con el artículo 21 de la Ley 256 de 1996, se encuentra legitimado para presentar la demanda de competencia desleal, “cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal”. En esa medida, encuentra el despacho que la legitimación de TECNOQUÍMICAS se encuentra demostrada en el presente asunto. Lo anterior, ya que TECNOQUÍMICAS participa en el mercado colombiano mediante la fabricación, importación y comercialización de productos farmacéuticos, tal como se puede corroborar con el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la parte demandante, quien declaró sobre la actividad económica que desarrollaba dicha sociedad. Asimismo, este aspecto está probado con el documento remitido por la parte demandada el 18 de agosto de 2020, donde se evidencia que la parte demandante participa en el mercado a través de la importación de MACITENTAN hacia Colombia y, finalmente, con la respuesta del 2 de septiembre de 2020 emitida por TECNOQUÍMICAS, en el que se hace referencia a su actividad económica en el mercado. ÁMBITO OBJETIVO DE APLICACIÓN DE LA LEY 256 DE 1996 – No acreditación, ausencia de una finalidad concurrencial/ EXCEPCIÓN: “AUSENCIA DEL FACTOR OBJETIVO DE APLICACIÓN DE LA LEY 256 DE 1996” – Prosperidad. El artículo 2 de la Ley 256 de 1996 dispone que: “los comportamientos previstos en esta ley

tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales. La finalidad concurrencial del acto se presume cuando éste, por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero”. Sobre el particular, debe recordar el despacho que la finalidad concurrencial aludida en el artículo 2 de la Ley 256 de 1996, existe cuando el acto es idóneo para mantener o incrementar la posición en el mercado de quien lo realiza o de un tercero. Lo anterior, ya que busca la afirmación y posicionamiento en el mercado de la posición propia o ajena, o la debilitación o destrucción de la posición de otro competidor. Análisis en el que, el criterio preponderante estriba en la actitud o idoneidad que la conducta objeto de valoración tenga para alcanzar los efectos que con ella se persiguen. Vale decir que la actuación desplegada por quien realizó la conducta debe ser de tal magnitud, que no queden dudas acerca de su intención de robustecer o aumentar el lugar propio o ajeno en el mercado, siempre, en deterioro de otro que normalmente es quién demanda. Con base en este marco teórico, debe recordarse que el presente litigio se fundamenta en las comunicaciones cruzadas entre las partes de este proceso, donde ACTELION pretendía que TECNOQUÍMICAS suscribiera una declaración en la que dijera: “TECNOQUÍMICAS no lanzará, ofrecerá, venderá, importará, ni comercializará, de ninguna manera, la formulación de MACITENTAN protegida bajo la patente Nº 2072 antes del 12 de septiembre de 2026”.

De esta manera, la demandada agregó de forma literal, que si TECNOQUÍMICAS no suministraba esa información, “haría uso de todos los mecanismos judiciales y administrativos disponibles para procurar la práctica de pruebas y recopilar la información necesaria para determinar si sus derechos de patente estaban siendo infringidos”. Por su parte, la demandante consideraba que la demandada no poseía todos los derechos ni el alcance que les atribuía, y que su comportamiento constituía una estrategia para extender de manera artificiosa los efectos de los derechos de propiedad intelectual a su favor. Por lo expuesto, la demandada le dijo a la accionante que el artículo 52 de la Decisión Andina 486 de 2000, la facultaba para impedir que terceras personas vendieran, usaran, fabricaran e importaran el producto patentado. En similares términos, ACTELION le puso de presente a TECNOQUÍMICAS que el artículo 238 de dicho compendio normativo la facultaba para entablar acciones judiciales en contra de cualquier persona que ejecutara actos de infracción, o actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Teniendo claro lo anterior, ACTELION excepcionó en el presente proceso la “ausencia del factor objetivo de aplicación de la Ley 256 de 1996”, teniendo en cuenta la carencia de la finalidad concurrencial. Lo anterior, ya que las comunicaciones remitidas a TECNOQUÍMICAS no trascendieron al mercado, sino que se mantuvieron dentro del ámbito privado de las partes. Además, aclaró que las mismas tenían como finalidad indagar sobre una posible infracción a la patente Nº 2072 y promover una prestación mercantil.

Así las cosas, expresa el despacho que el ámbito objetivo de aplicación de la Ley de Competencia Desleal no se encuentra demostrado dentro del presente asunto, teniendo en cuenta que, contrario a lo manifestado en la demanda, las comunicaciones que se encuentran contenidas en el expediente no pueden ser consideradas como objetivamente idóneas para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero. Esto, en la medida en que las referidas comunicaciones lo que permiten inferir es que la demandada buscaba proteger el derecho de propiedad industrial que ostentaba sobre la patente Nº 2072 y no afectar la participación en el mercado de TECNOQUÍMICAS. A tal conclusión llega el despacho después de revisar el objeto de la petición de fecha de 18 de agosto de 2020, en el que ACTELION señaló: “Nuestro cliente está considerando todos los recursos legales disponibles para proteger sus derechos de propiedad industrial vigentes en Colombia. Sin embargo, en un esfuerzo por evitar recurrir a un litigio y llegar a un acuerdo amistoso, esta carta tiene como fin: A) obtener una garantía de que TECNOQUÍMICAS no infringirá los derechos de patente de nuestros clientes. En particular, nuestro cliente busca obtener una declaración de que TECNOQUÍMICAS no lanzará, ofrecerá, venderá, importará ni comercializará de ninguna manera, la formulación de MACITENTAN protegida bajo la patente 2072 antes del 12 de septiembre de 2026. B) conocer el objetivo de la importación de MACITENTAN realizada por TECNOQUÍMICAS el 1 de enero de 2019.

Por favor, tenga en cuenta que, en todo caso, nuestro cliente hará uso de todos los mecanismos judiciales y administrativos disponibles para procurar la práctica de pruebas y recopilar la información necesaria para determinar si sus derechos de patente están siendo infringidos”. Nótese que allí ACTELION hace referencia a que el objetivo es determinar si existe una infracción de una patente. Además, no se evidencia que ACTELION tuviera por objeto impedir que TECNOQUÍMICAS comercializara el producto que se encontraba en trámite de aprobación ante el INVIMA. Por otra parte, es posible corroborar que estas peticiones no trascendieron al ámbito del mercado, más allá del conocimiento que tuvo TECNOQUÍMICAS como destinatario de las solicitudes elevadas por ACTELION, como quiera que ni siquiera los clientes, proveedores u otros competidores tuvieron conocimiento de las mismas. Adicionalmente, se le preguntó al representante legal de TECNOQUÍMICAS, si las peticiones presentadas por ACTELION afectaron de alguna manera las relaciones de su empresa con sus proveedores y clientes, a lo que respondió: “No, en este momento no, porque recuerde que esto es una acción preventiva”. Es más, la ausencia de la finalidad concurrencial de las comunicaciones queda corroborada, en la medida en que no se afectó el trámite del registro sanitario adelantado por TECNOQUIMICAS ante el INVIMA. Esto, ya que dicho trámite no sufrió ninguna afectación o, por lo menos, no se aportó prueba en ese sentido. Precisado lo anterior, debe manifestar el despacho que las solicitudes presentadas por ACTELION corresponden a una petición amparada en el derecho de petición consagrado en el

artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, en el artículo 52 de la Decisión Andina 486 de 2000, y en los artículos 30 y 33 de la Ley 1437 de 2011. De esta manera, contrario a lo manifestado por el apoderado de la accionante en los alegatos de conclusión, las comunicaciones presentadas por ACTELION cumplen los requisitos consagrados en las normas citadas anteriormente, teniendo en cuenta que las referidas comunicaciones buscaban establecer, a partir de la respuesta que emitiera la demandante, si el producto que pretendía lanzar al mercado infringía o no la patente de su titularidad. O, en su defecto, que se le suministrara información que permitiera contrastar la composición del producto a efectos de descartar la infracción de la patente. Ahora bien, debe indicarse que a TECNOQUÍMICAS también le asistía el derecho de negarse a suministrar esta información, si consideraba y demostraba que el mismo recaía sobre un secreto industrial o comercial que ostentaba su empresa. O, incluso, si consideraba que la solicitud del registro sanitario que adelantaba ante el INVIMA, se encontraba amparada por la confidencialidad de la información que posee una empresa. Sin embargo, debe señalarse que el hecho de que se presente este tipo de solicitudes directamente a un competidor en el mercado, a fin de determinar la infracción o no de una patente, como aconteció en el presente asunto, no puede ser considerado como una conducta que tenga una finalidad concurrencial. Esto, ya que se desconoce cómo podía ACTELION en su calidad de titular de la patente saber a ciencia cierta si su derecho de propiedad industrial no sufriría ninguna afectación con el probable lanzamiento al mercado de un producto que

contiene supuestamente uno de los componentes protegidos por la patente. Más aún, si esta información sobre la composición del producto se encontraba en poder de TECNOQUÍMICAS, sin que se le haya permitido a ACTELION acceder a información concreta y específica sobre el producto fabricado por la parte actora. De otro lado, con base en una de las comunicaciones cruzadas entre las partes, el despacho concluye que TECNOQUÍMICAS nunca estuvo presta a suministrar la información solicitada por el titular de la patente, porque consideraba que la comunicación de ACTELION era intimidatoria y no se ajustaba al principio de la buena fe comercial. Es más, nótese que en el referido documento, TECNOQUÍMICAS basa su respuesta en una serie de reproches a la comunicación de la sociedad demandada, sin presentar las razones que le impedían suministrar la información solicitada. Tan es así que, ni siquiera en dicha respuesta se hace referencia a un secreto industrial o comercial, ni mucho menos a la excepción bolar. De esta manera, al no evidenciarse la existencia del ánimo concurrencial de las comunicaciones objeto de reproche del demandante, no se hace necesario hacer un análisis sobre el acto desleal consagrado en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996, dada la ausencia de finalidad concurrencial de la conducta alegada como desleal. Por lo tanto, se negarán las pretensiones formuladas en la demanda y, en consecuencia, se declarará aprobada la excepción del mérito denominada ausencia del factor objetivo de aplicación de la Ley 256 de 1996. EXCEPCIÓN BOLAR - No procedencia en un proceso de competencia desleal.

Señala el despacho que este trámite judicial no es la vía para solicitar la aplicación de la excepción bolar, por tratarse de un proceso de competencia desleal y no de un proceso de propiedad industrial. Lo anterior, como quiera que los supuestos jurídicos que configuran la comisión de un acto de competencia desleal son diferentes a los estudiados en un proceso de propiedad industrial al momento de analizar la infracción de una patente; por consiguiente, los medios de defensa también son diferentes. De esta forma, las excepciones consagradas en los artículos 53 a 55 de la Decisión Andina 486 de 2000, deben ser alegados dentro de un trámite de propiedad industrial y no dentro de un proceso de competencia desleal, por tratarse de acciones diferentes.

Elaboró: ACSB

Revisó: AMM