SIC - Sentencia Rad.21-5089 de 2021

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATORÍA SENTENCIAS IDENTIFICACIÓN No. de radicado: 21 – 5089

Fecha de la providencia: 30/08/2021

Tipo de proceso: Proceso por competencia desleal e infracción a derechos de propiedad industrial

Demandante(s): GLESI SMITH RAMOS SOTELO

Demandado(s): CLARA CONSTANZA SÁNCHEZ ESCOBAR

Juez: Juan David González Palma

SÍNTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. La accionante, Glesi Smith Ramos Sotelo manifestó que era titular de la marca “NATIVIS Y

BELLEZA NATURAL”.

2. La demandante manifestó que “NATIVIS Y BELLEZA NATURAL” era una marca notoria, la cual se empleaba para distinguir productos estéticos y de belleza.

3. La parte actora indicó que, desde el 21 de mayo de 2020, a través de redes sociales, Clara Constanza Sánchez Escobar, accionada, ha comercializado productos identificados con el signo “NATIVIS CARE”, los cuales no cuentan con el certificado INVIMA.

4. La demandante alegó que la demandada infringía los derechos de propiedad industrial que ostentaba sobre la marca “NATIVIS Y BELLEZA NATURAL” e incurrió en los actos desleales de confusión, explotación a la reputación ajena y violación de normas, al comercializar productos con el signo “NATIVIS CARE”.

TEMAS

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – Acreditación.

Según el artículo 238 de la Decisión Andina 486 de 2000: “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar una acción ante la autoridad nacional competente contra

cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.” En esa medida quien cuenta con legitimación dentro de la acción de infracción a derechos de propiedad industrial es el titular de cualquiera de los derechos contemplados dentro de la Decisión Andina 486 de 2000. Por lo que, antes de estudiar la infracción se debe verificar la existencia del derecho y su titularidad. En el presente asunto, se encontró acreditado que la señora Otero era titular de la marca mixta “NATIVIS Y BELLEZA NATURAL” para la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo cual, se encuentra legitimada para promover la presente acción por infracción a derechos de propiedad industrial. MARCA NOTORIA – No acreditación. El artículo 224 de la Decisión Andina 486 de 2000 establece que: “se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” Por su parte, el tratadista Jorge Otamendi en su obra “Derecho de marcas” indicó que que la notoriedad se define como aquella que goza de un alto grado de aceptación por el público consumidor, como resultado de la buena fama comercial, caridad y distintividad ante otros productos y servicios dentro del mercado. Por consiguiente, para justificar la notoriedad de una marca se requiere acreditar el uso efectivo del signo, su posicionamiento en el mercado y la recordación en un grupo de consumidores para el cual va dirigido. Es decir, que el público consumidor pueda recordar el origen empresarial de los productos o servicios adquiridos sin confundirlos o atribuirlos a un

competidor. En el presente caso, la demandante no allegó ningún certificado que acredite la notoriedad de la marca objeto de demanda. Tampoco, se evidencia en el acervo probatorio prueba de difusión en medio físico como redes sociales o medios de comunicación de la marca de titularidad de la demandante. Sumado a ello, no se aportó prueba de qué tan conocida es la marca por los consumidores, tales como las cifras de ventas u otros elementos que permitan inferir la notoriedad de la marca. Por lo expuesto, el despacho determina que la parte actora no logró acreditar la notoriedad del

signo “NATIVIS Y BELLEZA NATURAL”.

INFRACCIÓN A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL – Literal a) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000, literal c) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000, literal d) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000, configuración. Para que se configure una infracción de derechos de propiedad industrial se requiere: (i) el uso en el comercio del signo presuntamente infractor por parte del demandado; (ii) la similitud de dicho signo con aquel que se encuentre registrado; y (iii) el riesgo de confusión o asociación entre el signo presuntamente infractor y el registrado. Ahora bien, en aras de analizar si existe semejanza entre los signos, estos se deben confrontar a través de las reglas de cotejo desarrolladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual ha señalado que: En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento—sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del

consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 18-IP-2018). Aplicando lo previamente expuesto al caso concreto, se puede establecer que el elemento preponderante y de mayor recordación para el consumidor es el elemento denominativo, es decir, la expresión “NATIVIS”. Ahora, al analizar los signos en forma sucesiva, con énfasis en las semejanzas y desde el punto de vista del consumidor medio, se concluye que hay similitud. Esto, ya que al comparar los signos se encuentra que, al emplear el signo “NATIVIS CARE”, la sociedad accionada reprodujo de forma idéntica la figura fonética y ortográfica de una de las palabras contenidas en el signo de titularidad de la demandante. A lo anterior debe agregarse que, la tipología de la letra y las consonantes empleadas por los signos estudiados son las mismas. Además, el signo de la demandada contiene la expresión extra “CARE”, la cual no otorga distintividad sobre la marca registrada. En adición, el signo de la accionada es utilizado para comercializar productos estéticos y de belleza, los cuales corresponden a los mismos servicios registrados a la marca de titularidad de la demandante. Por lo tanto, hay riesgo de confusión del consumidor, quien puede creer que

está adquiriendo productos de un mismo origen empresarial, lo cual dista de la realidad. Al respecto, el tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que: “En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. (…) La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza por que el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos. La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 6-IP-2003). Así entonces, con el acervo probatorio queda demostrado que el signo utilizado por la demandada es semejante al de la accionante. Lo anterior, permite inferir la infracción de los literales a), c) y d) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000. DAÑOS Y PERJUICIOS - Configuración. En materia de daño, existen 2 sistemas para calcular su cuantía, a saber: (i) el sistema de daños reales; y (ii) el sistema de indemnización preestablecida. Respecto al segundo, el artículo

2.2.2.21.1. del Decreto 1074 de 2015 indica que “en virtud de lo establecido por el artículo 3 de la Ley 1648 de 2013 la indemnización que se cause como consecuencia de la declaración judicial de infracción marcaría podrá sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios, a elección del demandante.” En el caso concreto, se configuró un daño a las facultades exclusivas de explotación de la marca y existió un beneficio patrimonial. Esto no hubiera ocurrido en el hipotético caso de que se hubiera concedido una licencia a la señora Escobar, lo cual no fue posible, ya que utilizó la marca sin autorización. Sin embargo, no obran pruebas en el expediente que acrediten la duración de la infracción o de la amplitud en el mercado. Por tal razón, se condenará a la demandada, a título de indemnización de prejuicios, al pago de la suma de 15 SMLMV; esto es, $13.627.800 pesos. ACTO DESLEAL DE CONFUSIÓN – Definición legal, configuración /CONSECUENCIAS PROCESALES DE LA INASISTENCIA A LA AUDIENCIA – Numeral 4 del artículo 372 del Código General del Proceso. El artículo 10 de la Ley de Competencia Desleal indica que: “En concordancia con lo establecido por el punto 1 del numeral 3 del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos.” Con lo previamente expuesto se establece que, con el acto de competencia desleal en comento

se impide al consumidor ejercer su capacidad volitiva y decisoria, a la hora de elegir un producto en el mercado. Así pues, este acto se configura en los eventos en que se ejecuta el escenario ya descrito y con fines concurrenciales. Ahora bien, la protección de la Ley de Competencia Desleal no está encaminada per se a proteger un derecho sobre un signo distintivo, sino a procurar la sana competencia. Lo anterior, para que las personas ajusten su conducta a los parámetros normativos contemplados en los artículos 7 y 19 de la Ley 256 de 1996 y, así, mantener mercados transparentes y competitivos. Así las cosas, la sola utilización de un signo distintivo no es suficiente para configurar el acto desleal de confusión. En el caso concreto, debido a la inasistencia de la demandada a la audiencia, deben imponerse las consecuencias procesales consagradas en el artículo 372 del Código General del Proceso. Por lo tanto, se tiene por demostrado que la accionada se encuentra utilizando en redes sociales la expresión “NATIVIS CARE” para la comercialización de productos de belleza y cuidado personal, lo cual tiene la potencialidad real de crear confusión directa respecto de los productos de propiedad de la demandante. Existiendo la posibilidad de que los consumidores consideren que los productos que comercializa la demandada son los mismos que comercializa la demandante o que, por lo menos, provienen del mismo origen empresarial. Por las razones expuestas, el despacho accederá a la declaración de la configuración del acto desleal de confusión.

ACTO DESLEAL DE EXPLOTACIÓN A LA REPUTACIÓN AJENA – No configuración.

Dispone el artículo 15 de la Ley 256 de 1996 que:

“Se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas, aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo”, "clase", "género", "manera", "imitación", y "similares". El acto desleal de explotación a la reputación ajena ha sido entendido como el ejercicio de una acción parasitaria en la que se pretende usufructuar ventajas de la reputación que otro. Así, se deduce que la configuración del acto se supedita a la demostración de que la actora, en efecto, tiene determinada reputación mercantil susceptible de aprovechamiento por la accionada, la cual fue empleada para darse a conocer en el público. En el caso en concreto, no se encontró probado el reconocimiento, trayectoria en el mercado o reputación de la demandante. De tal manera que, no es posible abordar los demás supuestos de la norma con relación del acto desleal. Por lo que, no se entiende probado la configuración del acto desleal de explotación de la reputación ajena. ACTO DESLEAL DE VIOLACIÓN DE NORMAS – No configuración, artículo 18 de la Ley 256 de 1996. Existen dos requisitos esenciales para que se configure el acto desleal de violación de normas, los cuales son: (i) la infracción de una norma jurídica; y (ii) que fruto de esa infracción se

adquiera una ventaja frente a los competidores, la cual debe ser significativa. En ese sentido, para acreditar la configuración del acto desleal en comento se debe especificar la norma que se consideran violada, probar su infracción y demostrar que con ocasión a esa infracción el participante en el mercado obtuvo un beneficio. Además, se requiere que la ventaja competitiva derivada de la infracción de la respectiva norma, la cual consiste en la mejora de su posición en el mercado respecto de terceros competidores. En el caso en concreto, la parte demandante argumentó que se configuró el acto desleal, pues la demandada no cumple con las disposiciones legales para la fabricación, comercialización y distribución de sus productos. En adición, que infirgió la Ley 1480 de 2011 y el Decreto 1219 de 1998. Frente a ello, se debe advertir que, si bien como consecuencia de la inasistencia a la audiencia consagrada en el artículo 372 del Código General del Proceso, se entendieron probados diversos hechos de la demanda; de ello no se puede extraer que la accionada incurrió en el referido acto desleal. Lo anterior, debido a que en dichos hechos no se hacen¿ referencia a que la accionada obtuviera una ventaja competitiva significativa. Ahora, advierte el despacho que las pruebas aportadas por la accionante resultan insuficientes para probar la ventaja competitiva, pues a partir de ellas no es posible inferir que la parte demandada, como consecuencia de infligir las normas señaladas, logró apalancar su actividad comercial en comparación con los demás actores. Razón por la cual, al no encontrarse probado el primer presupuesto, no se analizará el segundo.

Elaboró: MTP