SIC - Simposio sobre el Regimen de Propiedad Industrial Comunidad Andina

PPrreessiiddeennttee ddeell TTrriibbuunnaall AAnnddiinnoo ddee JJuussttiicciiaa ddee llaa CCoommuunniiddaadd AAnnddiinnaa DDrr.. LLuuiiss JJoosséé DDííeezz--CCaannsseeccoo.. SSuuppeerriinntteennddeennttee ddee IInndduussttrriiaa yy CCoommeerrcciioo PPrreessiiddeennttee ddeell IInnssttiittuuttoo NNaacciioonnaall PPaabblloo FFeelliippee ddee DDeeffeennssaa ddee llaa CCoommppeetteenncciiaa yy RRoobblleeddoo DDeell CCaassttiilllloo ddee llaa PPrrootteecccciióónn ddee llaa PPrrooppiieeddaadd IInntteelleeccttuuaall ((IINNDDEECCOOPPII)) SSuuppeerriinntteennddeennttee DDrr.. HHeebbeerrtt TTaassssaannoo VVeellaaoocchhaannggaa.. DDeelleeggaaddoo ppaarraa llaa PPrrooppiieeddaadd IInndduussttrriiaall JJoosséé LLuuiiss DDiirreeccttoorr EEjjeeccuuttiivvoo ddeell IInnssttiittuuttoo LLoonnddooññoo FFeerrnnáánnddeezz EEccuuaattoorriiaannoo ddee PPrrooppiieeddaadd IInntteelleeccttuuaall ((IIEEPPII)) JJeeffee OOffiicciinnaa ddee SSeerrvviicciiooss

DDrr.. HHeerrnnáánn NNúúññeezz RRoocchhaa.. DDiirreeccttoorr aall CCoonnssuummiiddoorr yy ddee AAppooyyoo EEmmpprreessaarriiaall AAnnaa MMaarrííaa DDiirreeccttoorraa GGeenneerraall EEjjeeccuuttiivvaa ddeell UUrriibbee NNaavvaarrrroo SSeerrvviicciioo NNaacciioonnaall ddee PPrrooppiieeddaadd IInntteelleeccttuuaall ((SSEENNAAPPII)) EEddiittoorraa DDrraa.. GGaabbrriieellaa MMuurriilllloo ZZaarraattee.. DDiiaannaa MMaarriiññoo LLóóppeezz

ODINETNOC

Contenido

/SIGNOS DISTINTIVOS

1. La registrabilidad de las marcas no tradicionales 7

2. Discrecionalidad y poder de sanción en materia de 17 infracción de derechos de marca. Criterios de graduación e incentivos para el cumplimiento de las normas

3. Definición y protección de las indicaciones geográficas 54 en la Comunidad Andina - Propuesta de modificación de la Decisión 486

4. Secondary Meaning o distinvidad adquirida, entre las 73 prohibiciones del registro y la realidad del mercado

5. Una aproximación a la protección jurídica de la marca 105 país

6. La oposición andina y distintos matices 128

7. La relación entre la Desición 486 de 2000 y la Convención 134 de Washington respecto del derecho de prioridad

8. El examen de oficio y el sistema de oposiciones en el 151

Derecho Andino

9. Principio de doble instancia en materia de propiedad 168 industrial en Colombia

10. La aceptación de los acuerdos de coexistencia en el 181

Derecho Comunitario Andino

11. Sistema de protección de los nombres comerciales en la 194

Comunidad Andina 3

ODINETNOC

12. Oposición andina como mecanismo de integración 206 subregional

13. La marca notoriamente conocida. Su regulación 214 comunitaria andina.

14. Causales relativas de irregistrabilidad de un signo de 236 acuerdo con el artículo 136 de la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina

/NUEVAS CREACIONES

15. Concepto de dato de prueba 244

16. Las flexibilidades del acuerdo sobre los ADPIC en 251 materia de patentes farmacéuticas. El caso ecuatoriano:

licencias obligatorias

17. La protección de los conocimientos tradicionales en el 262

Perú, su vinculación con la Decisión 486 y avances en la búsqueda de un regimen común

18. Análisis del alcance de protección de patente bajo una 277 interpretación por equivalencia: la experiencia de la administración peruana

19. El Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos 291 genéticos, participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización y la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

20. Hacia la puesta en práctica y el aprovechamiento de las 305 herramientas de la Decisión Andina 486: el Indecopi y su rol promotor del patentamiento en el Perú

4

ODINETNOC

21. Los diseños industriales, su regimen de proteccion a 327 nivel andino y analisis comparativo con el Convenio de la Haya

22. Sistema de restablecimiento de los derechos de patente 338

23. Requisitos sustantivos y formales en el examen de 343 patentes de la Decisión 486, la claridad.

24. Las invenciones implementadas por computador (IIC) 357 y su protección bajo los regímenes de patentes de la Convención Europea de Patentes, Estados Unidos de América y la Decisión 486 de la CAN

/AGENDA POSITIVA

25. El Indecopi, la Decisión Andina 486 y la Agenda 368

Positiva

26. Propuestas del Tribunal de Justicia de la Comunidad 377

Andina de una agenda positiva normativa para la integración 5

SOVITNITSID

SONGIS

/SIGNOS DISTINTIVOS

1. La registrabilidad de las marcas no tradicionales

Juan José Arias Vocal del Comité de Propiedad Intelectual Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual Por lo general, la doctrina ha considerado como marcas tradicionales aquellas constituidas por los signos denominativos, mixtos y gráficos –principalmente los isotipos–, siendo los demás considerados como marcas no tradicionales. Cuando se refiere a las marcas no tradicionales, generalmente se habla de las marcas tridimensionales –incluidas las texturas y los relieves–, los sonidos, los olores, los sabores y los signos móviles. El Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones (Decisión 486) en su artículo 134, lista de manera ejemplificativa los signos que pueden constituir marcas a efectos de su registro al amparo de dicho Régimen. Dentro de dicha lista están incluidos los sonidos y los olores, y las formas de los productos o sus envases y envolturas. Sin embargo, al no tratarse de un listado taxativo, no se excluyen a otros tipos de signos como los ya indicados anteriormente. Por otra parte, el mismo artículo 134 de la Decisión 486 establece como requisitos para el registro de marcas a la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. Recordemos que la Decisión 344 incluía como un tercer requisito a la perceptibilidad, sin embargo, ello fue eliminado de la actual normativa por efecto de que la perceptibilidad constituye un requisito intrínseco de cualquier signo, no siendo necesario su reconocimiento expreso en la norma. 1

Por lo tanto, nuestra Decisión 486 reconoce la posibilidad de registro 1 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha interpretado que “[a] pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca” (Tribunal de Justicia de la Comunidad andina, Proceso 7-IP-2103, G.O.A.C. No. 2236 del 13 de setiembre de 2013). 7 SOVITNITSID SONGIS de cualquier tipo de signo, siempre que cumplan con los requisitos de perceptibilidad –intrínseco a la marca–, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Es deber de las oficinas nacionales competentes analizar el cumplimiento de estos tres requisitos a efectos de conceder el registro de una marca, tradicional o no tradicional, durante el examen de fondo ordenado por el artículo 150 de la indicada Decisión. 1.1 Perceptibilidad La perceptibilidad de un signo se define como su aptitud de ser aprehendido por alguno cualquiera de los sentidos, a saber: vista, olfato, tacto, gusto u oído2. A menos que la tecnología se desarrolle a tal punto que un signo pueda ser implantado directamente en la mente del consumidor, sin mediar su percepción por uno de estos sentidos, este requisito seguirá siendo intrínseco al concepto de signo distintivo, a fin de poder constituir una marca. El examen respecto de la perceptibilidad de un signo resulta, en principio, muy simple, pues basta que la persona encargada del análisis de registrabilidad del signo sea capaz de aprehenderlo por alguno de los sentidos y asimilarlo en su mente, de tal forma que pueda servir para

identificar un producto o servicio. Sin embargo, existen casos en los que la perceptibilidad de un signo cobra particular relevancia, lo cual se observa principalmente al adentrarnos en el ámbito de los signos no tradicionales. En primer lugar es necesario considerar que la perceptibilidad de un signo debe ser analizada en relación con la generalidad de los 2 “Es la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendidos por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera, pueda ser identificada y asimilada con facilidad” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 14-IP-2004, G.O.A.C. Nº. 1082 del 17 de junio de 2004). 8 SOVITNITSID SONGIS consumidores y no ser reducida a casos particulares que, por ejemplo, podrían justificar la irregistrabilidad de las combinaciones de colores pues cierta parte de la población –personas con daltonismo– podrían no identificar tales combinaciones o confundirlas con otras. Sin embargo, la pregunta que surge en relación con la perceptibilidad de un signo radica en el hecho de si basta que el signo pueda ser percibido por los sentidos, o si además es necesario que el signo sea

distinguible a través de dicha percepción. Para explicar esta cuestión se hace indispensable un ejemplo: pensemos en un signo constituido por un relieve3, el cual puede ser aprehendido tanto por la vista como por el tacto. En caso que se considere que basta la posibilidad de ser percibido por los sentidos, no existe duda que dicho relieve sería susceptible de registro como marca tridimensional; sin embargo, en caso de que se considere adicionalmente que el signo debe tener la capacidad de ser identificado por el consumidor solamente mediante el sentido del tacto, a fin de poder ser registrado como un signo tridimensional, -pues de lo contrario bastaría un registro como un signo bidimensional figurativo–, es donde puede surgir el problema respecto de las marcas no tradicionales. En mi opinión, el requisito de perceptibilidad está íntimamente relacionado con la capacidad distintiva intrínseca del signo, por lo que no basta que el signo sea meramente percibido por los sentidos sino que, además, dicha percepción debe ser capaz de ser asimilada por la inteligencia, de forma que le permita al consumidor identificar el producto o servicio marcado con dicho signo. No basta, entonces, que el juzgador confirme que un signo puede ser percibido por los sentidos para que aquel pueda ser registrable, sino que además debe analizar si el signo es capaz de ser comprendido e identificado, gracias a la percepción sensorial respectiva, dependiendo del tipo de signo de que se trate. Así, por ejemplo, un aroma repulsivo que no es capaz de ser soportado por el consumidor medio, podría no ser registrable como marca en caso de que se considere que aquel no es capaz de identificar producto o

3 Que según interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina constituye un signo tridimensional capaz de ser percibido por los sentidos de la vista y del tacto (Proceso 23-IP-98, G.O.A.C. N o. 379 del 27 de octubre de 1998). 9 SOVITNITSID SONGIS servicio alguno, cuando el consumidor busca percibir lo menos posible del aroma, de tal forma que podría no ser capaz de distinguirlo de otros aromas indeseables en el futuro. De igual manera podría suceder con un signo sonoro tan sutil, o por el contrario, tan fuerte, que el consumidor o no lo perciba, o lo perciba únicamente como ruido, de tal manera que sea capaz de individualizarlo con un producto o servicio específico. Finalmente, un signo móvil que no pueda ser memorizado por no seguir un patrón de movimiento establecido, tampoco podría ser registrado como marca, pues el consumidor no estaría en capacidad de recordarlo ante la aleatoriedad de su movimiento. 1.2. Susceptibilidad de representación gráfica El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha interpretado que la susceptibilidad de representación gráfica es “la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.” (Proceso 212-IP-2013, G.O.A.C. No. 2311 del 28 de febrero de 2014). La representación gráfica de un signo posee un carácter marcadamente visual, lo cual se desprende de su nombre mismo, pues por definición gráfico es un concepto relacionado al campo de la visión4.

De esta forma, la Decisión 486 establece necesariamente que todo signo solicitado debe ser capaz de ser traducido a un formato perceptible por el sentido de la visión, sea a través de una descripción en palabras o la utilización de signos, símbolos o figuras. La representación gráfica de los signos tradicionales resulta sumamente simple, en tanto que está constituida por los signos propiamente dichos; así, la representación gráfica de un signo denominativo se constituye por la escritura de la denominación per se, 4 Otamendi, respecto de la descripción como requisito para el registro de marcas en Argentina, complementa que ésta “describe y explica en qué consiste la marca y así dirá, por ejemplo, que se trata del dibujo estilizado de una letra o de un objeto cualquiera” (Derecho de Marcas. – 8ª Ed. – Buenos Aires : Abeledo Perrot, 2012. Pg. 137). 10 SOVITNITSID SONGIS de igual forma como la representación gráfica de un signo figurativo se constituye por su fijación en un medio impreso a través de cualquier método o técnica. De igual manera, la representación gráfica parece no tener mayores inconvenientes tratándose de signos tridimensionales, incluyendo los relieves, pues pueden ser fácilmente representados de forma que puedan ser interpretados por la mente humana como una figura tridimensional, gracias a las técnicas de la perspectiva o de la impresión el alto relieve. Inclusive las marcas móviles ofrecen algunas facilidades a efectos de su representación gráfica, pues pueden ser representadas por secuencias a intervalos regulares que describan gráficamente la progresión de una imagen móvil, o mediante una descripción en palabras de la secuencia

como tal. Sin embargo, es en las marcas sonoras, olfativas y gustativas donde se presentan los principales inconvenientes. Al respecto es importante señalar que parte de la exigencia de representación gráfica yace en la necesidad de su publicidad, es decir, la posibilidad de que terceros puedan conocer los signos cuyo registro se pretende al momento de su publicación, tanto para efectos de presentar oposiciones al considerar que existe afectación a un derecho, como para efectos de evitar utilizar esa u otras marcas similares5. 5 Sobre este respecto, Carlos Fernández-Nóvoa explica que “[e]ste requisito viene impuesto por la necesidad de acomodar los nuevos tipos de marcas surgidos en el tráfico económico a los mecanismos y las funciones de un sistema de marcas registradas. En efecto, tanto en la fase inicial de la tramitación de la solicitud de la marca como a lo largo de toda la vida de la marca registrada, el requisito de la representación gráfica cumple finalidades muy importantes. En la fase inicial de la tramitación la Oficina no podría realizar las pertinentes publicaciones y proceder a la aplicación de las prohibiciones de registro si la solicitud de la marca no contuviese una representación gráfica adecuada del signo. En esta fase inicial, los titulares de marcas anteriores tampoco podrían entablar oposiciones si las publicaciones de la Oficina no suministrasen una información suficiente acerca de la representación gráfica del signo solicitado como marca. Una vez registrada la marca y a lo largo de su vida, el requisito de la representación gráfica del signo continúa siendo fundamental. Piénsese, en efecto, que en la hipótesis de colisión entre marcas registradas en el marco de un procedimiento de infracción, el Tribunal debe disponer

de información clara y suficiente acerca de los signos en pugna, información que debe ser proporcionada por las publicaciones oficiales en las que los correspondientes signos son representados gráficamente” (Manual de la Propiedad Industrial. – 2ª Ed. – Madrid : Marcial Pons, 2013. Pg. 505. 11 SOVITNITSID SONGIS Así, el requisito de la representación gráfica cobra particular importancia respecto de las marcas no tradicionales antes señaladas, siendo que diversas legislaciones y prácticas de las Oficinas Nacionales han optado por diversos mecanismos para facilitar el cumplimiento de este requerimiento. Si bien uno puede pensar que en cualquier caso –olores, sonidos y sabores– la representación gráfica puede ser realizada mediante su descripción con palabras, no todos los signos son capaces de ser representados de esta manera. En primer lugar, un signo puede ser representado de esta manera cuando existe una referencia en la mente del consumidor, por ejemplo: el ladrido de un perro, el aroma de una rosa, el sabor de una naranja; pero no podrá serlo cuando dicha referencia no exista, pues se trata de un olor o sabor constituidos por la mezcla de varios de ellos, o cuando se trata de una melodía creada de manera original. Para el caso de los sabores y los olores se ha propuesto la posibilidad de presentar, como representación gráfica de ellos, fórmulas químicas o análisis cromatográficos de los elementos que los componen; sin embargo, ello no satisface a las finalidades del requisito de susceptibilidad de representación gráfica, como un medio para permitir la identificación de la marca a terceros no familiarizados con ella, de tal forma que, por

ejemplo, se pondría en riesgo la posibilidad de que terceros presenten oposiciones a un registro de marca por no ser capaces de identificar si el signo solicitado infringe algún derecho individual o colectivo6. 6 El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en Sentencia del 12 de diciembre de 2002, en el asunto C-273/00 reconoció los problemas de la representación gráfica de olores por medio de fórmulas químicas, depósitos de muestras o la descripción del aroma, mismas que serían aplicables mutatis mutandis a los sabores. En aquella ocasión el Tribunal consideró lo siguiente: “69. Por lo que se refiere a la fórmula química, tal como el Gobierno del Reino Unido ha observado con acierto, pocas personas serían capaces de reconocer, en una fórmula de ese tipo, el olor en cuestión. Tal fórmula no resulta suficientemente inteligible. Por otro lado, tal como dicho Gobierno y la Comisión han indicado, una fórmula química no representa el olor de una sustancia, sino la sustancia en cuanto tal, y, por lo demás, tampoco resulta suficientemente clara y precisa. Por lo tanto, la fórmula química no es una representación a efectos del artículo 2 de la Directiva.

70. La descripción de un olor, por su parte, aun cuando sea gráfica, no resulta suficientemente clara, precisa y objetiva.

71. En lo que atañe al depósito de una muestra de un olor, es preciso señalar que no

12 SOVITNITSID SONGIS Lo mismo puede suceder con los signos sonoros pues, si bien en principio las melodías pueden ser representadas a través de una

partitura, ello tampoco satisface el fin de publicidad de las solicitudes marcarias, pues pocos son los expertos capaces de leer e interpretar una partitura a fin de conocer y, de ser el caso, comparar la melodía con otras anteriores. Peor es el caso de los sonidos distintos a los melódicos, pues en este caso se han propuesto sistemas de representación gráfica mediante oscilogramas, espectrogramas y sonogramas, los que adolecen de los mismos cuestionamientos que los anotados anteriormente. Sin embargo, al menos en cuanto a las marcas sonoras, la adopción de nuevas tecnologías y la extensión de los sistemas de solicitud de registro en-línea podrían echar por tierra cualquier cuestionamiento respecto de la representación de estas marcas, al requerirse además de su descripción, un ejemplar del signo a ser reproducido por quien así lo requiera. En el 2003, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas definió los requisitos que debe tener la representación gráfica de un signo para cumplir con este requisito, a efectos de su registro como marca, y que son: claridad, precisión, integralidad, accesibilidad, inteligibilidad, duración y objetividad. En tal virtud, cualquiera que sea el medio que permita a un solicitante representar gráficamente un signo, deberá cuidar que aquel cumpla con estos parámetros, y sirva a las finalidades propias del requisito de susceptibilidad de representación gráfica. 1.3. Distintividad Dada la amplitud de este tema, no pretendo profundizar demasiado sobre él, pues ello supondría extender demasiado este texto. De más está recordar que la distintividad, a efectos del derecho de

constituye una representación gráfica a efectos del artículo 2 de la Directiva. Por otro lado, una muestra de un olor no es lo suficientemente estable ni duradera.

72. En el caso de un signo olfativo, si una fórmula química, una descripción por medio de palabras o el depósito de una muestra de un olor no cumplen por sí mismos los requisitos de la representación gráfica, tampoco la combinación de tales elementos puede cumplir dichos requisitos, especialmente los de claridad y precisión.”

13 SOVITNITSID SONGIS marcas, posee dos facetas: intrínseca y extrínseca7; es mi intención referirme principalmente a la distintividad intrínseca de los signos no tradicionales, por lo que poco o nada mencionaré a la distintividad extrínseca dentro del presente artículo. En cuanto a la distintividad intrínseca de las marcas no tradicionales, es necesario hacer un análisis de cada uno de los tipos referidos en el presente texto, con el fin de identificar las generalidades consensuadas respecto de tales signos. Empezando por los signos tridimensionales, particularmente los referidos a la forma de los productos o sus envases, el Tribunal de Apelaciones (TTAB por sus siglas en inglés) de la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos (USPTO por sus siglas en inglés) ha ahondado profundamente sobre el tema y ha establecido un examen de cuatro partes para determinar la distintividad inherente de estos: [1] Si se trata de una forma o diseño común, [2] si es única o inusual en el campo en particular, [3] si es simplemente el refinamiento de una forma de ornamentación o adorno adoptada comúnmente o reconocida para un tipo particular

de productos, observada por los consumidores como la presentación o adorno para los productos: o [4] si es capaz de crear una impresión comercial distinta a la de las palabras que la acompañan. (TTAB, Sentencia del 27 de febrero de 2015, en el caso Frankish Enterprises Ltd., No. 85494703) Sin embargo, el TTAB ha aclarado que la apariencia de la forma de un producto no puede ser nunca inherentemente distintiva, mientras que la apariencia del empaque así como la apariencia en la prestación de servicios, si puede serlo. Por su parte, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha establecido como pauta base para la determinación del carácter 7 “La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 19-IP-2014. G.O.A.C. No. 2364 del 14 de julio de 2014. 14 SOVITNITSID SONGIS distintivo de las marcas tridimensionales, que ellas difieran de manera significativa de la norma o usos del ramo, no pudiendo ser solamente una variante de ellas. Asimismo, la doctrina concuerda en que las formas dictadas por la naturaleza de los productos y las formas necesarias para obtener un resultado técnico no pueden ser registradas por carecer de distintividad intrínseca. Sin embargo, debe dejarse en claro que en cualquier caso los signos tridimensionales, incluidas las formas de los productos, podrán

ser registrados como marcas de haber adquirido distintividad con base en su uso en el mercado. En relación con las marcas olfativas, aquellas serán registrables siempre y cuando no sean asociables directamente a los productos o servicios de que se trate; así por ejemplo, el olor particular a rosas no podrá ser registrado respecto de flores, pero si podrá serlo respecto de baterías para vehículos. Por su parte, la jurisprudencia de la USPTO considera que los aromas con fines funcionales no pueden ser registrables como marcas, como por ejemplo los aromas de perfumes o de aromatizantes de ambientes, pues se ha considerado que el aroma en tales casos cumple un fin funcional, distinto al de identificar al producto. De igual manera ha ocurrido con las marcas gustativas, al haberse negado el sabor a fresa como marca para medicamentos, por considerarse que la función de dicho sabor es la de esconder el sabor natural desagradable del medicamento, no el identificarlo en el mercado. Las marcas compuestas por sabores encuentran un grave inconveniente en relación con el carácter funcional de las mismas, puesto que serían aplicables prácticamente de manera exclusiva a productos alimenticios o a ser ingeridos por personas y animales, ya que a nadie se le ocurriría implantar un sabor en un producto que no está destinado a la ingesta por algún ser vivo. Sería, por decir lo menos, extraño observar a la gente saboreando prendas de vestir en un comercio con el fin de identificar la marca de ropa de su preferencia. Por lo tanto, se podría argumentar que los sabores tendrán siempre un fin funcional. Finalmente, en cuanto a las marcas sonoras, estas serán inherentemente

15 SOVITNITSID SONGIS distintivas cuando sean en efecto capaces de diferenciar un producto o servicio, de tal forma que el consumidor identifique el sonido con una procedencia comercial específica, por lo que no cualquier sonido, melodía o ruido serán registrables, aun cuando puedan ser diferenciados unos de otros por medios técnicos. La distintividad inherente de los signos no tradicionales, al igual que en los tradicionales, requiere un análisis caso por caso, aun cuando se puedan delinear parámetros más o menos comunes a ser aplicables. La decisión 486 no aporta mayores elementos de juicio para el análisis de los signos no tradicionales, pues la mayoría de sus enunciados se encuentran enfocados en las marcas tradicionales, que si bien son las más numerosas, no constituyen la totalidad del espectro marcario, dejando a organismos como el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a las oficinas nacionales competentes y a la doctrina en general, la tarea de llenar aquellos vacíos. 16

SOVITNITSID

SONGIS

2. Discrecionalidad y poder de sanción en materia de infracción de derechos de marca. Criterios de graduación e incentivos para el cumplimiento de las normas. “Recordatorio: la Justicia es el fin máximo, el Poder es sólo un medio para alcanzarla”.

Ronald Gastello Zárate8 Karen Gastiaburu Alania9 Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). “Es cosa fácil ser bueno, lo difícil es ser justo”. Víctor Hugo. 2.1. Introducción Era el año de 1995; una de las oficinas de propiedad intelectual

del INDECOPI que con mayor entusiasmo imponía multas 8 Abogado especialista en Derecho Propiedad Intelectual, con Maestría concluida en Derecho de Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido Gerente Legal de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación ComercialCORPAC S.A., así como Apoderado Legal y consultor de la Gerencia Legal del INDECOPI. Desde mayo del 2014, es el Secretario Técnico de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, órgano colegiado que tiene a cargo la solución de controversias en materia marcaria y la observancia de estos derechos en el marco de Procedimientos Administrativos Sancionadores. 9 Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y egresada de la maestría de Derecho de la Empresa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es Especialista del Área de Infracciones de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi. También se desempeña como docente universitaria del curso de Derecho Administrativo. 17 SOVITNITSID SONGIS “ejemplarizadoras”, cercanas casi siempre al tope máximo de imposición de entonces (100 UITs10), recibió una carta dirigida por una de las personas sancionadas. Sólo entre las primeras líneas, el furibundo infractor remitente denunciaba: “Señores (…), cuando reciban esta carta, me encontraré muy lejos de esta ciudad, donde no me podrán encontrar jamás. A esto nos obligan, con sus multas millonarias, a los que una vez vinimos a la capital a buscar un futuro, porque ustedes no

conocen nuestra realidad y necesidad.(…)” (SIC) El resto de la historia es fácil de intuir. El infractor nunca fue ubicado, la multa “ejemplar” nunca fue cobrada. Seguramente, nadie negará que con la multa impuesta se logró desaparecer el comportamiento infractor, pero al parecer, a la persona infractora también. La prohibición de imponer sanciones exorbitantes se sustenta básicamente en que el poder sancionador posee un carácter meramente instrumental. Es pues un simple medio (aunque no el único) con el que el Estado cuenta para lograr la adecuación de los comportamientos de las personas al ordenamiento jurídico, y a partir de ello, aproximarse a los fines que el Derecho persigue desde su fundación, como son la paz social y la justicia. Desde el artículo 9° de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, por medio del cual se estableció: “penas estrictamente y evidentemente necesarias”, hasta las modernas Constituciones Políticas que nos rigen, se garantiza -de manera expresa o tácitala existencia de una necesaria correspondencia entre infracción y sanción, habiéndose proscrito la imposición de sanciones excesivas que puedan comportarse como auténticas medidas confiscatorias, capaces de lesio