TA CUN - 25000-23-41-000-2022-00278-00-(31-05-2023)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JURISDICCIONAL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN PRIMERA - SUBSECCIÓN “A”

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitrés (2023).

PROCESO N°: 2500023410002022-00278-00

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

PROPIEDAD INDUSTRIAL

DEMANDANTE: LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. – LEC S.A.

DEMANDADO : SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

TERCERO INTERESADO THE HD LEE COMPANY INC

ASUNTO SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

MAGISTRADO PONENTE: FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA

Procede la Sala a dictar sentencia dentro del proceso instaurado por la sociedad LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. – LEC S.A., en contra la Superintendencia de Industria y Comercio.

CUESTIÓN PREVIA

No obstante que la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ha reclamado el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial previa para la interposición del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, se debe resaltar que en el caso sometido a examen, el proceso llegó a etapa de sentencia sin que las partes hubieran protestado por la ausencia de dicho requisito procesal, es por esta razón, y bajo el principio de economía procesal, se procede a proferir sentencia de fondo.

SENTIDO DE LA DECISIÓN

ausencia de dicho requisito procesal, es por esta razón, y bajo el principio de economía procesal, se procede a proferir sentencia de fondo.

SENTIDO DE LA DECISIÓN

La Sala negará las pretensiones de la demanda, con base en las razones que se explican en desarrollo de la presente providenciaPROCESO N°: 2500023410002022-00278-00

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1. ANTECEDENTES.

1.1. La Demanda.

1.1.1. Pretensiones.

La sociedad LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. – LEC S.A. , a través d e apoderad a judicial, ejerció la acción de nulidad y restablecimiento del derecho – propiedad industrial –, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, cuyas pretensiones son las siguientes:

“PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 51763 de fecha 17 de agosto de 2021, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se niega el registro de la marca nominativa LEE EASY RIDERS para distinguir productos de la clase 25.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución número 69684 de

de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se niega el registro de la marca nominativa LEE EASY RIDERS para distinguir productos de la clase 25.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución número 69684 de octubre 27 de 2021, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución 51763 de fecha 17 de agosto de 2021, negando definitivamente el registro de la marca LEE EASY RIDERS para distinguir productos de la clase 25.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración, se conceda el registro de marca LEE EASY RIDERS para distinguir productos de la clase 25 de la clasificación internacional de marcas.

TERCERA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 192 y concordantes del

C.P.C.A

CUARTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial.”

1.1.2. Hechos.PROCESO N°: 2500023410002022-00278-00

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Que el 1° de junio de 2020, la sociedad LEC S.A. solicitó el registro de la marca comercial LEE EASY RIDERS para distinguir productos de la clase 25 internacional.

Que una vez publicad a la solicitud, la sociedad THE HD LEE COMPANY presentó oposición al registro solicitado.

Que mediante Resolución No. 51763 del 17 de agosto de 2021, la División de Signos distintivos de la SIC negó el registro solicitado, declarando fundada la oposición.

Que con Resolución No. 69684 del 27 de octubre de 2021 , en sede de apelación, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión inicial, negando definitivamente el registro de la marca LEE EASY RIDERS en la clase 25 internacional.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación:

En su escrito, la parte actora señala que las resoluciones demandadas infringieron las siguientes normas:

1. Literal G del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

2. Literal A del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

3. Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia

Sobre el concepto de violación , en el cual se sustentan los cargos de nulidad , se desarrollarán en el caso en concreto de la presente providencia.

1.2. DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1.2.1. Superintendencia de Industria y ComercioPROCESO N°: 2500023410002022-00278-00

1.2. DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1.2.1. Superintendencia de Industria y ComercioPROCESO N°: 2500023410002022-00278-00

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Admitida la demanda y luego de notificarla, la SIC contestó la demanda señalando que se opone a las pretensiones y condenas solicitadas, por carencia de asidero jurídico.

Que la actuación de la entidad se ajustó al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa del demandante.

Que la decisión adoptada por la SIC obedeció al concepto del derecho preferente que tienen las personas cuando radican una solicitud de cancelación por no uso de un registro marcario, teniendo posteriormente tres meses para anular dicha solicitud y se entienda preferente a las radicadas con posterioridad.

Respecto al Derecho Preferente, según lo establece el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se evidenció que la sociedad LEC S.A. obtuvo respuestas favorables y parcialmente favorables sobre la cancelación de los siguientes signos

• LEE EASY RIDERS (Nominativa): Mediante Resolución No. 7138 del 25 de febrero de 2020 se decidió cancelar la marca, decisión en firme y no fue objeto de recursos.

• LEE EASY RIDERS (Nominativa): Mediante Resolución No. 7138 del 25 de febrero de 2020 se decidió cancelar la marca, decisión en firme y no fue objeto de recursos. - LEE (Mixta): Mediante Resolución No. 13066 del 2 de abril de 2020, confirmada mediante Resolución No. 39804 del 28 de junio de 2021, se canceló parcialmente la marca excluyendo en su cobertura lo relativo a calzado, botas, zapatos y zapatillas. - LEE (Mixta): Mediante Resolución No. 13067 del 2 de abril de 2020 confirmada con Resolución No. 39803 del 28 de junio de 2021, se canceló parcialmente la marca al excluir de su cobertura lo relativo a calzado y sombrerería. - LEE RIDERS (Mixta): Mediante Resolución No. 7936 del 26 de febrero de 2020 se decidió cancelar el registro de la marca para la clase 25 internacional, la cual se encuentra en firme y no fue objeto de recurso. - LEE (Nominativa): Mediante Resolución No. 13079 del 2 de abril de 2020, se decidió cancelar el registro de la marca frente a productos de la clase 18PROCESO N°: 2500023410002022-00278-00

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internacional, mientras que con la Resolución No. 32202 del 26 de mayo de 2021, se revocó la decisión proferida en el sentido de excluir productos de la clase 18 internacional. - LEE (Nominativa): Mediante Resolución No. 13065 del 2 de abril de 2020 se canceló parcialmente el registro de la marca en el sentido de excluir lo relativo a calzado y sombrerería.

Se menciona que para gozar del derecho de preferencia producto de la cancelación total o parcial de un registro marcario, es necesario que el signo objeto del derecho preferente sea idéntico a la marca que se canceló y no se pueden reivindicar productos o servicios distintos a los amparados en el anterior o ampliar su cobertura. Entonces, que aunque el registro cancelado LEE EASY RIDERS (Nominativa) es idéntico al solicitado, los productos pretendidos por el signo pedido no son los mismos, motivo por el cual, la SIC concluyó que no le asiste a la sociedad LEC S.A. el derecho preferente debido a las cancelaciones parciales y totales por no uso de las marcas.

Que la oposición presentada por la sociedad THE H.D. LEE COMPANY INC estuvo fundamentada por el literal a del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en donde la negativa al registro se sustenta en algunos elementos, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, que exista identidad o relación existente entre los productos o servicios, que exista riesgo de confusión o de asociación por parte del público consumidor.

solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, que exista identidad o relación existente entre los productos o servicios, que exista riesgo de confusión o de asociación por parte del público consumidor.

Que la parte actora pretende acreditar la existencia de un derecho preferente, pero que al momento de determinar la legitimación de la oposición formulada, la entidad revisó los antecedentes de registrabilidad, así como la vigencia y titularidad de las marcas, por lo que se consideraron como inútiles las pruebas aportadas por el demandante, pues se demostró que no se cumple con los requisitos exigidos por la norma andina para aplicar el derecho preferente.PROCESO N°: 2500023410002022-00278-00

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Sobre la defensa a los cargos de nulidad, la sala se pronunciará al momento de resolver el caso en concreto.

1.2.2. THE H.D. LEE COMPANY INC

El apoderado judicial de la sociedad vinculada al proceso como tercera interesada, allegó contestación en la que se opone a las pretensiones de la demanda, por cuanto los actos administrativos demandados no adolecen de ilegalidad y se expidieron de acuerdo a las normas vigentes al momento de su promulgación.

En su escrito, propone excepciones de mérito encaminadas a desvirtuar los cargos de

los actos administrativos demandados no adolecen de ilegalidad y se expidieron de acuerdo a las normas vigentes al momento de su promulgación.

En su escrito, propone excepciones de mérito encaminadas a desvirtuar los cargos de la demanda, los cuales pasarán a estudiarse al momento de resolver el caso en concreto.

1.3 TRÁMITE PROCESAL

En el proceso, el Despacho procedió a expedir auto del 21 de marzo de 2023 en donde se determinó la inexistencia de excepciones previas que deban ser resueltas en esa etapa procesal, motivo por el cual se evidenció el cumplimiento de los requisitos de la Ley 2080 de 2021 para proferir sentencia anticipada al tratarse de un asunto de puro derecho.

Por lo tanto, en la precitada providencia fijó el litigio y decretó los medios de prueba aportados al proceso, dando traslado a las partes para que aleguen de conclusión y proferir sentencia anticipada de primera instancia.

1.4. DE LOS ALEGATOS.

Tal como se puede observar en el expediente electrónico, archivos 40 y 41, la sociedad demandante y el tercero interesado, presentaron escritos de alegatos de conclusión enPROCESO N°: 2500023410002022-00278-00

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los que reiteraron, a manera de resumen, la posición jurídica esgrimida en la demanda y su contestación, temas que se retomarán y serán tenidos en cuenta por la Sala al momento de desarrollar los cargos de nulidad.

1.4.1. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Agente del Ministerio Público adscrito al Despacho del Magistrado Ponente no presentó concepto.

2. CONSIDERACIONES.

2.1. COMPETENCIA.

En atención a que en ese caso se ejerce el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, relativo a Propiedad Industrial , de conformidad con el numeral 16 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, este Tribunal es competente para conocer y decidir en primera instancia del proceso de la referencia.

2.1.1. Acciones en materia marcaria.

Para la resolución del presente asunto, la Sala considera necesario traer a colación lo siguiente:

1.- El medio de control de nulidad absoluta, previsto en el inciso 1º del artículo 172 de la Decisión 486 del 2000, es equiparable con el de nulidad establecido en el artículo 137 del CPACA, el cual resulta procedente cuando se concede el registro marcario en contravención con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 134 y en el artículo 135 de la referida disposición, y puede ser presentado en cualquier tiempo.PROCESO N°: 2500023410002022-00278-00

contravención con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 134 y en el artículo 135 de la referida disposición, y puede ser presentado en cualquier tiempo.PROCESO N°: 2500023410002022-00278-00

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2.- El medio de control de nulidad relativa, consagrado en el inciso 2º del mismo artículo 172 de la Decisión 486, procede por infracción o contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando el registro marcario se haya efectuado de mala fe, el cual prescribe en 5 años.

3.- El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, regulado en el artículo 138 del CPACA, el cual procede en contra de los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro por no uso, o que niegan la cancelación de un registro por no uso, con un término de caducidad de 4 meses.

4.- El medio de control de nulidad simple está previsto únicamente para la nulidad de los actos administrativos de carácter general y, excepcionalmente, actos administrativos de carác ter particular, en los casos expresamente establecidos en la Ley, sin termino de caducidad.

Se tiene entonces, que tanto el medio de control de nulidad absoluta como el de nulidad relativa, fueron legalmente concebidos para demandar actos que conceden registros

Ley, sin termino de caducidad.

Se tiene entonces, que tanto el medio de control de nulidad absoluta como el de nulidad relativa, fueron legalmente concebidos para demandar actos que conceden registros marcarios; mientras que el de nulidad y restablecimiento del derecho se previó respecto de la legalidad de los actos que nieguen la concesión o cancelen un registro por no uso, motivo por el cual, el curso del presente proceso es llevado a cabo con las previsiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Así entonces, n o encontrándose causal de nulidad que pueda afectar la validez del proceso que deba declararse de oficio en los términos del artículo 133 del Cód igo General del Proceso y ss., determinada la competencia por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y establecida la relación jurídica procesal en legal forma, procede la Sala a proferir la sentencia que en derecho corresponde, conforme al principio de la justicia rogada, estudiando los cargos formulados por la actora, atendiendo la posición de parte demandada y el tercero interesado , y otorgándole elPROCESO N°: 2500023410002022-00278-00

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valor probatorio que corresponde a los medios de prueba aportados por las partes, en la forma señalada en la presente providencia.

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valor probatorio que corresponde a los medios de prueba aportados por las partes, en la forma señalada en la presente providencia.

2.3. FIJACIÓN DEL LITIGIO.

Corresponde a la Sala pronunciarse sobre los siguientes actos administrativos demandados, a saber:

1º La nulidad de la Resolución No. 51763 del 17 de agosto de 2021 “Por la cual se decide una solicitud de registro ”, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2º La nulidad de la Resolución No. 69684 del 27 de octubre de 2021por la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. 51763 del 17 agosto de 2021, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

Sobre los actos antes mencionados, la Sala pone de presente que se pronunciará respecto a su legalidad de conformidad con los cargos formulados por la parte demandante y lo indicado por la demandada y el tercero interesado, con fundamento en el principio d e justicia rogada al que se encuentra sometido el medio de control de nulidad y restablecimiento referente a Propiedad Industrial, para lograr establecer si los actos demandados fueron expedidos con violación de la Constitución Política y la Decisión 486 de la Comunidad Andina , y si era del caso negar el registro de la marca

LEE EASY RIDERS.

2.4. PROBLEMA JURÍDICO.

El problema jurídico a resolver por la S ala, consiste en determinar si los actos

LEE EASY RIDERS.

2.4. PROBLEMA JURÍDICO.

El problema jurídico a resolver por la S ala, consiste en determinar si los actos administrativos demandados se encuentran viciados de nulidad al haber negado elPROCESO N°: 2500023410002022-00278-00

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registro de la marca nominativa LEE EASY RIDERS para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

RESPUESTA AL PROBLEMA JURIDICO:

La Sala considera que los argumentos endilgados por la parte demandante contra los actos demandados no tienen vocación de prosperidad y, en consecuencia, así se resolverá el caso en concreto.

La decisión se soporta en los argumentos que se relacionan a continuación:

2.5. CALIFICACIÓN DE LOS CARGOS FORMULADOS CONTRA EL ACTO

ADMINISTRATIVO DEMANDADO

2.5.1. Desconocimiento del Literal G del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

2.5.1.1. Posición del demandante

Menciona que la Sic no podía negar el registro de la marca por contener la palabra LEE, a nombre de la sociedad opositora, pues dicha palabra es de uso común conforme a los siguientes registros:PROCESO N°: 2500023410002022-00278-00

Menciona que la Sic no podía negar el registro de la marca por contener la palabra LEE, a nombre de la sociedad opositora, pues dicha palabra es de uso común conforme a los siguientes registros:PROCESO N°: 2500023410002022-00278-00

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Que en la Interpretación Prejudicial No. 72 de 2012, el Tribunal Andino de justicia señaló que el titular de una marca no tiene el dominio exclusivo sobre ella, pues la expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios res ulta suficiente para no crear riesgo de confusión . Que una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común y por tanto no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna.

Que la comparación entre los signos en conflicto no se puede hacer sobre la base de LEE, siendo inapropiable con exclusividad por el tercero interesado.

2.5.1.2. Superintendencia de Industria y Comercio

Señaló que la marca solicitada es confundible con marcas previamente registradas, tanto de la sociedad opositora, como de otras previstas en el Registro de Propiedad Industrial, a saber:PROCESO N°: 2500023410002022-00278-00

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Industrial, a saber:PROCESO N°: 2500023410002022-00278-00

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Que en el asunto se presenta la figura de Familia de Marcas, entonces que el hecho de que la sociedad opositora THE HD LEE COMPANY INC incluya de forma reiterada la expresión LEE da a entender que se está frente a una familia de marcas, entendida como una estrategia de mercado para que el consumidor tenga una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce. Que la protección a una familia de marcas debe ser más rigurosa en protección del interés del consumidor quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un prefijo común y que provienen del mismo productor, asumen que cualquier marca con ese prefijo tiene el mismo origen empresarial. Que la protección a una familia de marcas no es la monopolización de un sector en específico.

Indica que la familia de marcas es la siguiente:PROCESO N°: 2500023410002022-00278-00

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2.5.1.3. Posición del Tercero interesado

Que en la demanda se pretende hacer un estudio de legalidad de las Resoluciones que llevaron a la concesión de las marcas LEE, desconociendo que el estudio de la sentencia debe hacerse sobre la Resolución que conllevó a su negación.

Que el demandante pretende indicar que las marcas LEE (nominativa y mixta) no debieron ser concedidas por cuanto son de uso común, y al negarlo, se v ioló el Literal G del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina , lo cual es errado por cuanto la negación del registro se sustentó en las causales de irregistrabilidad de que trata el Literal A del artículo 136 de la Decisión 486

2.5.1.4. Posición de la SalaPROCESO N°: 2500023410002022-00278-00

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La norma que se alega como vulnerada por la entidad demandada es del siguiente tenor:

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación

La norma que se alega como vulnerada por la entidad demandada es del siguiente tenor:

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;”

En ese sentido, la parte actora señala que la marca LEE no pertenece a una familia de marcas del tercero interesado puesto que está en otros registros, a saber:

Por tanto, indica que un signo que contenga LEE no puede ser negado pues es un término de uso común.

En ese sentido, la Sala estudia la resolución acusada de nulidad y evidencia que la norma que causó la irregistrabilidad fue el literal A del artículo 136 de la Decisión 486, la misma que sustentó la oposición de la sociedad THE H.D. COMPANY INC en el procedimiento administrativo; por tanto, en primera medida se debe decir que dadas las anteriores consideraciones, carece de fundamento el argumento expuesto por la parte actora de que ésta norma sea la base de la negación al tratarse de un término de uso común, puesto que es claro que la negativa en el registro tuvo su sustento en otra disposición de la Decisión 486.PROCESO N°: 2500023410002022-00278-00

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En la resolución demandada no se encuentra en debate si la expresión LEE sea de uso común, y en ese sentido, para la Sala es evidenciable que la Familia de Marcas de la sociedad THE H.D. COMPANY INC , expuesta en la Resolución No. 51763 de 17 de agosto de 2021, no proviene de la monopolización de dicha expresión, sino que se trata de una serie de marcas que comparten un prefijo común que viene siendo LEE, motivo por el cual, el cargo respecto a la vulneración del Literal G del artículo 135 de la Decisión 486 carece de fundamento, más aun cuando no se aporta prueba alguna que demuestre el uso común de la precitada expresión, ya que de lo allegado al expediente, se determina que dicha expresión es utilizada para la determinación de signos y marcas principalmente para la clase 25 Internacional de Niza.

Adicionalmente, el contenido de la expresión LEE no es el único y excluyente elemento que no permitió el registro de la marca, tal como se desarrollará en el cargo siguiente.

El cargo no prospera.

2.5.2. Desconocimiento del Literal A del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

2.5.2.1. Posición del demandante

Se menciona que para que configurar la irregistrabilidad, deben coincidir dos factores (i) que exista identidad o similitud entre signos que induzcan a confusión al público consumidor, y (ii) que exista identidad o similitud de los productos o servicios identificados con las marcas.

(i) que exista identidad o similitud entre signos que induzcan a confusión al público consumidor, y (ii) que exista identidad o similitud de los productos o servicios identificados con las marcas.

Sobre el primer elemento referencia lo siguiente:PROCESO N°: 2500023410002022-00278-00

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Señala que existe diferencia en la comparación ortográfica o visual pues EASY RIDERS da distintividad a la marca de la parte actora pero no se relaciona con ninguno de los signos opositores. Que las dos marcas son diferentes en su comparación fonética, pues la pronunciación es diferente en el inicio y final de la marca, la cual es diferenciable para el oído.

2.5.2.2. Superintendencia de Industria y Comercio

Se indicó que la marca solicitada consiste en tres vocablos “LEE EASY RIDERS” que es nominativa, escrita con caracteres estándar sin establecer ninguna fuente, estilo, color o tamaño, y tampoco se aco mpañó de elementos gráficos; por su parte señala que “LEE” tiene el certificado de registro No. 276115 y es representado en tipografía de fantasía, mientras que la marca “LEE RIDERS” cuenta con un escudo que contiene un jinete sobre un caballo y la expresión denominativa “LEE COOPER”. Que en el asunto

que “LEE” tiene el certificado de registro No. 276115 y es representado en tipografía de fantasía, mientras que la marca “LEE RIDERS” cuenta con un escudo que contiene un jinete sobre un caballo y la expresión denominativa “LEE COOPER”. Que en el asunto el debate está entre dos familias de marcas, la de titularidad de THE H.D. LEE

COMPANY INC y la de RED DIAMOND HOLDINGS SARL.

Que el signo solicitado integra los elementos dominantes en común de las marcas registradas, principalmente de la marca mixta LEE RIDERS por cuanto se toman dos vocablos que la conforman, demostrando con ello que existen fuertes similitudes de orden ortográfico, fonético y conceptual frente a las marcas registradas a partir del usoPROCESO N°: 2500023410002022-00278-00

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL D