TJCA - 67-IP-2015

Año XXXII – Número 2533 Lima, 08 de julio de 2015

SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág. PROCESO 67-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la solicitud formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Nulidad de registro de la marca: “TVS” (denominativa). Expediente Interno: 3090-2011-0-1801-JR-CA-13..................... ............................ 1 PROCESO 77-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 26 y 27 de la norma mencionada; a solicitud de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Patente de invención: “USO DE PROLINES PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO Y/O EL RENDIMIENTO”. Expediente Interno: 20110279...................... ................................................................... 19 PROCESO 96-IP-2015 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 4 y 20 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala en lo

Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Actor: Novartis AG. Patente de invención: “MACROLIDAS CRISTALINAS”.

Expediente Interno: 2003-0350....................... ....................... 26

PROCESO 67-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la solicitud formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 08/07/ 2015 2 de 44

Nulidad de registro de la marca: “TVS” (denominativa). Expediente Interno: 30902011-0-1801-JR-CA-13.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 13 días del mes de mayo del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 3090-2011-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 23 de enero de 2015, recibido vía correo electrónico el 26 de enero del mismo año, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 3090-2011-0-1801-JR-CA-13.

El Auto de 10 de abril de 2015, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES:

1. Partes en el proceso interno: Demandante: Subramaniam Krishnaraj Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de la República del Perú.

SundaramClaytonLimited.

2. Hechos:

1. El 21 de julio de 2008, Sundaram-Clayton Limited solicitó ante el INDECOPI la nulidad de la marca TVS (denominativa), registrada bajo Certificado 99480 a favor de Subramaniam Krishnaraj para distinguir productos de la Clase 12 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). Señaló que: - Su empresa es el fabricante y surtidor más grande de componentes automotores de la India, a los cuales se les identifica con la marca TVS (denominativa) de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. - Su marca se encuentra registrada en diversos países alrededor del mundo. En el Perú ha solicitado el registro de diversas variaciones de la marca TVS. - Subramaniam Krishnaraj al ser de la India tenía conocimiento previo de la existencia de su marca y ha actuado con mala fe al registrarla en el Perú. - Los productos que el titular de la marca vende en sus locales son los mismos que su empresa comercializa. Así, lo ha reconocido uno de sus vendedores.

2. El 2 de septiembre de 2008, Krishnaraj Subramaniam absolvió el traslado de la

nulidad señalando lo siguiente:

GACETA OFICIAL 08/07/2015 3 de 44 - En el 2004 cuando solicitó el registro de su marca no existía ninguna otra marca con la denominación TVS. - Sundaram-Clayton Limited no ha demostrado el prestigio de su marca en el mercado nacional ni la existencia de la misma. - Ha venido actuando de manera honesta en la comercialización de productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Mediante Resolución 2733-2009/CSD-INDECOPI de 25 de septiembre de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la acción de nulidad interpuesta.

4. El 22 de octubre de 2009, Sundaram – Clayton Limited interpuso recurso de reconsideración para lo cual adjuntó, en calidad de nueva prueba, cinco Declaraciones Únicas de Aduanas pertenecientes al 2003. Reiteró sus argumentos respecto a que el titular del registro conocía la existencia de su marca.

5. Mediante Resolución 325-2010/CSD-INDECOPI de 5 de febrero de 2010, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto. Consideró que los productos importados se encontraban identificados con una marca diferente de aquella cuya nulidad se pretende, por lo que los documentos presentados no contribuyeron a acreditar la mala fe alegada.

6. El 9 de marzo de 2010, Sundaram-Clayton Limited interpuso recurso de apelación contra la resolución precedente. Dicho recurso fue resuelto a través de la Resolución 916-2011/TPI-INDECOPI de 29 de abril de 2011 emitida por la Sala de Propiedad Intelectual, la cual revocó la Resolución 325-2010/CSD-INDECOPI y declaró fundada

la acción de nulidad alegando que existían suficientes indicios que hacían razonable asumir que al solicitarse el registro de la marca TVS (denominativa) en el Perú, el entonces solicitante tenía conocimiento de la existencia de la marca TVS.

7. El 9 de junio de 2011, Subramaniam Krishnaraj presentó demanda contenciosa administrativa contra la Resolución 916-2011/TPI-INDECOPI ante el Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de

Mercado.

8. Mediante sentencia de 19 de junio de 2014 se declaró infundada la demanda. Ante ello, Subramaniam Krishnaraj presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial.

9. El 5 de diciembre de 2014, la segunda instancia judicial cumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina.

3. Argumentos de la demanda:

10. Subramaniam Krishnaraj sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - No existe ninguna causal de nulidad probada de manera suficiente, precisa y coherente. Por lo tanto, los argumentos de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI son alegatos inocuos, hechos para pretender la nulidad del registro de marca del que es titular.

GACETA OFICIAL 08/07/2015 4 de 44 - Ha venido utilizando en el mercado la marca TVS (denominativa) a través de la comercialización de bienes de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Incluso ha iniciado acciones de infracción ante el INDECOPI obteniendo resoluciones favorables, lo cual evidencia que la propia autoridad administrativa lo

reconocía como titular de la marca. - Alega la notoriedad de la marca TVS. Y agrega que, existe mala fe al tratar de aprovecharse de la notoriedad de su marca.

4. Argumentaciones de la contestación a la demanda:

11. El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente: - La acción de nulidad del registro de marca es absolutamente independiente de los recursos que pueden plantearse al momento de solicitarse el registro de una marca. El hecho de que no se hayan presentado oposiciones al registro de la marca no significa que posteriormente dicha marca no pueda ser objeto de una acción de nulidad. - No existe fundamento que pueda validar que un empresario que se desempeña en un rubro comercial determinado de pronto decida registrar una marca sin contenido conceptual alguno que presenta la misma estructura de una marca que también es comercializada en el mismo sector comercial. Por lo tanto, evidentemente se trata de un escenario de mala fe por parte de quien registra la marca. - El hecho de que el demandante hubiera obtenido pronunciamientos favorables emitidos a partir de denuncias interpuestas contra terceros por el uso de su marca, no influye en modo alguno sobre la acción de nulidad que pudiese operar contra el registro de dicha marca. - Existen suficientes indicios que hacen razonable asumir que el solicitarse el registro se tenía conocimiento de la existencia de la marca TVS usada por la accionante, ya que la identidad entre los referidos signos para distinguir los mismos productos no puede atribuirse a la casualidad o a una simple coincidencia, lo que hace inferir que el emplazado tuvo la intención de perjudicar al legítimo titular de la marca, obstruyendo su actividad concurrencial y

pretendiendo indebidamente sustraer la clientela habitual obtenida por terceros para obtener un beneficio económico con dicho comportamiento desleal.

12. Sundaram-Clayton Limited no contestó la demanda presentada en su contra por lo que fue declarado rebelde por la corte consultante.

5. Fundamentos de la sentencia de primera instancia:

13. Mediante sentencia de 19 de junio de 2014 se declaró infundada la demanda por considerar que la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI ha valorado debidamente las pruebas aportadas al procedimiento, determinando la existencia de mala fe del demandante al solicitar el registro de la marca TVS a su favor.

6. Fundamentos del recurso de apelación:

14. Subramaniam Krishnaraj presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda.

GACETA OFICIAL 08/07/2015 5 de 44

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

15. La corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 1361 literal a) y 1722 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis de los antecedentes del presente proceso, procede la interpretación de los artículos mencionados.

C. CUESTIONES A INTERPRETAR

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directo, riesgo de confusión indirecto y riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

2. La marca notoriamente conocida, su protección y su prueba. El riesgo de uso

parasitario. Protección de la marca notoria extracomunitaria.

3. La nulidad relativa: La solicitud de registro presentada con mala fe. Su relación con los signos notoriamente conocidos. El aprovechamiento de la reputación ajena.

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD

GRÁFICA, FONÉTICA Y CONCEPTUAL O IDEOLÓGICA. RIESGO DE

CONFUSIÓN DIRECTO, RIESGO DE CONFUSIÓN INDIRECTO Y RIESGO DE

ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

16. En el presente caso, SUNDARAMCLAYTON LIMITED solicitó la nulidad de la marca TVS (denominativa), registrada bajo Certificado 99480 a favor de Subramaniam Krishnaraj para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el fundamento que su marca TVS se encuentra registrada en diversos países del mundo, entre ellos, el Perú; y, que Subramaniam Krishnaraj al ser de la India tenía conocimiento previo de su existencia, habiéndola registrado de mala fe en el Perú, siendo los productos del titular de la marca los mismos que su empresa comercializa.

17. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado que: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra

1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…). 2 Artículo 172.- (…). La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. GACETA OFICIAL 08/07/2015 6 de 44 empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.3 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este órgano acerca del cuidado

que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes,

pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud conceptual o ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directa, riesgo de confusión indirecta y riesgo de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. 3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000, marca:

“CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL 08/07/2015 7 de 44

El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos

los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.4 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.5 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.6 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que

se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d). Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (PROCESO 70-IP-2008. Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El 4 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE

JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

5 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

6 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL

DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL 08/07/2015 8 de 44 segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.7 Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.8 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista

Breuer Moreno ha manifestado:

‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae 7 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 8 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial

Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL 08/07/2015 9 de 44 en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’9. (…)”.

18. Por lo tanto, la corte consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

2. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA, SU PROTECCIÓN Y SU PRUEBA. EL

RIESGO DE USO PARASITARIO. PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA

EXTRACOMUNITARIA.

19. En el proceso interno, SundaramClaytom Limited, al solicitar la nulidad de la marca TVS registrada a favor de Subramaniam Krishnaraj, señaló que su marca TVS se encuentra registrada en diversos países alrededor del mundo, siendo que en el Perú ha solicitado el registro de diversas variaciones de la marca TVS. Así, refiere que el denunciado ha actuado de mala fe, toda vez que al ser de la India, estaba en la capacidad de conocer las marcas notorias de su propio país.

20. Por lo tanto, el Tribunal se referirá a la marca notoriamente conocida y a la prueba

de su notoriedad, determinando el grado de protección de las marcas notoriamente conocidas en países extracomunitarios. El Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, en el marco del proceso 23-IP2013.

21. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos.

En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos. El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido. De éste se pueden desprender las siguientes características: - Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente, - El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: a. “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: b. los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; 9 Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de

2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL 08/07/2015 10 de 44 c. las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se

aplique; o, d. los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. e. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. - Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. - La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. Protección en relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca.

22. El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia.

En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido. El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.

GACETA OFICIAL 08/07/2015 11 de 44

La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio

ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del