TJCA - Proceso 02-IP-2014

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 02-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales b), e), i) y último párrafo, 175 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú ; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal a) y 150 de la misma

Decisión.

Lema comercial: EL PERÚ NECESITA CEMENTO NOSOTROS

PRODUCIMOS EL MEJOR (denominativo).

Actor: sociedad CEMENTO ANDINO S.A.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República

del Perú, INDECOPI. Proceso interno Nº. 7939-2013.

Magistrada Ponente: Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de abril del año dos mil catorce.

VISTOS: El 10 de enero de 2014, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa a los artículos 135, 175 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 7939-2013;

El auto de 12 de febrero de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

II. PARTES EN EL PROCESO INTERNO.

Demandante: CEMENTO ANDINO S.A.2

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la

Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

III. DATOS RELEVANTES.

A. Hechos.

1. El 15 de septiembre de 2010, la sociedad CEMENTO ANDINO S.A. solicitó ante el INDECOPI, el registro del lema comercial “EL PERÚ NECESITA CEMENTO, NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR” para acompañar a la marca ANDINO CEMENTO PORTLAND TIPO I CEMENTO ANDINO TARMA PERÚ CEMENTO FUERZA y logotipo que está registrada para distinguir productos comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. A la mencionada solicitud no se presentaron oposiciones.

3. Por Resolución Nº. 03947-2011/DSD-INDECOPI de 10 de marzo de 2011 la Dirección de Signos Distintivos denegó el registro del signo solicitado por considerar que: - “no está dotado de los atributos necesarios para ser el medio por el cual refuerce la distintividad del signo registrado al que se pretende publicitar”. - Por el contrario “se configura como una frase simple y poco ingeniosa que no es capaz de ser el elemento característico sobre la base del cual el público

la distintividad del signo registrado al que se pretende publicitar”. - Por el contrario “se configura como una frase simple y poco ingeniosa que no es capaz de ser el elemento característico sobre la base del cual el público consumidor evoque el signo que pretende publicitar (…)”.

4. La sociedad CEMENTO ANDINO S.A. interpuso recurso de reposición. La Dirección de Signos Distintivos “calificó el recurso impugnativo presentado por Cemento Andino S.A. como un recurso de apelación, toda vez que no sólo contiene una nueva prueba, sino que, además, contiene argumentos de puro derecho o se sustenta en una diferente interpretación de las pruebas producidas (…)”.

5. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 2942-2011/TPI-INDECOPI de 28 de diciembre de 2011, confirmó la Resolución impugnada.

6. Contra las mencionadas Resoluciones la sociedad CEMENTO ANDINO S.A. interpuso demanda contencioso administrativa.

7. Por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número 09, de 29 de agosto de 2012, el 6º Juzgado Permanente en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió la demanda contencioso administrativa y declaró infundada dicha demanda.

8. La sociedad CEMENTO ANDINO S.A. interpuso recurso de apelación.

9. El recurso de apelación fue resuelto por la Cuarta Sala Especializada en lo

Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, que por Resolución número cinco de 13 de marzo de 2013, REVOCÓ la Sentencia de Primera Instancia, y, en consecuencia declaró nulas las Resoluciones impugnadas.

10. Contra dicha Sentencia el INDECOPI interpuso recurso de casación.3

11. El recurso de casación fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que por Providencia de 31 de octubre de 2013, solicitó interpretación prejudicial de los artículos 135, 175 y 176 de la Decisión 486.

B. Fundamentos de la demanda.

La sociedad CEMENTO ANDINO S.A. presenta demanda contencioso administrativa en la que dice:

12. En la Resolución impugnada se ha considerado de manera errónea “que el signo solicitado resulta ser carente de creatividad siendo incapaz de reforzar la distintividad de la marca ANDINO CEMENTO PORTLAND TIPO I CEMENTO ANDINO TARMA PERU CEMENTO FUERZA y logotipo”, al respecto, considera que “el signo solicitado por nuestra representada tiene aptitud distintiva, ya que es una frase creativa que evoca la necesidad de un país por tener cemento, y que dicha necesidad puede ser cumplida por el producto marcado con el signo registrado”.

13. La Resolución arriba citada “señala que de los medios probatorios adjuntados no se advierte que el mismo haya sido empleado para publicitar la marca antes mencionada (…)”.

14. Las pruebas aportadas en el proceso administrativo demostrarían “el uso efectivo y

constante en el mercado del lema comercial solicitado para registro EL PERU

NECESITA CEMENTO NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR (…)”

15. Por lo que ha quedado demostrado que el lema comercial solicitado “está publicitando todas nuestras marcas (…)”.

16. Respecto “a la figura de la distintividad sobrevenida, adquirida o ‘secondary meaning’ esta brinda la posibilidad, a quien ha hecho uso de la marca, de acceder al registro al que ab initio le fue imposible hacerlo por la supuesta incursión en prohibiciones absolutas”.

C. Fundamentos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI, contestó la demanda manifestando:

17. El lema comercial solicitado carece de distintividad “siendo una frase laudatoria y por ende descriptiva de los productos distinguidos por la marca ANDINO CEMENTO PORTLAND TIPO I CEMENTO ANDINO TARMA PERÚ CEMENTO FUERZA y logotipo de la cual sería complemento”.

18. Agrega que no es distintiva y no refuerza la marca a la que acompañará “pues se limita a atribuir una condición que cualquier otro (sic) organización atribuiría a sus productos, es decir, que existe una necesidad de cemento y que sus productos son los mejores”.

19. El lema comercial se encuentra incurso dentro de la causal de irregistrabilidad del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486.

20. No resulta aplicable al presente caso la figura del secondary meaning ya que “los medios probatorios presentados no permiten apreciar que se haya logrado implantar4 en la mente del público consumidor a esa denominación como indicadora de un origen empresarial determinado”.

D. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia,

21. La Sentencia de Primera Instancia, Resolución número 09 de 29 de agosto de 2012 que declara infundada la demanda contencioso administrativa, fundamenta su

decisión en que:

origen empresarial determinado”.

D. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia,

21. La Sentencia de Primera Instancia, Resolución número 09 de 29 de agosto de 2012 que declara infundada la demanda contencioso administrativa, fundamenta su

decisión en que:

22. El lema comercial solicitado constituye una frase “laudatoria y por tanto descriptiva de los productos que distingue la marca que se pretende publicitar, limitándose a alabar las cualidades del cemento que el lema identifica, señalando que éste es un mejor producto en comparación a otros producidos por los demás competidores”.

23. El lema comercial solicitado carece de distintividad y por tanto no se le puede conceder derecho de exclusiva.

24. No le es aplicable la figura del secondary meaning en virtud a que, las pruebas acompañadas no determinan que, el lema solicitado “haya logrado implantar en el público consumidor, la referida denominación como indicadora de un determinado origen empresarial, ni establece el nivel de implantación y reconocimiento en el mercado, que refuerce la distintividad de la marca a publicitar”.

E. Fundamentos del recurso de apelación.

La sociedad CEMENTO ANDINO S.A. presenta recurso de apelación en el que argumenta:

25. El lema comercial solicitado debe ser analizado en relación con la marca registrada ya que es un signo de complementariedad y por ello cumple fines publicitarios.

26. Recalca el hecho de que el lema comercial solicitado goza del requisito de distintividad exigido por la norma comunitaria.

F. Fundamentos de la contestación a la apelación.

27. No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación.

G. Fundamentos de la Sentencia de Segunda Instancia.

La Sentencia de Segunda Instancia que resuelve la apelación se fundamenta en:

28. El lema comercial debe cumplir con los requisitos de registrabilidad exigidos por la norma, sin embargo, la Dirección de Signos Distintivos “no ha cumplido con analizar cada uno de los requisitos ya citados, indicando simplemente que el lema comercial no es distintivo”.

29. El INDECOPI, al momento de analizar el signo solicitado, debe tener en cuenta “el mercado a quien iría dirigido el lema, pues el producto que se ofrece no se vincula a todas las personas, es decir, a un mercado universal sino a uno objetivo”.

30. Los medios de prueba adjuntados por el demandante dan cuenta de que el nombre comercial ha sido utilizado constantemente.5

31. El INDECOPI, al no haber evaluado correctamente el caso ha vulnerado el principio del debido procedimiento, por lo que “la administración debe cumplir con emitir un nuevo pronunciamiento”.

H. Fundamentos del recurso de casación.

El INDECOPI, interpone recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia en el que manifiesta:

32. Entre otras, como una infracción normativa, la inaplicación del artículo 135 literal b) de la Decisión 486, que contempla el requisito de distintividad para que un signo pueda ser registrado.

CONSIDERANDO:

33. Que, las normas contenidas en los artículos 135, 175 y 179 de la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

34. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

35. Que, la presentación de la solicitud de registro del lema comercial “EL PERÚ NECESITA CEMENTO, NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR”, fue el 15 de septiembre de 2010, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 135 literales b) y e) y último párrafo, 175 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, conforme a lo facultado

por la norma comunitaria, de oficio, se interpretarán los artículos 134 literal a) y 150 de la misma Decisión por ser aplicables al caso concreto; y,

36. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:6 a) las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; (…) i) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

(…) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…) Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. (…) Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión.7 (…)”.

1. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de lemas comerciales.

37. Es pertinente referirse al concepto de lema comercial y a los requisitos para su registro en vista a que el signo solicitado a registro consiste en el lema comercial EL PERÚ

NECESITA CEMENTO NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR (denominativo) para

acompañar a la marca ANDINO CEMENTO PORTLAND TIPO I CEMENTO ANDINO TARMA PERÚ CEMENTO FUERZA y logotipo, registrada para distinguir productos comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

38. De acuerdo al artículo 175 segundo párrafo de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma.

39. Sobre el lema comercial, el Tribunal ha expresado lo siguiente: “Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará”. (Proceso 33-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 949, del 18 de julio de 2003, caso: “ONE STEP UP mixta”).

40. Dentro del Proceso 160-IP-2011, el Tribunal ha señalado que teniendo en cuenta que el lema comercial es accesorio a una marca, se deben tener en cuenta las siguientes precisiones:  “Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe determinar la marca solicitada para registro o registrada con la cual se usará. (artículo 176 de la

Decisión 486).  El lema comercial no se puede transferir de manera independiente de la marca a la cual se asocia. (artículo 178 de la Decisión 486). Por lo tanto, al transferirse el lema comercial, también debe transferirse la marca asociada.  El lema comercial sigue la suerte de la marca asociada. Lo anterior, quiere decir que la vigencia del lema depende del de la marca asociada (artículo 178 de la Decisión 486).  El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados. (artículo 177 de la Decisión 486)”. (Proceso 160-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2053 de 22 de mayo de 2012, lema comercial: SÍ ES MUJER LATINA denominativo).8

41. El Tribunal advierte que, de acuerdo al artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales.

2. Requisitos para el registro de un lema comercial. La distintividad.

42. En consecuencia, los requisitos para el registro de los lemas comerciales son los siguientes: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

43. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es

importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia del lema comercial.

44. Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. ( Proceso 132-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1146, de 1 de diciembre de 2004, marca:

DIADICON).

45. Las características de los dos requisitos previstos para las marcas y que se aplican, como ya se advirtió, sobre los lemas comerciales, son:

46. La susceptibilidad de representación gráfica, “es la posibilidad de que el signo a registrar como lema comercial sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales”. (Proceso 160-IP-2011, ya citado).

47. La distintividad, de acuerdo a lo manifestado por este Tribunal, “ La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo del lema comercial le permite al consumidor realizar la

elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del lema comercial diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. Es muy importante tener en cuenta que el consumidor diferencia los productos y servicios en el mercado, atendiendo a la distintividad tanto de la marca como del lema comercial que lo acompaña. Esto quiere decir que la distintividad de la marca no se extiende al lema comercial; el análisis de distintividad que realiza la oficina de registro marcario debe ser particular para el lema comercial, ya que se pretende evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir un bien o servicio”. (Proceso 160-IP-2011, ya citado).

48. Para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la9 prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad” .

(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1333, del 25 de abril de 2006, caso:

“FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”).

49. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos.

50. Al respecto el Tribunal ha manifestado: “Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado”. (Proceso 90-IP2010, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1907, de 30 de noviembre de 2010, marca: ERASSIN denominativa).

51. En conclusión, para que un signo sea registrado como lema comercial debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho

requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

52. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el lema

comercial EL PERÚ NECESITA CEMENTO, NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR

(denominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

3. Signos descriptivos. Signos laudatorios.

53. El Tribunal abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate sobre si el lema comercial EL PERÚ NECESITA CEMENTO, NOSTROS PRODUCIMOS EL MEJOR (denominativo) es un signo descriptivo.

54. Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

55. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los10

productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

56. Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. Se entiende por expresión laudatoria aquella que alaba, enaltece, exalta, etc. las características de los productos o de los servicios que va a distinguir un signo. A manera didáctica, se hace referencia a que este tema se enlaza con la posibilidad de una publicidad excluyente, en el sentido de que el anunciante resalta su posición de preeminencia y preferencia en el mercado sin hacer ninguna referencia o comparación con otros competidores.

57. El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta “¿cómo es?” el producto o servicio que se pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medioes igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”. (Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº. 686 del 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE

FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº. 189 de 15 de septiembre de 1995).

58. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes, expresiones laudatorias, descriptivas y/o genéricas que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, de esta manera en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras comunes, expresiones laudatorias, descriptivas y/o genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo.

59. Si bien la norma andina prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por palabras descriptivas o expresiones laudatorias dichas palabras al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

60. Por lo tanto, el signo formado por palabras descriptivas o laudatorias es registrable si el conjunto marcario es distintivo. De esta manera el juez consultante debe establecer si el lema comercial solicitado PERÚ NECESITA CEMENTO, NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR (denominativo) es descriptivo o está conformado únicamente por términos laudatorios.

4. Signos engañosos.

61. La irregistrabilidad de signos engaños por las características, cualidades o aptitud para empleo de los productos o servicios de que se trata, se encuentra dispuesta en el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 y es considerada como una causal absoluta de

irregistrabilidad.

62. Por lo tanto, en virtud a que el lema comercial solicitado pueda ser engañoso para el público consumidor o para los medios, el Tribunal hace referencia a este tema.11

63. Los signos engañosos son aquellos que hacen referencia a la posibilidad de que dichos signos por si mismos induzcan a engaño al público o a los medios comerciales, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios, desnaturalizando la función principal del signo cual es distinguir en el mercado unos productos o servicios de una persona de los de similares o idénticos pertenecientes a otra persona.

64. Según lo manifiesta Marco Matías Alemán, esta prohibición “obedece al interés del legislador en evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como sobre las bondades atribuidas a los mismos, lo cual como queda claro tienden a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores”. (Alemán, Marco Matías, ob. cit. p. 85).

65. Por su parte el Tribunal ha sostenido al respecto: “el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este

Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor”. (Proceso 38-IP-99, marca: LEO, publicado en la Gaceta Oficial Nº 419, de 17 de marzo de 1999).

66. En el caso de autos, el lema que se pretende registrar es EL PERÚ NECESITA CEMENTO, NOSOTROS PRODUCIMOS EL MEJOR, en este lema comercial se está afirmando que el cemento que produce la sociedad CEMENTO ANDINO S.A. es el mejor del mercado peruano, lo cual podría constituir un engaño para el público consumidor, puesto que sí podría ser el mejor cemento como también podría no serlo; o, en su caso, cabría la posibilidad de que actu