TJCA - Proceso 02-IP-2015

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 02-IP-2015

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL ARTÍCULO 147 DE

LA DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD

ANDINA. CONSULTANTE: DIRECCIÓN DE SIGNOS

DISTINTIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA Y LA PROTECCIÓN DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA

REPÚBLICA DEL PERÚ.

ASUNTO: OPOSICIÓN ANDINA CONTRA EL REGISTRO

DEL NOMBRE COMERCIAL SUPERDRY (MIXTO).

Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de julio del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 1870-2014-DSD-INDECOPI, de 12 de diciembre de 2014, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, el 8 de enero de 2015, por medio del cual la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual, solicita la interpretación prejudicial del artículo 147 de la Decisión 486; El auto de 3 de junio de 2015, por medio del cual el Tribunal admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

La sentencia de interpretación prejudicial de 20 de noviembre de 2014 recaída dentro del Proceso 121-IP-2014, en la que este Tribunal estableció que “la

Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi actúan como “juez nacional” (…)”; y, por lo tanto, cuentan con legitimidad activa para solicitar interpretaciones prejudiciales facultativas.

A. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:2 Partes en el proceso interno.

Solicitante: Full Import Export E.I.R.L.

Opositora: Dkh Retail Limited

Hechos.

1. El 11 de junio de 2014, la sociedad Full Import Export E.I.R.L. solicitó el registro del nombre comercial SUPERDRY (mixto), para identificar actividades económicas relacionadas con la comercialización de prendas de vestir de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, consignando como la fecha de primer uso el 10 de junio de 2014. El expediente fue signado con el número

578456-2014.

2. El 13 de agosto de 2014, la solicitud se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”.

3. El 15 de septiembre de 2014, la sociedad Dkh Retail Limited, se opuso a la solicitud de registro del nombre comercial SUPERDRY (mixto), argumentando que tiene registrada en Colombia la marca SUPERDRY (denominativa y mixta) con Certificados 331816, 14041770 y 14041791 para la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Así como en Perú la marca SUPERDRY

(denominativa) con Certificados 132863 para la Clase 25, 132863 para la Clase 35 y la marca SUPERDRYSTORE (denominativa) para la C lase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. La Dirección de Signos Distintivos del Indecopi solicita al Tribunal de Justicia de

35 y la marca SUPERDRYSTORE (denominativa) para la C lase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. La Dirección de Signos Distintivos del Indecopi solicita al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial del artículo 147 de la Decisión

486. Argumentos de la Opositora. La sociedad Dkh Retail Limited, presentó escrito de oposición en el que manifiesta:

5. Que es legítima propietaria de la marca SUPERDRY, en los países de Colombia y Perú, inscritas en las Clases 25 y 35 de la Nomenclatura Oficial.

6. Que el interés real en el mercado peruano respecto de las marcas colombianas se encuentra acreditado con el registro de su marca denominativa en el Perú, SUPERDRY; y con las solicitudes de registro 584645-2014 y 584646-2014, para las marcas mixtas SUPERDRY, todas ellas para identificar los mismos productos de la Clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

7. Que el nombre comercial solicitado pretende distinguir los mismos productos de la Clase 25 de la Nomenclatura Oficial que distinguen sus marcas. Asimismo los productos que pretende distinguir el signo solicitado – prendas de vestir, calzado3 y sombrerería -, se encuentran vinculados con los servicios de agrupamiento por cuenta de terceros de ropa y calzado (Clase 35 de la Nomenclatura Oficial).

Toda vez que es usual en el mercado que en los eventos o ferias realizadas por su empresa, se ofrezcan y comercialicen los productos de la Clase 25 que

pretende distinguir el signo solicitado. Asimismo suele suceder que empresas que se dedican a la elaboración de los productos que pretende distinguir el signo solicitado también realicen servicios de reagrupamiento con la intención de impulsar su marca, o viceversa.

8. Que el signo solicitado SUPERDRY (mixto) y las marcas registradas SUPERDRY (denominativa y mixta) y SUPERDRYSTORE (denominativa) desde el punto de vista gráfico y fonético son muy similares, habiendo el signo solicitado copiado totalmente la denominación SUPERDRY de su empresa, por lo que, estando a todo lo expuesto, existe un alto riesgo de confusión y su concurrencia en el mercado inducirá a error al público consumidor, con grave daño para los legítimos intereses de su representada. Cabe señalar que si bien los signos en cuestión presentan un tipo de letra característica y otros elementos figurativos, ello no determina que sean distintos, sino que el consumidor asumirá que el signo solicitado pertenece a la misma familia de las marcas de su empresa y que proviene de un mismo origen empresarial, lo que no corresponde a la realidad.

Argumentos de la contestación.

9. La sociedad Full Import Export E.I.R.L. no ha contestado la oposición presentada.

Argumentos contenidos en el oficio por el que se solicita interpretación prejudicial.

10. La Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI en su Oficio 1870-2014/DSDINDECOPI, manifiesta que:

11. El INDECOPI, debido a su condición de autoridad nacional competente tiene a su

cargo “la solución de conflictos intersubjetivos de intereses en aspectos relacionados con la aplicación de la normativa andina en materia de Propiedad Intelectual, se encuentra facultado a solicitar Interpretaciones Prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. Agrega que, la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI le atribuye competencia para resolver litigios en materia de Propiedad Intelectual, “de donde se debe colegir que el mencionado organismo se encuentra dentro de los alcances del concepto ‘Juez Nacional’”.

12. El INDECOPI se encuentra legitimado para realizar la presente consulta “atendiendo a lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre el concepto Juez Nacional (…). Cita los procesos 14-IP-2007, 130-IP-2007 y 03-AI2007.

13. En el caso concreto, estamos ante una solicitud de registro de nombre comercial, contra la cual la empresa Dkh Retail Limited ha formulado una oposición andina, en virtud al artículo 147 de la Decisión 486.4

14. Agrega: “En efecto, el primer párrafo del artículo 147 de la acotada norma supranacional dispone que se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga

la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla”.

15. Por este motivo, solicita que el Tribunal interprete el citado artículo.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

16. Que, el artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina;

17. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

18. Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo: - Solicitado: 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. La finalidad y efectos de la interpretación prejudicial facultativa.

2. La oposición andina en general.

3. La oposición andina en el supuesto del registro de un nombre comercial.

1 Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real

en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca. La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.5

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. La finalidad y efectos de la interpretación prejudicial facultativa.

19. En el Proceso 121-IP-2014, el Tribunal ha esgrimido los criterios fundamentales sobre la interpretación prejudicial facultativa, por lo tanto, el mencionado proceso debe ser la guía para el consultante.

20. El objeto de la interpretación prejudicial apunta a la aplicación uniforme del Derecho comunitario en los Países Miembros de la Comunidad Andina . Esta facultad es una competencia exclusiva del Tribunal. En efecto, el artículo 121 del Estatuto del Tribunal señala que: “Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros”.

21. Su finalidad reside en generar uniformidad, tanto en la interpretación como en la aplicación de la normativa andina, puesto que es un elemento fundamental para la construcción del proceso de integración andino.

22. El artículo 122 del Estatuto del Tribunal regula la consulta facultativa de la

21. Su finalidad reside en generar uniformidad, tanto en la interpretación como en la aplicación de la normativa andina, puesto que es un elemento fundamental para la construcción del proceso de integración andino.

22. El artículo 122 del Estatuto del Tribunal regula la consulta facultativa de la siguiente manera: “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno . Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso” (lo subrayado es nuestro). Esto significa que, tal como lo señala su propio enunciado, es una facultad de la Autoridad y no un derecho de las partes.

23. Adicionalmente, la interpretación prejudicial facultativa sirve para garantizar que la norma comunitaria se interprete y aplique de manera uniforme en todo el territorio de la Comunidad Andina sin entrar al fondo de la cuestión consultada, que es de competencia exclusiva del consultante. El Tribunal es el único encargado de pronunciarse sobre el alcance de la norma andina sustantiva, la misma que servirá para dilucidar el proceso y asegurar la aplicación uniforme del Derecho comunitario.

24. Cabe advertir que no todos los procedimientos administrativos llegan a la sede judicial, por lo que la consulta solicitada en sede administrativa resulta ser de

utilidad al estar acorde con el objetivo y finalidad de la interpretación prejudicial. Ante la duda de la entidad administrativa antes de resolver, el Tribunal es el encargado de aclarar y dilucidar el sentido e interpretación de las normas a ser aplicadas.

25. Cabe señalar que la facultad de solicitar la interpretación prejudicial es precisamente para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, de conformidad con el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal: “Los Países Miembros están obligados a6 adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina”.

26. Según el artículo 127 del Estatuto del Tribunal, la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos que conozcan del procedimiento interno en que se formuló la consulta, deberán adoptar en su resolución la interpretación del Tribunal. Emitida la interpretación prejudicial, la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos tiene la obligación de acatarla en la Resolución que vayan a adoptar en el caso concreto. La Resolución de la Dirección de Signos Distintivos o de la Comisión de Signos Distintivos podrá ser apelada en sede administrativa, debiendo decidir sobre tal apelación la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Agotada la vía administrativa, las partes que no estén de acuerdo con las Resoluciones emitidas por la Sala de Propiedad Intelectual podrán presentar demanda contencioso administrativa con el fin de obtener la nulidad de las mencionadas resoluciones.

27. En ese momento surge el cuestionamiento sobre si la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos

Propiedad Intelectual podrán presentar demanda contencioso administrativa con el fin de obtener la nulidad de las mencionadas resoluciones.

27. En ese momento surge el cuestionamiento sobre si la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos será aplicable a las fases posteriores.

28. En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio de que la Sala de Propiedad Intelectual o las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos: - Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento jurídico comunitario. - Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial. - Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció. - Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial.

29. Por lo tanto, se podrá realizar una nueva consulta especificando claramente cuáles son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe indicar que la interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento administrativo o en la

primera instancia judicial. Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento.

2. La oposición andina en general.

30. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina disciplina un procedimiento que atribuye al interesado legítimo, una vez admitida y publicada7 la solicitud de registro del signo como marca, la posibilidad de hacer oposición fundamentada a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los 30 días siguientes a su publicación, y de pedir un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos. En el caso de existir oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante y éste tendrá la posibilidad, dentro de los 30 días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como de pedir también un plazo adicional para la presentación de pruebas, de acuerdo con el artículo 148 de la mencionada Decisión.

31. En la Decisión 486 se distinguen dos situaciones para las oposiciones que son:

1. De acuerdo con el artículo 146 2, dentro de los 30 días siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés podrá presentar oposición. En este caso, el Tribunal ha considerado que estarán provistas de interés legítimo para presentar oposición, el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro en el territorio del País Miembro donde surge el conflicto de marcas.

2. De acuerdo con el artículo 147, también tendrá legítimo interés para presentar oposiciones en cualquiera de los Países Miembros, el titular de una marca

idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En este último caso para que prospere esta oposición es necesario que el opositor demuestre su interés real y efectivo en el mercado del País Miembro donde está interponiendo la oposición. La forma de demostrar este interés es solicitando el registro de la marca al momento de interponer la oposición. Lógicamente esta oposición se presentará dentro de los 30 días siguientes a la publicación. 2.1. Si la oposición, se basa en una marca ya registrada en cualquiera de los Países Miembros, la oficina nacional competente podrá denegar el registro del signo solicitado. Esta facultad constituye una discrecionalidad reglada de la oficina nacional competente, quien después de hacer el examen de registrabilidad entre el signo solicitado a registro y la marca registrada con fundamento en la cual se presentaron las oposiciones, y, tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación concederá o denegará el registro solicitado. 2.2. En el caso de que la oposición se base en una solicitud de registro, previamente solicitada en cualquiera de los Países Miembros, lo que conlleva la obligación de solicitar el registro en el País en el que presenta la oposición, se suspenderá el registro del signo solicitado con posterioridad por la otra parte hasta que se resuelva el registro del signo opositor. Igual que en el caso

2 Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien

tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.8 anterior, es una facultad discrecional reglada de la oficina nacional competente, conceder o negar el registro de los signos, basándose en un examen de registrabilidad.

32. Una vez identificada la circunstancia que dio origen a la oposición el trámite continúa, es decir, una vez presentada la oposición se corre traslado al solicitante para que en un término de 30 días, si lo estima conveniente, presente sus argumentaciones y pruebas. Este término puede ser ampliado por una sola vez, por 30 días más. Vencido este plazo, o sin que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente realizará el correspondiente examen de registrabilidad y concederá o denegará el registro.

33. El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional

competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. En consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o de negar el registro. En el caso de que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca.

34. El Tribunal observa que l a existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros de marcas. (Proceso 16-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 916 de 2 de abril de 2003, marca:

CONSTRUIR Y DISEÑO).

35. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. En consecuencia, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulta de la presente interpretación de la norma contenida en el artículo 150 de la Decisión 486 en lo que fuere aplicable al caso concreto.

36. La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

3. La oposición andina en el supuesto del registro de un nombre comercial.9

37. El consultante, manifestó: “(…) solicitamos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se sirva interpretar la disposición normativa antes mencionada, a efectos de determinar si en un procedimiento de solicitud de registro de nombres comerciales es posible amparar oposiciones en base a marcas registradas dentro de países de la Comunidad Andina, supuesto contemplado en el artículo 147 de la Decisión 486”.

38. Por lo tanto, en el presente caso, este Tribunal se pronunciará exclusivamente sobre la oposición andina en el supuesto del registro de un nombre comercial, tal como ha sido solicitado por la Dirección de Signos Distintivos, para lo cual se seguirán los parámetros esgrimidos dentro del Proceso 140-IP-2014.

39. Sobre el nombre comercial cabe la posibilidad que se tome la decisión de usarlo en el mercado sin proceder a su registro ante la Oficina Nacional Competente.

Del mismo modo, cabe la posibilidad que se tome la decisión de proceder a su registro. Éste es el supuesto contemplado específicamente en el artículo 1933 de

la Decisión 486.

40. Si se opta por la segunda alternativa, el nombre comercial tendrá los mismos derechos y limitaciones conferidos a una marca, en lo que corresponda y de conformidad con la naturaleza del nombre comercial. Ello se desprende del artículo 192 4 de la Decisión 486 que señala que será aplicable al nombre

3 Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191. 4 Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.10comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 5 en lo que

5 CAPITULO III: De los Derechos y Limitaciones conferidos por la Marca11

Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para

fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio. Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad

comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro. A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas.12 corresponda.