TJCA - Proceso 09-IP-2015

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 9-IP-2015

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Apelante:

HAMBURG LABORATORIES INC. LLC. Parte

contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, de la

República del Perú. Marca: “ FUROXIMA”

(denominativa). Expediente Interno: 00451-20110-1801-JR-CA-03.

Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de agosto del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 451-2011-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 15 de enero del 2015, recibido por este Tribunal el 16 de enero del mismo año vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 00451-2011-0-1801-JR-CA03.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 13 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.

Partes

Apelante: HAMBURG LABORATORIES INC. LLC.

de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.

Partes

Apelante: HAMBURG LABORATORIES INC. LLC.

Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, de la

República del Perú.2

2. ANTECEDENTES Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se

encuentran los siguientes:

1. El 26 de marzo del 2009, la empresa Impexyl S.A, solicitó el registro de la marca de producto FUROXIMA (denominativa) para distinguir: productos farmacéuticos y veterinarios; productos naturales para la medicina, productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebé; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes para galpones de pollos; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas.

2. El 17 de abril del 2009 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el extracto de la solicitud del registro de la marca denominativa FUROXIMA.

3. El 6 de julio del 2009, HAMBURG LABORATORIES INC. LLC. presentó oposición en contra de la solicitud de registro de la marca antes mencionada,

manifestando que la marca FUROXIMA (denominativa), era confundible con la marca FUROXONA (denominativa) de su propiedad, resultando ser signos prácticamente iguales tanto en el plano fonético como en el gráfico, en consecuencia no podía acceder al registro.

4. Mediante Resolución 036-2010/CSD-INDECOPI, de 8 de enero del 2010, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado, por considerar que la coexistencia de los signos en cuestión no es susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor.

5. El 28 de enero del 2010, HAMBURG LABORATORIES INC. LLC., interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución antes citada.

6. Por Resolución 2469-2010/TPI-INDECOPI, de 29 de octubre del 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución 036-2010/CSD-INDECOPI, de 8 de enero del 2010, que otorgó el registro de la marca de producto FUROXIMA (denominativa), solicitada por IMPEXYL S.A.

7. El 27 de enero del 2011, HAMBURG LABORATORIES INC. LLC., presentó ante la Sala Contenciosa Administrativa, demanda contenciosa administrativa en contra de la Resolución 2469-2010/TPI-INDECOPI, de 29 de octubre del 2010.

8. El 21 de noviembre del 2013, mediante Sentencia – Resolución Número

Nueve –la Vigésima Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la pretensión principal referida a la declaración de nulidad de la Resolución 2469-2010/TPI-INDECOPI, de fecha 29 de octubre del 2010.3

9. El 12 de diciembre del 2013, HAMBURG LABORATORIES INC LLC., presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 21 de noviembre del 2013. 10.Mediante auto de 22 de julio del 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima (ahora Quinta Sala), decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Judicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. 11.HAMBURG LABORATORIES INC. LLC. en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: - Sostiene que el signo solicitado y la marca registrada son confundibles, por lo que se podría inducir a error al consumidor tanto en la identidad del producto como en la procedencia empresarial del mismo. - Que ambos signos comparten la misma extensión de letras, presentan el mismo número de sílabas, comparten el prefijo FURO, y presentan similar pronunciación de las sílabas finales (MA/ NA). - Que dichos signos son similares desde el punto de vista fonético y gráfico, y que las únicas diferencias entre ellos, la constituyen las vocales y letras intermedias “I” y “M ” en el signo solicitado, y las vocales y letras

intermedias “O” y “N” en la marca registrada. - Que se pueden presentar las siguientes situaciones con relación al riesgo de confusión directo: 1. El público consumidor podría pensar que el signo solicitado FUROXIMA es una variación de su marca. 2. El público consumidor podría ser inducido a pensar que los productos para los cuales se ha solicitado el registro del signo FUROXIMA forman parte de una nueva línea de productos de la marca registrada. 3. El público consumidor podría ser inducido a error al presumir que entre su empresa y la firma solicitante existan relaciones económicas u organizativas. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa

12.El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Que de manera errónea la demandante considera que la marca “FUROXIMA”(denominativa) resulta confundible con la marca registrada “FUROXONA”(denominativa), por cuanto ambos signos incluyen en su composición un elemento denominador común, como lo es la palabra FURO, la cual se configuraría como un obstáculo a la registrabilidad del signo que se pretende.4 - Que la parte actora sólo ha tomado los criterios establecidos en el artículo 45 del Decreto Legislativo 1075, sin considerar los criterios legales que se deben tomar para analizar las marcas denominativas como lo son las

marcas “FUROXIMA” Y “FUROXONA”. Así, refiere que el artículo 46 de la misma norma señalada advierte que se tendrá en cuenta la semejanza gráfico fonética, la semejanza conceptual, entre otros criterios, y que la Ley prohíbe la existencia de identidades y semejanzas entre signos, sólo cuando éstas sean capaces de causar confusión en el público consumidor. - Que resulta fundamenta tomar en cuenta que la partícula FURO es frecuentemente utilizada en la conformación de diversas marcas. c. Sentencia de primera instancia. - La Vigésima Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima , declaró infundada la demanda, en cuanto a la pretensión principal ya que la estructura gráfica de las marcas denominativas “FUROXIMA” y “FUROXONA”, si bien comparten el mismo término FURO, éste constituye un término que ha sido usado por la industria farmacéutica en varias marcas que operan en el mercado. Además advierte que ambos signos presentan un diferente orden, tanto en la secuencia de sus letras y en la secuencia de sus sílabas, lo que hace su pronunciación distinta. Asimismo la sala manifiesta que las diferencias fonéticas y gráficas que existen entre los signos confrontados se determina una impresión en su conjunto distinta en la mente del consumidor, lo cual no le genera riesgo de confusión. d. Argumentos del Recurso de Apelación. 13.HAMBURG LABORATORIES INC LLC en su recurso de apelación expresó,

en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que el análisis de confundibilidad debió hacerse teniendo en cuenta todas las letras de los signos, es decir, entre F-U-R-O-X-I-M-A y F-U-R-O-X-O-N-A, tal como lo manda la norma comunitaria. - Que no se consideró el grado de percepción medio del público consumidor, ahondando en el tema de que ambos son productos farmacéuticos, cuyo riesgo en la salud es mayor que el de un signo para cualquier otro producto. - Que las únicas diferencias entre los signos las constituyen las vocales y las letras intermedias “I” y “M” en el signo solicitado y las vocales y letras intermedias “O” y “N” en la marca registrada. e. Argumentos de la contestación al Recurso de Apelación.5 14.De la revisión del expediente no se desprende contestación al recurso de apelación.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: - El Juez Consultante solicita 1 la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada por ser pertinente al caso.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente

interpretación prejudicial son los siguientes:

A. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Reglas del cotejo de signos.

B. Comparación entre marcas denominativas.

C. Marcas farmacéuticas. Las partículas de uso común.

A. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.

RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. REGLAS DEL COTEJO DE SIGNOS. 15.En el procedimiento administrativo interno HAMBURG LABORATORIES INC.

A. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.

RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. REGLAS DEL COTEJO DE SIGNOS. 15.En el procedimiento administrativo interno HAMBURG LABORATORIES INC. LLC. presentó oposición en contra de la solicitud de registro del signo FUROXIMA (denominativo) argumentando que era confundible con su marca FUROXONA (denominativa). Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 16.Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. 17.El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina , consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación.

1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)6

los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)6 18.Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.2 19.Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”). 20.Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente

registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. 21.Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo.

22.La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución

del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.7 23.La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. 24.La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. 25.La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. 26.La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

idéntica o semejante. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. 26.La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar. Ha expresado lo siguiente: 27.En el presente caso, la Corte consultante deberá efectuar la comparación entre los signos denominativos FUROXIMA y FUROXONA y verificar si en

efecto el signo solicitado, puede crear riesgo de confusión en el público consumidor.

B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS.8 28.En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos FUROXIMA y FUROXONA. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos simples. 29.Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. 30.Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: - Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en

la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 31.En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos en conflicto.

C. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS. LAS PARTÍCULAS DE USO COMÚN. 32.Los signos en conflicto amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y comparar la partícula FUROX. Por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos. 33.El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de riesgo de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. 34.A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante9 pero que difiera de su composición y finalidad. Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas.

Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se

considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 30IP-2000, se estableció lo siguiente: Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un

criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas". (Proceso N° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765, de 27 de febrero de 2002). 35.Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente.10 36.En vista de que la opositora argumentara que ambos signos comparten la misma extensión de letras, presentan el mismo número de sílabas, comparten la partícula FUROX, es preciso que el Juez Consultante determine si dicha partícula es usual en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para posteriormente realizar el cotejo de los signos en conflicto. 37.Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder

evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. 38.El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general3. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados débiles. 39.Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe riesgo de confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. 40.De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante deberá determinar si la partícula FUROX es de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para así establecer el riesgo de confusión que pudiera presentarse en el público consumidor. Sobre la base de estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL

SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

3 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores,

con las reglas establecidas en la presente providencia.

3 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191.11 Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro. Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

SEGUNDO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos en conflicto, aplicando los criterios adoptados en la presente providencia.

TERCERO: El examen de los signos destinados a distinguir productos

farmacéuticos, merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. El Juez Consultante deberá determinar si la partícula FUROX es de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza para así establecer el riesgo de confusión que pudiera presentarse en el público consumidor. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados débiles. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar12 cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128

del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo

MAGISTRADA MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e). Leonor Perdomo Perdomo Patricio Peralvo Mendoza PRESIDENTA (e) SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad