TJCA - Proceso 10-IP-2015

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 010-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecializada en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 154, 155 literal a) y 238 de la misma Decisión.

Caso: Infracción al Derecho de Propiedad Industrial.

Apelante: Franklin Victorio Lenes.

Proceso interno Nº. 1776-2012-0-1801-JR-CA-17.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de julio del año dos mil quince.

VISTOS: El 16 de enero de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, relativa al artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 1776-2012-0-1801-JR-CA-17.

El auto de 3 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los

artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

A. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:2 Partes en el proceso interno.

Apelante: Franklin Victorio Lenes.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la

República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: Compañía Universal Textil S.A.

Hechos.

1. El 9 de abril de 2010, la Compañía Universal Textil S.A. de Perú, interpuso denuncia por infracción a los Derechos de Propiedad Industrial sobre sus marcas de producto Z100 (Certificados 40078 y 40079), UNIVERSAL TEXTIL S.A.

(Certificados 23554 y 10887), UT (Certificados 19824 y 77646), UT y logotipo (Certificados 23710 y 80793), FIGURA PARALELOGRAMO (Certificados 19391 y 83782), POLYSTEL (Certificados 95217 y 95216) y POLYSTEL y logotipo (Certificados 35768 y 93018) inscritas para distinguir productos de las Clases 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Acción que dirige contra Franklin Victorio Lenes, quien habría reproducido y/o comercializado prendas de vestir a las cuales adhirió etiquetas de tela con la impresión de los signos distintivos de su titularidad, lo que atenta contra su prestigio y los derechos que ostenta.

2. Por Resolución de 14 de abril de 2010, la Secretaria Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi, resolvió admitir a trámite la denuncia y correr traslado de la misma al emplazado.

3. El 17 de mayo de 2010, Franklin Victorio Lenes, absolvió el traslado de la denuncia interpuesta en su contra.

4. Por Resolución 2764-2010/CSD-INDECOPI de 30 de diciembre de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi, resolvió declarar fundada la denuncia por infracción de Derechos de Propiedad Industrial interpuesta por la

Compañía Universal Textil S.A. contra Franklin Victorio Lenes.

5. El 13 de enero de 2011, Franklin Victorio Lenes interpuso recurso de apelación.

6. Por Resolución 28-2012/TPI-INDECOPI de 4 de enero de 2012, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución impugnada.

7. El 15 de marzo de 2012, Franklin Victorio Lenes, interpuso demanda contenciosa administrativa.

8. El 12 de junio de 2012, el INDECOPI dio contestación a la demanda.

9. El 6 de agosto de 2012, Compañía Universal Textil S.A. dio contestación a la demanda.

10. Por Sentencia de Primera Instancia, Resolución trece de 18 de diciembre del3

2013 el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo Subespecializado

en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada demanda contenciosa administrativa.

11. El 20 de enero de 2014, Franklin Victorio Lenes, interpuso recurso de apelación.

12. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecializada en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, por proveído de 22 de julio de 2014, dispuso remitir solicitud al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a fin realizar la interpretación prejudicial correspondiente.

Argumentos de la demanda. Franklin Victorio Lenes interpuso demanda en la que manifiesta que:

13. Que ha quedado demostrado en el trámite administrativo que los signos registrados por la Compañía Universal Textil S.A. no han sido utilizados indebidamente.

14. Que no ha infringido los Derechos de Propiedad Industrial de terceros, toda vez que el uso que habría efectuado de la marca Polystel, fue a título informativo, para identificar que las prendas de vestir estaban elaboradas a partir de tela

Polystel.

15. Que la falda que supuestamente fue adquirida en el local comercial Brandy`s Eduardo el 21 de febrero de 2010, no corresponde a las prendas de vestir que comercializa, las cuales son pantalones, situación que se evidenció en la inspección realizada el 12 de mayo de 2010, de la que se puede apreciar que en su negocio se comercializan sólo pantalones.

16. Que la Comisión del Indecopi no ha tenido en cuenta la diligencia de inspección,

en la que se consigna que el representante de la denunciante reconoce que en su local comercial se comercializan pantalones originales, es decir, confecciones a partir de la tela Polystel, motivo por el cual no fueron objeto de decomiso.

17. Que en el supuesto negado que se hubiera cometido la infracción a los Derechos de Propiedad Industrial de la denunciante, se debe tener en cuenta que la venta de la falda por la suma de S/. 15.00 (quince y 00/100 nuevos soles) no significó en ningún momento ganancia para su establecimiento, de la misma manera los dos pantalones decomisados nunca fueron comercializados, por lo que no se puede concluir que al emplear el signo Polystel se haya tenido la intención de obtener un provecho económico.

Argumentos de la contestación a la demanda. El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando:

18. Que los pantalones que el demandante comercializa no se han elaborado con telas distinguidas con las marcas Polystel, de titularidad de Compañía Universal4

Textil S.A., en tanto no se puede considerar que el uso de ese signo se haya efectuado a título informativo.

19. Que no existe ningún documento probatorio que acredite que los pantalones materia de comiso hayan sido elaborados en telas marca Polystel. Se aprecia que la etiqueta que se adhiere a los pantalones no se usa a título informativo

(informando sobre la marca de la tela con la que habrían sido elaborados) sino a título de marca, por lo que no puede permitirse al señor Franklin Victorio Lenes la utilización de los signos contenidos en la etiqueta en el mercado.

Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado. La Compañía Universal Textil S.A. presentó contestación a la demanda manifestando:

utilización de los signos contenidos en la etiqueta en el mercado.

Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado. La Compañía Universal Textil S.A. presentó contestación a la demanda manifestando:

20. Que conforme lo señala el ordenamiento jurídico vigente, en el procedimiento de infracción de Derechos de Propiedad Industrial, la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos. Y estando a los medios probatorios que obran en el expediente administrativo, se ha podido demostrar que la comercialización de los productos denunciados carecen del prestigio y originalidad de sus marcas. Lo que se condice con el resultado de la visita de inspección efectuada en el local de Franklin Victorio Lenes, de donde se pudo verificar la comercialización de dos pantalones con sus signos distintivos.

Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia , que declaró infundada la demanda, se fundamentó en que:

21. El demandante utilizó sin autorización del titular, una etiqueta que contiene signos confundibles con las marcas registradas a favor de Compañía Universal Textil

S.A. Argumentos del recurso de apelación. Franklin Victorio Lenes, presenta recurso de apelación en los siguientes términos:

22. Que la sentencia de primera instancia es limitada, parcializada y contradictoria.

23. Que la denuncia presentada en su contra fue por la supuesta comercialización, efectuada en su local comercial Brandy’s Eduardo de una falda el 21 de febrero de 2010, que contenía las etiquetas registradas a nombre de Compañía Universal Textil S.A.; pero conforme se verificó en la inspección realizada el 12 de mayo de 2010, en su negocio se comercializan solamente pantalones.

24. Que en la sentencia apelada se establece que no es posible determinar que

Textil S.A.; pero conforme se verificó en la inspección realizada el 12 de mayo de 2010, en su negocio se comercializan solamente pantalones.

24. Que en la sentencia apelada se establece que no es posible determinar que dicha prenda –falda-; sea la que fue adquirida en el local comercial del denunciado, no resultando las pruebas aportadas suficientes para determinar la participación del demandante o afirmar que tiene responsabilidad respecto a la5 venta de la falda. No obstante reconocer ello, resuelve declarar infundada la demanda.

25. Que con respecto a los dos pantalones incautados en la inspección realizada en su establecimiento comercial, éstos fueron confeccionados con tela de la marca Polystel. Razón por la cual les colocó las etiquetas de esta marca, pero sólo con fines informativos. Debiéndose de tener en cuenta que estas prendas no fueron comercializadas.

26. Que en el supuesto negado que se hubiera cometido la infracción, la administración no puede ser tan abusiva al momento de imponer la multa, pues conforme está acreditado en sede administrativa y judicial no se le causó daño económico a la Compañía Universal Textil S.A.; pues dichas prendas no salieron a la venta por haber sido decomisadas y si hubiesen salido a la venta, el monto por estas dos prendas hubiese sido la suma de S/. 30.00 (treinta y 00/100 nuevos soles) monto este que en nada pudo haber afectado a la economía de la empresa denunciante.

Del Juez consultante.

27. El consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de: “Cómo debe analizarse e interpretarse la infracción de derechos de propiedad industrial por el riesgo de confusión y/o asociación entre signos, conforme al artículo 155 inciso d) de la Decisión 486”.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

28. Que, el artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

29. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

30. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitado: 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina1.

1 “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;6

De oficio: 154, 155 literal a) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina2.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derecho.

2. La acción por infracción de derechos. Sus características.

3. Uso de la marca a título informativo.

4. Riesgo de confusión o asociación en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial. Reglas para la comparación entre signos distintivos. Reglas para efectuar el cotejo entre signos distintivos.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derecho.

31. En el caso de autos, la sociedad COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. es titular de las marcas UNIVERSAL TEXTIL S.A., UT, UT y logotipo, FIGURA PARALELOGRAMA, POLYSTEL y POLYSTEL y logotipo, las cuales supuestamente fueron comercializadas sin autorización por el señor Franklin Victorio Lenes. Por este motivo, el Tribunal interpretará el tema.

32. Al respecto, el Tribunal ha interpretado el tema del derecho al uso exclusivo de la marca y del uso no consentido como base de una acción por infracción, en reciente jurisprudencia, que a continuación se pasa a citar: “(…) Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos.

2 Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma

ante la respectiva oficina nacional competente. (…) Artículo 155.- (…) a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.7 El artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio “registral” en el campo del derecho marcario. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro marcario, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:

• Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. - Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…). La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay

posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentencia dictada en el expediente 11-IP-96 de 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 299 de 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT). El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos marcarios, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en8 relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada. El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de

asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se de la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP2008)”. (Proceso 145-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2053 de 22 de mayo de 2012, caso: COMPETENCIA DESLEAL

RELACIONADO CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. INFRACCIÓN

DE DERECHOS MARCARIOS. Balón 90 eurow).

2. La acción por infracción de derechos. Sus características.

33. La sociedad COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. interpuso denuncia por infracción de derechos de Propiedad Intelectual contra el señor Franklin Victorio

Lenes.

34. Por lo tanto, se cita lo que el Tribunal ha manifestado en su jurisprudencia:

“La acción de infracción de derechos. Sus características (…). La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:9

1. Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos:

a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (Párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo 2 del artículo 238).

2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción:

a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Ésta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el Proceso 116-IP-2004. Publicada en la

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1172 de 7 de marzo de 2005.”. (Proceso 145-IP-2011, ya citado).

3. Uso de la marca a título informativo.

35. El señor Franklin Victorio Lenes manifestó que el uso que habría efectuado de la marca Polystel fue a título informativo, para identificar que las prendas de vestir estaban elaboradas a partir de tela Polystel.

36. De conformidad con el artículo 157 primer párrafo una marca puede ser utilizada a manera informativa, siempre y cuando se cumplan los requisitos esgrimidos por este Tribunal dentro del Proceso 170-IP-2011: - “Que se haga de buena fe . La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio. De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal.10 - Que no se inserten para ser usados a título de marca . Los elementos explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría aprovechando de elementos no apropiables por el solicitante. En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el

peticionario deberá advertir a la oficina de registro marcario que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciado claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina de registro marcario deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados. - Que se limite al propósito de identificación o información . Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar elementos explicativos es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección. - Que no induzca al público consumidor a error . Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido. Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente”.

37. En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer si la marca POLYSTEL está siendo utilizada de manera únicamente informativa.

4. Riesgo de confusión o asociación en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial. Reglas para la comparación entre signos distintivos. Reglas para efectuar el cotejo entre signos distintivos.

Riesgo de confusión o asociación en temas de infracción de derechos de

propiedad industrial.

38. Para dilucidar el tema, el Juez consultante deberá realizar un examen de confundibilidad entre los signos en conflicto a fin de determinar el riesgo de confusión y/o asociación entre dichos signos, para tal efecto, deberá seguir los criterios esgrimidos por este Tribunal al respecto.

Reglas para la comparación entre signos distintivos.

39. El Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud entre marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes

tipos de similitud:

40. La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la11 identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

41. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

42. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo entre signos distintivos.

43. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia

de este Tribunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto

marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).12

44. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: En materia de marcas, el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual, el registro del signo como marca en la oficina nacional competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Esto quiere decir, que a partir de ese momento goza de los derechos inherentes a la marca, positivos y negativos como el ius prohibendi, que está dirigido a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca riesgo de confusión en el mercado. Sin embargo, el derecho que confiere el registro no tiene carácter retroactivo.

SEGUNDO: El titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con

cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. De conformidad con lo anterior, el Juez consultante deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas. Posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en esta interpretación prejudicial.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de los principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir e