TJCA - Proceso 109-IP-2014

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 109-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio de los artículos 134 literal a) y 150 de la Decisión 486. Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Apelante: Enrique Rosendo Bardales Mendoza. Parte contraria: INSTITUTO

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPIde la República del Perú.

Asunto: Marca: “Good + Good” (denominativa).

Expediente Interno: 01278-2011-0-1801-JR-CA-10.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los veinte (20) días del mes de febrero del año dos mil quince.

VISTOS: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante Oficio 1278-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ, de 12 de agosto de 2014, el cual fue recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, por medio del cual se solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La señora Magistrada Dra. Leonor Perdomo

fue recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, por medio del cual se solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La señora Magistrada Dra. Leonor Perdomo Perdomo, disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción1. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 6 de noviembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES

Partes

Apelante: ENRIQUE ROSENDO BARDALES MENDOZA

Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUALINDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ.

Tercero: SAGA FALABELLA S.A.

1 Acta 05-J-TJCA-2015 de 20 de febrero de 2015.2 Hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 24 de abril de 2009, Enrique Rosendo Bardales Mendoza presentó solicitud de registro del signo “GOOD + GOOD” (denominativo) para distinguir: “Utensilios y recipientes para el hogar, casa y cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); recipientes herméticos y para encajar, cubetas para hielo, recipientes portátiles, sifones para recipientes para líquidos y recipientes para líquidos, peines,

esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); envases y recipientes de material plástico, recipientes para mezclas; material de limpieza; porcelana y loza, no comprendidos en otras clases” productos de la Clase 21 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. La solicitud de registro fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano”.

3. En contra de la solicitud de registro Distribución y Servicios D&S S.A. de Chile, presentó oposición sobre la base de la marca “BGOOD” (denominativa), para amparar: “perfumes, colonias, aguas perfumadas y de tocador, aceites de tocador y esenciales, lociones para el cabello; champús de uso humano y animal, jabón de tocador y medicinales; dentífricos; productos anti solares (preparaciones cosméticas para el bronceado de la piel); cosméticos; depilatorios; toallas limpiadora o pañuelos prehumedecidos o impregnados de uso cosmético; detergentes y lejías para el lavado de ropa; materias para el blanqueado y lavado de ropa; betunes para el calzado; materias para la limpieza de vidrios, pisos y murallas; preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Mediante Resolución 69-2010-/CSD-INDECOPI de 11 de enero de 2010, la

Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y denegó de oficio el registro del signo solicitado por la existencia del signo previo “BETTER & BETTER” (denominativo), para amparar productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.

5. El 20 de enero de 2010, Enrique Rosendo Bardales Mendoza interpuso recurso de apelación.

6. El 29 de diciembre de 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante la Resolución 3001-2010//TPI-INDECOPI, confirmó la Resolución 69-2010/CSD-INDECOPI.

7. El 10 de marzo de 2011, Enrique Rosendo Bardales Mendoza presentó demanda contenciosa administrativa en contra de la Resolución 3001-2010/TPI-INDECOPI.

8. El 8 de abril de 2011, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, contestó la demanda contenciosa administrativa.

9. El 10 de agosto de 2012, Saga Falabella S.A, contestó en calidad de tercero interesado la demanda contenciosa administrativa.3

10. Mediante Sentencia Número Doce de 31 de julio de 2013, el Décimo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo declaró infundada la demanda.

11. El 15 de agosto de 2013, Enrique Rosendo Bardales Mendoza, presenta Recurso de Apelación en contra de la Sentencia Número Doce de 31 de julio de 2013.

12. Mediante Resolución Número Tres de 3 de marzo de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, suspende el proceso y solicita Interpretación Prejudicial. Requiere se pronuncie sobre el siguiente asunto: “Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase y productos vinculados de distinta clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes en el marco del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486”.

a. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa.

13. Enrique Rosendo Bardales Mendoza en su escrito de demanda expresa, en lo

principal, los siguientes argumentos:

14. Señala que no existe riesgo de confusión entre los signos en controversia ya que no poseen semejanzas gráficas, fonéticas o conceptuales.

15. Que las palabras GOOD y BETTER, no evocan la misma idea o concepto ya que el signo “GOOD + GOOD” (denominativo) se refiere a un adjetivo de carácter general, mientras que el signo registrado “BETTER & BETTER” (denominativo), compara un producto respecto de otro.

16. Afirma que el signo solicitado no está incurso en las prohibiciones de registro y no afecta el derecho de terceros.

17. Manifiesta que es titular del nombre de dominio GOODNGOOD.COM.PE.

b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa

(INDECOPI).

18. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la

Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

19. Argumenta que el riesgo de confusión entre dos signos se presenta en tres aspectos: a) gráfico, b) fonético y c) conceptual, y que el actor olvidó hablar de la confusión conceptual, bastando que exista confusión en uno de los antes citados aspectos para que el signo sea irregistrable.

20. Que la normativa protege el interés público de los consumidores evitando que caigan en confusión respecto de signos que guarden semejanzas.

21. Afirma que el signo solicitado “GOOD + GOOD” (denominativo) posee el mismo contenido ideológico o conceptual que la marca “BETTER & BETTER” (denominativo).

22. Que si bien los signos confrontados están compuestos por términos provenientes del idioma inglés, su significado es manejado por el público consumidor debido a su uso frecuente en el mercado.4

23. Que ambos signos en conflicto están destinados a productos que poseen conexión competitiva o vinculación económica, que sumado a la semejanza conceptual demostrada, son susceptibles de inducir a confusión a los consumidores.

c. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa por parte del Tercero Interesado.

24. La empresa Saga Falabella S.A., dentro de sus argumentos manifestó:

25. Improcedencia de la demanda presentada.

26. Falta de conexión lógica entre los argumentos de su demanda y el petitorio al no

detallar los supuestos vicios de nulidad de la Resolución impugnada.

27. Que, si bien las marcas confrontadas están compuestas por palabras en inglés, difunden una misma idea, sumado al hecho de amparar idénticos productos.

28. Que existe competitividad y vinculación económica entre los signos en conflicto, lo cual hace imposible la coexistencia pacífica entre ambos signos.

d. Argumentos de la sentencia de primera instancia.

29. El Décimo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Doce de 31 de julio de 2013, declaró infundada la demanda, argumentando que: “(…) la similitud ideológica deriva del mismo contenido conceptual (semejanza conceptual) que conllevaría al riesgo de confusión aunque las palabras no sean las mismas o el signo no sea idéntico; y del presente caso, de un examen comparativo entre los signos “GOOD + GOOD” (denominativo) y “BETTER & BETTER” (denominativo) se advierte la existencia de similitudes conceptuales en cuanto hacen referencia a ideas positivas y/o de optimización; por lo cual, existiría una semejanza de tipo conceptual entre los signos en comparación”.

e. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación.

30. Enrique Rosendo Bardales Mendoza, dentro de su recurso de apelación

manifiesta lo siguiente:

31. Error en la sentencia al enunciar que los signos evocan la misma idea.

32. Que no todos los consumidores hablan el idioma inglés lo cual no les permite

entender el significado del elemento “BETTER” el cual debe ser percibido como un signo de fantasía.

33. Que no se han tomado en cuenta factores de educación y realidad económica en donde el consumidor medio no se confundiría.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL5

34. La Corte consultante solicita la interpretación de la siguiente norma 2: artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

35. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio 3, los artículos 134 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

C. CUESTIONES EN DEBATE

A. Irregistrabilidad de un signo como marca: La identidad y la semejanza. De la confusión conceptual y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

B. Clases de signos: comparación entre signos denominativos compuestos.

C. De los signos en idioma extranjero. Los signos de fantasía.

D. El examen de registrabilidad por parte de la oficina nacional competente. De la denegatoria de oficio.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DEBATE

A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA

SEMEJANZA. DE LA CONFUSIÓN CONCEPTUAL Y EL RIESGO DE ASOCIACIÓN.

REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

36. Para el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, los signos “GOOD + GOOD” (denominativo) y “BETTER & BETTER” (denominativo), resultan confundibles al grado de causar riesgo de confusión por lo que denegó el registro del signo, siendo necesario revisar el aspecto relacionado a la identidad y semejanza entre signos.

37. Respecto a la identidad y semejanza el Tribunal ha sostenido que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, artículo 136 litera a). (…) Es preciso referirse a lo señalado por este Tribunal sobre la identidad y semejanza:

2 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…) 3 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)6 “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.4 Este Órgano ha enfatizado además en sus pronunciamientos acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto l a labor de determinar si una marca es confundible con otra marca presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen

requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, ha señalado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea,

que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”.5

38. Para el caso en análisis el juzgador deberá verificar si en efecto, comparados los signos “GOOD + GOOD” (denominativo) y “BETTER & BETTER” (denominativo) para productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, son confundibles o no, tomando en cuenta la eventual similitud ideológica entre los signos confrontados con mayor razón cuando ambos signos son denominativos y no cuentan con elementos adicionales.

4 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5 Proceso 183-IP-2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2278, de 13 de diciembre de 2013.7

Riesgo de Confusión: Directa e Indirecta y Asociación.

39. Reiterando lo antes mencionado en este aspecto por parte de este Tribunal en cuanto al riesgo de confusión, dentro de la Interpretación Prejudicial 46-IP-2013, publicada en la Gaceta Oficial 2278 de 13 de diciembre de 2013 se ha señalado que: “Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario

que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.6

40. Para determinar la existencia del riesgo de confusión o de asociación entre los signos en conflicto, será necesario verificar en primer término si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

41. El Tribunal ha sostenido que “ la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común”.7 42. “Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que

exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos”.8

43. También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

44. Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “(…) es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen

6 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, publicada en la G.O.A.C. 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 8 Proceso 82-IP-2002 , publicado en la G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE

JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.8 empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicha mercancía y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.9

45. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

46. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.10 (lo subrayado es nuestro).

47. El Juez consultante deberá analizar si el signo solicitado “GOOD + GOOD”

(denominativo), recae en los criterios de confusión antes descritos. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

48. En consideración a que el signo solicitado “GOOD + GOOD” (denominativo) fue denegado por la existencia previa del signo “BETTER & BETTER” (denominativo), ambos destinados a amparar productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, es necesario efectuar un análisis de las reglas que el Tribunal sigue para efectuar el cotejo entre marcas.

49. Este Tribunal dentro de su Interpretación Prejudicial 9-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1958 de 27 de junio de 2011, ha manifestado que las reglas del cotejo de marcas son: “La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

9 Proceso 70-IP-2008. publicada en la G.O.A.C.1648 de 21 de agosto de 2008 , marca: “SHERATON”. TRIBUNAL

DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

10 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329, de 9 de marzo de 1998 , marca:

“DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.9

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.11 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el signo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de

un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.12

50. El Juez consultante deberá efectuar el cotejo recomendado, comparando los signos “GOOD + GOOD” (denominativo) y “BETTER & BETTER” (denominativo), verificando si el signo solicitado causa riesgo de confusión en el público consumidor.

B. CLASES DE SIGNOS: COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS

COMPUESTOS.

51. En el caso en análisis los signos confrontados “GOOD + GOOD” y “BETTER & BETTER” son signos denominativos compuestos, en razón de lo cual en este acápite se hará mención a lo que se refiere a este tipo de signos.

52. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo.

11 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pág. 351 y ss.

gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo.

11 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pág. 351 y ss. 12 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO

VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.10

53. Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

54. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.

55. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse

adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

56. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. No. 1185 de 12 de abril de 2005: “(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.”

“(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 13

57. El juez consultante deberá analizar si el signo solicitado “GOOD + GOOD” al compararse en conjunto con el signo registrado “BETTER & BETTER” son confundibles para el consumidor.

C. DE LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. LOS SIGNOS DE FANTASÍA.

13 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España

1984. Págs. 199 y SS.11

58. En vista de que el signo solicitado “GOOD 14 + GOOD” (denominativo) y el signo registrado sobre la base del cual se denegó su registro “BETTER 15 & BETTER”

(denominativo) se encue