TJCA - Proceso 110-IP-2021

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de agosto de 2021

Proceso: Asunto:

Consultante: Expediente interno

del Consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación:

Magistrado Ponente: VISTO

110-1P-2021 Interpretacion prejudicial Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia 111001319900120183258702 Infracción a los derechos de propiedad industrial por el presunto uso indebido de las marcas S (denominativas y mixtas) y SINGER (denominativas y mixtas) Artículos 154, 155, 156, 157, 238, 241 (Literal b), 243 y 244 de la Decisión 486 1, Derecho al uso exclusivo de la marca

2. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio

3. Excepción al derecho al uso exclusivo de una marca, siempre que sea de buena fe, no sea susceptible de inducir a confusión y se realice a titulo informativo

4. De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios Hugo R. Gómez Apac Oficio N C-278 del 24 de mayo de 2021, recibido vía correo electrónico el el mismo mes y año, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal SuperiorProceso 110-1P-2021 del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia solicitó interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135, 136, 154, 155, 156, 157,

del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia solicitó interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135, 136, 154, 155, 156, 157, 238, 243 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N 111001319900120183258702; y, El Auto del 5 de julio de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES Partes en el proceso interno

Demandante: The Singer Company Limited, S.A.R.L.

Demandada: Fundación Social Integral Para la Generación

de Empleo Regional

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los asuntos

controvertidos san los siguientes:

1. La presunta infracción por parte Fundación Social Integral Para la Generación de Empleo Regional sobre los derechos de propiedad industrial de The Singer Company Limited, S.A.R.L. mediante la prestación de servicios de capacitación y formación técnica de operarias confeccionistas de alto rendimiento en máquinas y equipos de confección con el nombre y enseña comercial FUNDACIÓN SINGER, los cuales serían confundibles con sus marcas S (denominativas y mixtas) y SINGER (denominativas y mixtas); y, si procede la prescripción de la acción de infracción interpuesta.

2. Sila actuación de Fundación Social Integral Para la Generación de Empleo Regional era de buena fe, solamente para resumir su razón social y sin ánimo de lucro, ello de conformidad al Articulo 157.

3. Si procede el pago de indemnización por daños y perjuicios solicitado por el demandante.

Empleo Regional era de buena fe, solamente para resumir su razón social y sin ánimo de lucro, ello de conformidad al Articulo 157.

3. Si procede el pago de indemnización por daños y perjuicios solicitado por el demandante.

C. NORMASA SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135, 136, 154, 155, 156, 157, 238, 243 y 244 de la > & 3 " SECRETARIA ¥ 2Proceso 110-1P-2021

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se realizará la interpretación de los Artículos 154, 155, 156, 157, 238, 243 y 244 de la Decisión 486", por ser pertinente. No procede realizar la interpretación de los Artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia el concepto de " SECRETARIA A e > Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- «Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente». «Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su tilular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sabre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésla se ha registrado; o sobre los envases, envolluras, embalajes o acondicionamientos de tales productos; suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o

ésla se ha registrado; o sobre los envases, envolluras, embalajes o acondicionamientos de tales productos; suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar eliquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usaren el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; &) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera producios o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular, f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio». b) «Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los lilerales e) y f) del artículo anterior, constituirán

valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio». b) «Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los lilerales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otras, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escrilas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables». al «Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento dei titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u olras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a titulo de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legitimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público

disponibilidad de productos o servicios legitimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos».Proceso 110-1P-2021 marca ni los requisitos para su registro, la distintividad intrínseca del signo solicitado a registro y la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud a una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero. De oficio se llevará a cabo la interpretación del Literal b) del Artículo 241 de la Decisión 4862, para tratar el tema de la indemnización de daños y perjuicios. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio. Excepción al derecho al uso exclusivo de una marca, siempre que sea de buena fe, no sea susceptible de inducir a confusión y se realice a título informativo. De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante. " SECRETARIA > a Zi «Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación intema del Pais Miembro lo permile, la autoridad nacional competente podrá

acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación intema del Pais Miembro lo permile, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de colitularidad de un derecho, cualquiera de los cotilulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares». «Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el manto de los beneficios obtenidas por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, €) el precio que el infractor habria pagado por concepto de una lícencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido». «Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez». Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- «Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre olras, una o más de las siguientes medidas () b) la indemnización de daños y perjuicios; (.)»Proceso 110-1P-2021

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

que se ordenen, entre olras, una o más de las siguientes medidas () b) la indemnización de daños y perjuicios; (.)»Proceso 110-1P-2021

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Derecho al uso exclusivo de la marca 1.1. The Singer Company Limited, S.A.R.L. interpuso una demanda por infracción de derechos de propiedad industrial contra Fundación Social Integral Para la Generación de Empleo Regional sobre la base de su marca registrada; en ese sentido, se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154, cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente». 1.2. La precitada disposición establece el principio «registral» en el campo del derecho de marcas. Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En ese sentido se debe tener en cuenta lo siguiente: a) Se hace referencia al derecho exclusivo, en la medida que una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. b) — De conformidad con lo anterior, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: . Facultad positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. . Facultad negativa (jus prohibendi). esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el

mercado:

como usarla, licenciarla o cederla. . Facultad negativa (jus prohibendi). esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado: (i) Enelambito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible. (ii) — En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. 1.3. De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en Ver la Interpretación Prejudicial N 555-1P-2015 de fecha 18 de agosto de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 2818 del 5 de octubre de 2016.2.17 2.2. 2.3. pr DE y, 4 LZ Proceso 110-1P-2021 el comercio una marca idéntica o similar en relación con cualquier producto o servicio, siempre que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Ese derecho nace a partir del registro de la marca. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio En el proceso interno, The Singer Company Limited, S.A.R.L. alegó la infracción de sus derechos de propiedad industrial por parte de Fundación Social Integral Para la Generación de Empleo Regional, por la prestación de servicios de capacitación y formación técnica de operarias confeccionistas de alto rendimiento en máquinas y equipos de confección con el nombre y enseña comercial FUNDACIÓN SINGER,

Fundación Social Integral Para la Generación de Empleo Regional, por la prestación de servicios de capacitación y formación técnica de operarias confeccionistas de alto rendimiento en máquinas y equipos de confección con el nombre y enseña comercial FUNDACIÓN SINGER, los cuales serían idénticos o similares a sus marcas S (denominativas y mixtas) y SINGER (denominativas y mixtas), cuando este uso puede causar riesgo de confusión y asociación; sin embargo, el demandante alegó la prescripción de la acción de infracción interpuesta, por lo cual resulta pertinente el desarrollo del presente tema. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o de una infracción en contra de las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto. El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: «Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) — aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) — suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a

acondicionamientos de tales productos; b) — suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; Sa nterpretacion Prejudicial N° 263-IP-2015 de fecha 25 febrero de 2016, publicada en la a Oficial del Acuerdo de Cartagena N 2718 del 20 de abril de 2016.Proceso 110-1P-2021 c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi como comercializar o detentar tales materiales; d) — usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor

o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio». 2.4. Tomando en cuenta las conductas atribuidas a la demandada por parte de la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso. 2.5. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Artículos 238 al 244), y cuenta con las siguientes caracteristicas”: a) Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción: (i) — El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (i) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción: (i) — Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. O Ver Interpretación Prejudicial N 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la A Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 2745 del 8 de junio de 2016.Proceso 110-IP-2021 (ii) — Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera

A Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 2745 del 8 de junio de 2016.Proceso 110-IP-2021 (ii) — Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 2.6. El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se sefialan:® - Supuesto |: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto If: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado. - Supuesto III: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. Resumen del supuesto Marca protegida para productos aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre productos. Eu Sujeto pasivo El titular de | Aplica o coloca la marca una marca o signo idéntico o que distingue | semejante directamente productos. sobre productos. Supuesto | El titular de Supuesto II una — marca que distingue servicios. Aplica o coloca la marca o signo idéntico o

que distingue | semejante directamente productos. sobre productos. Supuesto | El titular de Supuesto II una — marca que distingue servicios. Aplica o coloca la marca o signo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida. Marca protegida para servicios aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los — servicios que distingue la marca protegida. Supuesto il El titular de una — marca que distingue productos o servicios. Aplica o coloca la marca o signo idéntico o semejante sobre envases, — envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos. Marca protegida para productos o servicios aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes o er la interpretación Prejudicial N 359-IP-2017 de fecha 15 de marzo de 2018, publicada en la ceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 3266 del 2 de abril de 2018.27. 2.8. 2.9. Proceso 110-1P-2021 [ - acondicionamientos de | LE . productos. Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización”. — Asi, acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes

forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización”. — Asi, acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor, como por ejemplo a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta. Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento. Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se consuma con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícitos, El Literal b) del Artículo 155 de la Decisión 486 es especifico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto [: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca.

plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto [: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la Lengua Española. Definición de acondicionar: «1. tr, Dar cierta condición o calidad. 2. tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas. 3, tr. climatizar, 4. ir. Méx. y Ven. Entrenar a un deportista. 5. tr. Ven. Adiestrar a un animal. 6. prnl. Adquirir cierta condición o calidad.» Disponible en: http-//dle rae es/?id=0YO:8Fo (Consulta: 1 de julio de 2021). LDE ve E 37 Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho de marcas en la Comunidad Andina. Análisis y O 19 Gomentarios Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372. NProceso 110-1P-2021 - Supuesto II: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. - Supuesto tlf: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. o - Resumen del Sujeto activo Sujeto pasivo supuesto El titular de | Quien suprima o | Marca protegida contra una marca que | modifique la marca con | supresiones o distingue fines comerciales | modificaciones después

o - Resumen del Sujeto activo Sujeto pasivo supuesto El titular de | Quien suprima o | Marca protegida contra una marca que | modifique la marca con | supresiones o distingue fines comerciales | modificaciones después Supuesto | productos. después de que se |de que hubiese sida hubiese aplicado o | aplicada o colocada colocado directamente | sobre productos. sobre productos. El titular de | Quien suprima o | Marca protegida contra una marca que | modifique la marca con | supresiones o distingue fines comerciales | modificaciones después servicios, después de que se | de que hubiese sido hubiese aplicado o | aplicada o colocada Supuesto I colocado sobre | sobre productos productos vinculados a | vinculados a los los — servicios que | servicios que distingue distingue la marca | la marca protegida. protegida. El titular de | Quien suprima o | Marca protegida contra una marca que | modifique la marca con | supresiones o distingue fines comerciales | modificaciones después productos —o | después de que se | de que hubiese sido servicios. hubiese aplicado o | aplicada o colocada Supuesto il colocado sobre | sobre envases, envases, envolluras, | envolturas, embalajes o embalajes o | acondicionamientos de acondicionamientos de | tales productos. tales productos. 2.10. En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresión, modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio,

modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, goodwill) y su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado”. 10Proceso 110-IP-2021 2.11.Del Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones:'9 - Que la marca del titular esté “reproducida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. - Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. 2.12.El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros." 2.13. La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada.'? 2.14. A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirian

2.14. A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirian una clara infracción al Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo articulo.” 2.15.La norma andina de referencia (el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486) tiene