TJCA - Proceso 113-IP-2021

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de agosto de 2021

Proceso: 113-1P-2021

Asunto: Interpretación prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2013-9292

Referencia: Infracción a los derechos de propiedad industrial por el presunto uso indebido de la marca EXITO

(denominativa) y del nombre comercial ALMACENES EXITO S.A. (denominativo) Normas a ser interpretadas: Artículos 155, 192, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 Temas objeto de 1.Acción por infracción de derechos. Los interpretación: derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio 2.La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro

Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac VISTO El Oficio N° 01021-2021 del 23 de abril de 2021, recibido fisicamente el 21 de mayo del mismo año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso — _Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Zo De Pichincha, República del Ecuador solicitó interpretación prejudicial de los o X pulos 135 (Literales b y j}, 136 (Literales a y h), 137, 155 (Literales e y f), 224, r 0: 25,296, 231, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad o

o X pulos 135 (Literales b y j}, 136 (Literales a y h), 137, 155 (Literales e y f), 224, r 0: 25,296, 231, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad o 3 SECR-ETAR[ A > > 2, <Proceso 113-1P-2021 Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 17811-2013-9292; y, El Auto del 5 de julio de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES Partes en el proceso interno

Demandante: Almacenes Éxito S.A.

Demandados: Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual —IEPI— de la República del Ecuador Procurador General del Estado de la República del Ecuador

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los asuntos

controvertidos son los siguientes:

1. La presunta infracción por parte de La Casa del Electrodoméstico Electroexito Cía. Ltda. sobre los derechos de propiedad industrial de Almacenes Éxito S.A. mediante el uso de la denominación ELECTROÉXITO en su razón social, la cual sería confundible con su la marca ÉXITO (denominativa) y del nombre comercial ALMACENES

EXITO S.A. (denominativo).

2. La relevancia de que la marca ÉXITO (denominativa) y del nombre comercial ALMACENES EXITO S.A. (denominativo) sean o no notoriamente conocidos.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos

comercial ALMACENES EXITO S.A. (denominativo) sean o no notoriamente conocidos.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 135 (Literales b y j), 136 (Literales a y h), 137, 155 (Literales e y f), 224, 225, 226, 231, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se realizará la interpretación de los Artículos 155 y 224 de la Decisión 486', por ser pertinentes.

No procede realizar la interpretación de los 135 (Literales b y j), 136 (Literales a y h), 137, 225, 226, 231, 258 y 259 de la Decisión 486, por Ka A ¡Món 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- ~ & 3 + SECRETARIA > 2Proceso 113-1P-2021 cuanto no es objeto de controversia la distintividad intrínseca del signo solicitado a registro, la irregistrabilidad de un signo solicitado a registro por reproducir una denominación de origen, la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud a una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero, la marca notoria solicitada a registro, la solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal, la protección, el uso no autorizado y la acción que tiene el títular de una marca notoriamente conocida ni actos de competencia desleal. De oficio se llevará a cabo la interpretación de los Artículos 192, 228 y 230 de la Decisión 4862, para tratar los temas de infracción de un nombre comercial y la marca notoriamente conocida.

conocida ni actos de competencia desleal. De oficio se llevará a cabo la interpretación de los Artículos 192, 228 y 230 de la Decisión 4862, para tratar los temas de infracción de un nombre comercial y la marca notoriamente conocida. «Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolluras, embalajes o acondicionamientos de tales productos; suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados alos servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; fabricar etiquetas, envases, envolluras, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tralándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; €) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al tilular del registro un daño

presumirá que existe riesgo de confusión; €) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al tilular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento ínjusto del prestigio de la marca o de su titular, 1) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca noloriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio» b e) «Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido camo tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido». Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- «Artículo 192.- El tilular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del fitular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular, Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda».

comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular, Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda». «Articulo 228.- Para delerminar la notoriedad de un signo distintivo, se tomara en consideración nire olros, los siguientes factores el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País 3Proceso 113-IP-2021

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio.

2. Lamarca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio 1.1. En el proceso interno, Almacenes Éxito S.A. alegó la infracción de sus derechos de propiedad industrial por parte de La Casa del Electrodoméstico Electroexito Cía. Ltda., por el uso de la denominación ELECTROÉXITO en su razón social, la cual sería idéntica o similar a su la marca EXITO

(denominativa) y del nombre comercial ALMACENES ÉXITO S.A. (denominativo), cuando este uso puede causar riesgo de confusión y asociación, por lo cual resulta pertinente el desarrollo del presente tema.

(denominativa) y del nombre comercial ALMACENES ÉXITO S.A. (denominativo), cuando este uso puede causar riesgo de confusión y asociación, por lo cual resulta pertinente el desarrollo del presente tema. 1.2. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de una infracción en contra de las marcas u otros signos Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la protección; ) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; n) el volumen de pedidos de personas interesadas en oblener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; I} los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero».

titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; I} los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero». «Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique: o, los circulos empresanales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 4Proceso 113-IP-2021 que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto?. 1.3. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 192 de la Decisión 486, las disposiciones normativas de la materia correspondientes a la acción por infracción de derechos de propiedad industrial previstas en los Artículos 155, 156, 157 y 158 de la referida norma comunitaria se aplican también al nombre comercial, por lo tanto, la autoridad consultante deberá aplicar lo desarrollado en el presente tema, mutatis mutandis al nombre comercial en lo que fuere pertinente. 1.4. El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: «Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) — aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante

«Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) — aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) — suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) — fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan lla marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) — usaren el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de aseciación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular,

económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular, ) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio».

5. Tomando en cuenta las conductas atribuidas a La Casa del Electrodoméstico Electroexito Cía. Ltda. por parte de la demandante, Interpretación Prejudicial N 263-IP-2015 de fecha 25 febrero de 2016, publicada en la Gaceta ial del Acuerdo de Cartagena N 2718 del 20 de abril de 2016.

51 6. Proceso 113-1P-2021 resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Artículos 238 al 244), y cuenta con las siguientes caracteristicas: a) Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción: () El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) — El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades

persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) — El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción: (i) — Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 1.7. El Literal a) del Articulo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se seiialan:® - Supuesto |: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto Il: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado. Ver interpretación Prejudicial N 367-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2745 del 8 de junio de 2016 ALDE TS, : ds ¢, Ner la Imerpretación Prejudicial N° 359-IP-2017 de fecha 15 de marzo de 2018, publicada en la

Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2745 del 8 de junio de 2016 ALDE TS, : ds ¢, Ner la Imerpretación Prejudicial N° 359-IP-2017 de fecha 15 de marzo de 2018, publicada en la Lo 0» Ds ela Oficial del Acuerdo de Carlagena N° 3266 del 2 de abril de 2018. & =N L\ 6 SECRETARIA >1.8. 1.9. Proceso 113-1P-2021

Supuesto Ill: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, acondicionamientos de tales productos. envolturas, embalajes o Sujeto Resumen del activo SUR supuesto El titular de | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para una marca |o signo idéntico o | productos aplicada o Supuesto | que distingue | semejante directamente | colocada con Una productos. sobre productos. marca o signo idéntico o semejante sobre productos.

El titular de | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para una marca|o signo idéntico o | servicios aplicada o que distingue | semejante sobre | colocada con una servicios. productos vinculados a | marca o signo idéntico o Supuesto II los servicios que | semejante sobre distingue la marca | productos vinculados a protegida. los servicios que distingue la marca protegida. El titular de | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para una marcalo signo idéntico o | productos o servicios que distingue | semejante sobre | aplicada o colocada con productos o | envases, envolturas, | una marca o signo

El titular de | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para una marcalo signo idéntico o | productos o servicios que distingue | semejante sobre | aplicada o colocada con productos o | envases, envolturas, | una marca o signo Supuesto III | servicios. embalajes o | idéntico o semejante acondicionamientos de | sabre envases, productos. envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos. Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización”. Así, acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor, como por ejemplo a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta. Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad det titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la Lengua Española. Definición de acondicionar: «1. 1r. Dar cierta condición o calidad. 2. tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas. 3. tr. climatizar.

acondicionar: «1. 1r. Dar cierta condición o calidad. 2. tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas. 3. tr. climatizar. |r. Méx. y Ven. Entrenar a un deportista. 2 Ven. Adiestrar a un animal. 9 al Adquirir cierta condición o calidad». (Cenulta: 1 de julio de 2021).

Disponible en: — http://dle.rae.es/?id=0YOIBFoProceso 113-IP-2021 por la marca registrada, sin que medie su consentimiento. Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se consuma con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícito”. 1.10.El Literal b) del Artículo 155 de la Decisión 486 es específico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto [: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto II: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. - Supuesto II: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases,

después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. - Supuesto II: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. . . " Resumen del Sujeto activo Supo pasivo — supuesto El titular de | Quien suprima o | Marca protegida contra una marca que | modifique la marca con | supresiones o distingue fines comerciales | modificaciones despues Supuesto | productos. después de que se | de que hubiese sido hubiese aplicado o | aplicada o colocada colocado directamente | sobre productos. e e, sobre productos. El fitular de | Quien suprima o | Marca protegida contra una marca que | modifique la marca con | supresiones o distingue fines comerciales | modificaciones después servicios. después de que se | de que hubiese sido hubiese aplicado o | aplicada o colocada Supuesto Il colocado sobre | sobre productos productos vinculados a | vinculados a los los servicios que | servicios que distingue distingue la marca | la marca protegida. protegida. El titular de | Quien supnma o | Marca protegida contra una marca que | modifique la marca con | supresiones o distingue fines comerciales | modificaciones después productos — o | después de que se | de que hubiese sido Supuesto Il servicios. hubiese aplicado o | aplicada o colocada colocado sobre | sobre envases, | envases, envolturas, | envolturas, embalajes o | embalajes o avo Arturo León y León Durán, Derecho de marcas en la Comunidad Andina. Análisis y

colocado sobre | sobre envases, | envases, envolturas, | envolturas, embalajes o | embalajes o avo Arturo León y León Durán, Derecho de marcas en la Comunidad Andina. Análisis y nlarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372.Proceso 113-1P-2021 acondicionamientos de acondicionamientos de tales productos. tales productos. 1.11.En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresión, modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, goodwill) y su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrados. 1.12. Del Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones:? - Que la marca del titular esté “reproducida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. - Que la marca del titular esté "contenida" en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. 1.13. El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien

quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros. 10 1.14.La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada.” 1.15.A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirian una clara infracción al Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486, no obstante, la comercialización del producto fina! (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo artículo? N Ibidem. ) Ver Interpretación Prejudicial N” 179-IP-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gareta Oficial del Acuerdo de Carlagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019. Ibidem.Proceso 113-1P-2021 1.16. La norma andina de referencia (el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.'3

al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.'3 1.17. Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado. 4 1.18. Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u ctros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales. s 1.19. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:® (1) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca. (ii) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. (ii) — Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales. 1.20. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los

(ii) — Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales. 1.20. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc.'7 1.21. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición', B Ibídem. La Ibídem. as Ibídem. Interpretación Prejudicial N” 539-IP-2016 de fecha 11 de mayo de 2017, publicada en la Gaceta ¡al del Acuerdo de Cartagena N 3051 del 26 de junio de 2017. 10Proceso 113-1P-2021 1.22. De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. 1.23. En atención a lo expuesto, el Literal c) está dirigid