TJCA - Proceso 118-IP-2020

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 25 de agosto de 2021

Proceso: Asunto:

Consultante: Expediente de origen: Expediente interno

del Consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: 118-1P-2020 Interpretacion Prejudicial Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia 18-104061 110013199001201804061 02 Infracción a los derechos de propiedad industrial de la agrupación musical LOS INTERNACIONALES RAYOS DE MÉXICO por el presunto uso indebido de su marca mixta «LOS INTERNACIONALES RAYOS DE MÉXICO» por parte de Jesús Luviano Hernández «Chuy Luviano» Artículos 155, 241 y 243 de la Decisión 486

1. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio

2. El nombre comercial. Características y su protección

3. De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios

4. Respuestas alas preguntas formuladas por la autoridad consultante

Hernán Rodrigo Romero ZambranoProceso 118-IP-2020

VISTOS: El Oficio N° C-0328, recibido vía correo electrónico el 13 de julio del 2020, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N 110013199001201804061 02, y; El Auto de 5 de julio de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES Partes en el proceso interno

Demandante: Miguel Ángel Díaz Burciaga

Demandados: Jesús Luviano Hernández «Chuy Luviano»

José Reinel Ríos Villar ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes:

1. SiJesús Luviano Hernández «Chuy Luviano» y José Reinel Ríos Villar, infringieron o no los derechos de propiedad industrial de Miguel Ángel Díaz Burciaga al presuntamente usar sin su autorización la expresión LOS RAYOS DE MÉXICO, confundible con la marca registrada LOS INTERNACIONALES RAYOS DE MEXICO de titularidad de Miguel Ángel Díaz Burciaga, para proteger servicios de la Clase 41 de la

Clasificación Internacional de Niza.

2. SiJesús Luviano Hernández «Chuy Luviano» ha demostrado el uso del nombre comercial LOS RAYOS DE MEXICO.

3. SiJesús Luviano Hernández «Chuy Luviano» y José Reinel Ríos Villar deben pagar daños y perjuicios a Miguel Angel Díaz Burciaga por el uso no autorizado de la expresión LOS RAYOS DE MEXICO.

3. SiJesús Luviano Hernández «Chuy Luviano» y José Reinel Ríos Villar deben pagar daños y perjuicios a Miguel Angel Díaz Burciaga por el uso no autorizado de la expresión LOS RAYOS DE MEXICO.

2A DE J Ú,

Proceso 118-1P-2020 Artículos 190, 191 y 192" de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los mismos que serán interpretados por ser materia de controversia el uso del nombre comercial. De oficio se interpretarán los Artículos 155, 241 y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? por estar en controversia la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - «Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.» «Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.» «Articulo192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres

comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.» Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - «Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del

contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; ) usarpúblicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor Nora o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.» 7 oJ Proceso 118-1P-2020 presunta infracción a los derechos de Propiedad Industrial, y el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio. El nombre comercial. Características y su protección De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio. N «Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: a) el cese de los actos que constituyen la infracción; b) la indemnización de daños y perjuicios; c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; €) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en Cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor. g Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá

la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor. g Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.» «Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.» NX el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en44, 1.2. 1.3. Proceso 118-1P-2020 En el proceso interno se alegó la presunta infracción por parte de Jesús Luviano Hernández «Chuy Luviano» y José Reinel Ríos Villar Caracol por el uso del signo LOS RAYOS DE MÉXICO, confundible con la marca registrada LOS INTERNACIONALES RAYOS DE MEXICO; por lo que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 192 de la Decisión 486, las disposiciones normativas de la materia correspondientes a la acción por

registrada LOS INTERNACIONALES RAYOS DE MEXICO; por lo que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 192 de la Decisión 486, las disposiciones normativas de la materia correspondientes a la acción por infracción de derechos de propiedad industrial previstas en los Artículos 155, 156, 157 y 158 de la referida norma comunitaria se aplican también al nombre comercial, por lo tanto, la Autoridad consultante deberá aplicar lo desarrollado en el presente tema, mutatis mutandis al nombre comercial en lo que fuere pertinente. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto®. El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: «Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) — aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) — suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas,

b) — suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi como comercializar o detentar tales materiales; d) usaren el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza eNInterpretación Prejudicial N 263-IP-2015 de fecha 25 febrero de 2016, publicada en la Gaceta | del Acuerdo de Cartagena N 2718 del 20 de abril de 2016.1.6. 1.4. 1.5. Proceso 118-1P-2020 distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.» Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte de la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Artículos 238 al 244), y cuenta con las siguientes características: a) Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción: () El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción: (1) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos.

inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: Ver Interpretación Prejudicial N 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta D i 5 A E IU ial del Acuerdo de Cartagena N° 2745 del 8 de junio de 2016 De $ Vér Interpretación Prejudicial N 359-1P-2017 de fecha 15 de marzo de 2018, publicada en la J Gata Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3266 del 2 de abril de 2018.Proceso 118-1P-2020 - Supuesto |: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto ll: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado. - Supuesto III: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre acondicionamientos de tales productos. los envases, envolturas, embalajes o Sujeto activo Sujeto pasivo Resuman del supuesto El titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para marca que | o signo idéntico o | productos aplicada o

los envases, envolturas, embalajes o Sujeto activo Sujeto pasivo Resuman del supuesto El titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para marca que | o signo idéntico o | productos aplicada o distingue semejante directamente | colocada con una Supuesto | = ed productos. sobre productos. marca o signo idéntico o semejante sobre productos. El titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para marca que | o signo idéntico o | servicios aplicada o distingue semejante sobre | colocada con una servicios. productos vinculados a | marca o signo idéntico o Supuesto Il los servicios que | semejante sobre distingue la marca | productos vinculados a protegida. los servicios que distingue la marca protegida. El titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para marca que | o signo idéntico o | productos o servicios distingue semejante Sobre | aplicada o colocada con productos o | envases, envolturas, | una marca o signo Supuesto lll | servicios. embalajes o | idéntico o semejante acondicionamientos de | sobre envases, productos. envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos. 1.7. Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización”. Así, acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los

protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización”. Así, acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los e REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la Lengua Española. Definición de acondicionar: «1. tr. Dar cierta condición o calidad. . tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas. Nk, climatizar. éx. y Ven. Entrenar a un deportista. n. Adiestrar a un animal. Adquirir cierta condición o calidad.» la: 22 de enero de 2021).

Disponible en: http:/dle.rae.es/?id=0Y0i8FoProceso 118-1P-2020 productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor, como por ejemplo a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta. 1.8. Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se 1.9. encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento. Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se consuma con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la

colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se consuma con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícito”. El Literal b) del Artículo 155 de la Decisión 486 es específico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto |: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto II: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. - Supuesto III: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. Sujeto activo Sujeto pasivo Resumen del supuesto Supuesto | El “titular de una marca que distingue productos. Quien suprima o modifique la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado directamente sobre productos. Marca protegida + contra supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada sobre productos. Supuesto Il > El titular de una marca que distingue servicios. Quien suprima o

Marca protegida + contra supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada sobre productos. Supuesto Il > El titular de una marca que distingue servicios. Quien suprima o modifique la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre Marca protegida contra supresiones o modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada sobre productos vinculados a los NN Gal Vo Arturo León y León Durán, Derecho de marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Cc tarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372.Proceso 118-1P-2020 productos vinculados a | servicios que distingue la los servicios que | marca protegida. distingue la marca protegida. El titular de | Quien ísuprima o | Marca protegida + contra una marca | modifique la marca con | supresiones o modificaciones que distingue | fines comerciales | después de que hubiese sido productos o | después de que se | aplicada o colocada sobre servicios. hubiese aplicado o | envases, envolturas, Supuesto III = colocado sobre | embalajes o envases, envolturas, | acondicionamientos de tales embalajes o | productos. acondicionamientos de tales productos. 1.10.En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresión, modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, goodwill) y

modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, goodwill) y su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado. 1.11.Del Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones:® - Que la marca del titular este «reproducida» en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. - Que la marca del titular esté «contenida» en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. 1.12. El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros. '9 1.13. La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada.!! 8 Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial N 179-1P-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019.Proceso 118-1P-2020

Ver Interpretación Prejudicial N 179-1P-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019.Proceso 118-1P-2020 1.14. A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirían una clara infracción al Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo artículo.'? 1.15. La norma andina de referencia (el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.'3 1.16. Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado.™ 1.17.Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o

fabricado.™ 1.17.Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales. '5 1.18. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:'® (i) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca. (ii) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. (ii) — Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales. hs Ibídem. ts: Ibídem. Ibídem.

SECRETARIA ” | 10

NProceso 118-1P-2020 1.19. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc.'7 1.20. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición'. 1.21. De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad

ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición'. 1.21. De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. 1.22.En atención a lo expuesto, el Literal c) está dirigido al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final.'9 1.23.La aut