TJCA - Proceso 12-IP-2015

1

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 12-IP-2015

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, del artículo 137 de la misma normativa andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: MONTELUNA S.A.C. Parte contraria: INSTITUTO

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y

DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPIDE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Nulidad del registro de la marca: “HOTEL ANTARA” y logotipo (mixta). Expediente Interno: 05744-2010-0-1801-JR-CA-14.

Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún (21) días del mes de agosto del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 5744-2010-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 16 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú,

presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 057442010-0-1801-JR-CA-14. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 20 de julio de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.

Partes

Apelante: MONTELUNA S.A.C.2

Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

Tercero Interesado: BERTHA MARÍA DEL CARMEN DUCOS CASAS

2. ANTECEDENTES Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se

encuentran los siguientes: Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 8 de enero de 2008, Inversiones Tu Pahue S.A.C. (Perú), solicitó la nulidad de la marca de servicio HOTEL ANTARA y logotipo (mixta), registrada bajo Certificado 40591 a favor de Bertha María del Carmen Ducos Casas en la Clase 43 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en

adelante Clasificación Internacional de Niza).

2. El 17 de abril de 2008, la Oficina de Signos Distintivos dejó constancia que la emplazada no absolvió el traslado de la acción.

3. El 21 de abril de 2008, Bertha María del Carmen Ducos Casas señaló que el

11 de diciembre de 2007 interpuso una denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial contra Inversiones Tu Pahue S.A.C., con el fin de que dejara de utilizar la marca HOTEL ANTARA y logotipo (mixta) registrada a su nombre; afirma que no es cierto que haya registrado la marca HOTEL ANTARA y logotipo (mixta) de mala fe; nunca dio cesión ni en licencia la marca mencionada.

4. El 29 de mayo de 2008, Inversiones Tu Pahue S.A.C., señaló que adjuntó documentos que demostraron que la emplazada nunca fue la propietaria del hotel Antara, el cual, en sus inicios, fue de propiedad de Julia Isabel Castañeda Galindo de Alvarado y su esposo hasta el año 1995 cuando pasa a manos de Turismo Antara.

5. El 16 de junio de 2009, mediante Resolución 1470-2009/CSD-INDECOPI la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la acción de nulidad interpuesta.

6. El 10 de julio de 2009, Inversiones Tu Pahue S.A.C., interpuso recurso de apelación.

7. A pesar de haber sido notificada Bertha María del Carmen Ducos Casas no absolvió el traslado de apelación.3

8. El 18 de mayo de 2010, mediante Resolución 1096-2010-TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la Resolución 1470-2009/CSD-INDECOPI de 16 de junio de 2009 y

declaró infundada la Acción de Nulidad.

9. El 27 de agosto de 2010, Monteluna S.A.C., (ex Inversiones Tu Pahue S.A.C.) planteó demanda contencioso administrativa.

10. El 9 de febrero de 2011, el INDECOPI contestó la demanda contencioso administrativa.

11. El 21 de enero de 2014, el 26 Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, mediante Resolución 15 declaró infundada la demanda planteada por Monteluna S.A.C.

12. El 11 de febrero de 2014, Monteluna S.A.C. ex Inversiones Tu Pahue S.A.C., apeló la Sentencia singada como Resolución Número Quince.

13. Mediante providencia de 7 de agosto de 2014, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: - La mala fe del solicitante ¿debe juzgarse en el momento en que solicita su acceso al registro o puede juzgarse por su comportamiento posterior, por el cual supuestamente incumple con el compromiso que le permitió contar con la autorización para solicitar la inscripción del signo? a.Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

14. La sociedad MONTELUNA S.A.C. (ex Inversiones Tu Pahue S.A.C.), en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que: “existió mala fe por parte de la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas al tener perfecto conocimiento de quien era el titular de la marca ANTARA y Logotipo (mixta)”.

• Alega que: “existió mala fe por parte de la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas al tener perfecto conocimiento de quien era el titular de la marca ANTARA y Logotipo (mixta)”. - Afirma que: “ha venido haciendo uso de la marca desde 1995 cuando empezaron como Turismo Antara, luego como Inversiones sin Fronteras S.A.; Inversiones Tu Pahue S.A.C. y finalmente como MONTELUNA S.A.C., todas estas empresas tienen como única dueña a la señora Juana Carrasco”. - Argumenta que: “la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas nunca ha utilizado la marca ANTARA y logotipo (mixta) ella solo fue una empleada del hotel”. - Alega que: “El INDECOPI ha caído en un gran error al aceptar todas las facturas de la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas con las cuales quiere demostrar supuestamente que no está haciendo el uso de la marca.4

Cabe recalcar que en todas las facturas presentadas se mantiene la dirección de la propietaria Juana Carrasco”. - Precisa que: “Ante esto todas las empresas nos sentimos atropellados por el INDECOPI ya que cualquier persona puede argumentar el uso de una marca de servicio y colocar la dirección de otra empresa como es el presente caso, ya que en todos los documentos presentados por la señora Bertha María del Carmen Ducos se observa la dirección del Hotel Antara propiedad de Juana Carrasco”. - Concluye que: “la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas no usa la marca ni nunca la usado, no es dueña de ningún hotel solo fue una

trabajadora. Sin embargo Turismo Antara, Inversiones sin Fronteras S.A., Inversiones Tu Pahue S.A.C. y MONTELUNA S.A.C. sí han usado el nombre ANTARA y logotipo (mixta) y estas empresas han sido dueñas del inmueble por más de 20 años”. b.Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa 15.El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que la propia dueña de la empresa demandante (antes Inversiones Tu Pahue, antes Inversiones Frontera, antes Turismo Antara), la señora Juana Carrasco Jiménez, fue la que pidió a la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas que registrara a su nombre la marca HOTEL ANTARA y logotipo (mixta), hecho que ha sido aceptado por la demandante en sede administrativa y que por ende, desvirtúa la posibilidad de imputarle mala fe a la solicitud de registro de la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas. - Afirma que la propia accionante ha señalado que fue Juana Carrasco Jiménez quien le propuso a Bertha María del Carmen Ducos Casas que solicite el registro de la marca HOTEL ANTARA y logotipo (mixta) a su favor, al ser un activo embargable y teniendo en cuenta que Inversiones Frontera S.A., -titular de la marca HOTEL ANTARA y logotipo (mixta) inscrita con Certificado 3629 que estaba por vencerhabía sido declarada insolvente. - Manifiesta que la accionante conocía y estaba de acuerdo con la solicitud de inscripción de la marca HOTEL ANTARA y logotipo (mixta) por parte de la

Certificado 3629 que estaba por vencerhabía sido declarada insolvente. - Manifiesta que la accionante conocía y estaba de acuerdo con la solicitud de inscripción de la marca HOTEL ANTARA y logotipo (mixta) por parte de la emplazada, que, según aquélla, dicha situación se dio con la condición de que la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas le transfiriese luego la marca, por lo que con fecha 6 de mayo de 2006 le hizo firmar un contrato de concesión de derechos de dicha marca, el cual no prosperó por distintos motivos. Lo anterior demuestra que en todo momento, la accionante estuvo de acuerdo con la solicitud de la marca representada por parte de la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas.5 - Sostiene que: “al respecto cabe precisar que aun en el supuesto de que, efectivamente, hubiera existido un compromiso verbal previo entre las partes para la devolución de la marca, que la emplazada no cumplió, al negarse a suscribir el contrato de cesión de derechos a favor de la accionante –situación que ha sido negada por la emplazadadicha materia no puede ser objeto de controversia en un procedimiento administrativo, sino uno judicial. Y es que ante el INDECOPI lo único que se puede debatir sobre este tópico de nulidades por mala fe, es si al momento de solicitarse la marca se transgredió el principio de buena fe”. - Indica que: “conforme se ha señalado, de lo actuado en el presente procedimiento se desprende que la señora Bertha María del Carmen Ducos

Casas contaba con la expresa autorización de Juana Carrasco para el registro de la marca HOTEL ANTARA y logotipo (mixta) lo que hace presumir razonablemente a la Autoridad que dicha marca se solicitó de buena fe y en cumplimiento de lo solicitado por su propia titular”. c. Argumentos de la contestación del tercero interesado. 16.La señora Bertha María del Carmen Ducos Casas no dio contestación a la demanda contencioso administrativa. d. Sentencia de Primera Instancia. - El Séptimo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda, al concluir que: de los documentos citados, no se desprende que la empresa demandante INVERSIONES TU PAHUE S.A.C., sea la titular de la marca HOTEL ANTARA, y logotipo (mixta) toda vez que, en su primer orden, no ha podido acreditar fehacientemente el vínculo empresarial existente con las empresas TURISMO ANTARA S.A., ni con la empresa INVERSIONES FRONTERA S.A., (que fue el nombre que adoptó después de la fusión de la empresa TURISMO ANTARA S.A.). Aunado a ello, del documento “Declaración de Verdadera de Cesionaria”, se advierte que la administración del hotel Antara S.A., se otorgó a favor de doña Bertha María del Carmen Ducos Casas, quien en virtud de las facultades delegadas, con fecha 31 de enero de 2006 obtuvo el registro de la marca de servicios HOTEL ANTARA y logotipo (mixta), vigente hasta el 31 de enero de 2016, según consta del Certificado 0040591(folios 40 del expediente

principal). Siendo ello así, y advirtiéndose del documento anteriormente citado, que fue la propia accionante la que propuso a la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas como administradora del Hotel Antara (según consta de folios 331 a 333), se colige que la demandante conocía del registro de la marca y estuvo de acuerdo con dicha inscripción, por lo que, al haberse demostrado que la denunciada actuó con autorización expresa de la señora Juana Carrasco (socia fundadora de la empresa TURISMO ANTARA S.A.C.), no se puede colegir que la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas haya actuado con mala fe al obtener el registro de la marca cuestionada. e. Argumentos del Recurso de Apelación:6 17.MONTELUNA S.A.C. (ex Inversiones Tu Pahue S.A.C.), dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos: - Afirma que: “desde el inicio de las operaciones, la familia Montoya inscribió en el INDECOPI la denominación Antara a fin de usarlo como nombre comercial”. - Alega que: “posteriormente debido a que TURISMO ANTARA E INVERSIONES FRONTERA se fusionaron se renovó el registro ante el INDECOPI a favor de la empresa Inversiones Frontera”. - Señala que: “más adelante por unos problemas legales, Inversiones Frontera se metió en un proceso de reestructuración. Ahí es donde nombramos a una Administrador judicial que administre el hotel y elegimos a la contadora Bertha María del Carmen Ducos Casas”. - Alega que: “como nuestro registro estaba por vencerse le pedimos a esta señora María del Carmen Ducos Casas que registrara la marca hasta que el proceso de reestructuración concluya, haciéndole firmar en resguardo de

Bertha María del Carmen Ducos Casas”. - Alega que: “como nuestro registro estaba por vencerse le pedimos a esta señora María del Carmen Ducos Casas que registrara la marca hasta que el proceso de reestructuración concluya, haciéndole firmar en resguardo de nuestros intereses, un contradocumento que fue el contrato de Cesión de Derechos que obra en autos”. - Sostiene que: “es por ello que el 31 de mayo del 2006 se registró la marca Antara a favor de la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas y el 6 de mayo del 2006 presentamos al INDECOPI el Contrato de Cesión de Derechos que la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas nos cedía la marca el cual tiene la firma legalizada. Dicha cesión de derechos en el INDECOPI sale observada por cuanto no había intervenido el esposo de la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas”. - Indica que: “posteriormente la señora Bertha María del Carmen Ducos Casas se presenta en nuestra oficina a solicitar fuertes cantidades de dinero a cambio de devolvernos la marca. Es por tal motivo que procedimos a entablar una Acción de Nulidad en el INDECOPI a efectos de recuperar la marca”.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1.

1 Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier

momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.7 Se considera que procede la interpretación del artículo solicitado y, de oficio, se interpretará el artículo 137 de la Decisión 4862.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente

interpretación prejudicial son los siguientes:

A. De la nulidad de un registro bajo el marco de la Decisión 486.

B. Mala fe en la obtención de un registro de marca. Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.

A. DE LA NULIDAD DE UN REGISTRO BAJO EL MARCO DE LA DECISIÓN

486. 18.Inversiones Tu Pahue S.A.C. (Perú) solicitó la nulidad de la marca de servicio HOTEL ANTARA y logotipo (mixta), registrada bajo Certificado 40591 a favor de Bertha María del Carmen Ducos Casas, para servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es preciso hacer referencia a la nulidad de un registro de marca. 19.Uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Dicha distinción se acompasa con una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca. 20.La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. 21.La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción en 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

22. De conformidad con lo anterior y en relación con los actos administrativos que conceden registros de marcas, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria. 23.Además de lo anterior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado.

dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria. 23.Además de lo anterior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado.

2 Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.8 24.Cuando la norma comunitaria utiliza el término “acción”, se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que conceden el registro de una marca; por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa. Lo importante en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso administrativas de cada País Miembro, respetando eso sí, los parámetros regulados por la normativa comunitaria. 25.Lo anterior convierte a las acciones interpuestas en “acciones especiales de nulidad”, por los siguientes motivos:

1. El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna.

2. Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la

legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable.

3. La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina.

4. De conformidad con los dos puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede el registro de marca, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas.

5. La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está limitada a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna de los Países Miembros. Esta posición está en concordancia con el segundo párrafo del artículo 273 de la Decisión 486, que establece: “(…) Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia”. 26.La nulidad absoluta de un registro de marca se aplica cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 (prohibiciones absolutas), mientras que la nulidad relativa cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 (derechos de terceros) o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe de acuerdo con el artículo 137 de la Decisión 486. 27.La Corte Consultante deberá analizar si en efecto el acto administrativo que concedió el registro del signo “HOTEL ANTARA” y logotipo (mixto) ,

de acuerdo con el artículo 137 de la Decisión 486. 27.La Corte Consultante deberá analizar si en efecto el acto administrativo que concedió el registro del signo “HOTEL ANTARA” y logotipo (mixto) , incurre en la causal del artículo 137 de la Decisión 486.9

B. MALA FE EN LA OBTENCIÓN DE UN REGISTRO DE MARCA.

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DE LA DECISIÓN 486. 28.En vista de que en el proceso interno se debate el hecho de si el registro fue solicitado con presunta mala fe, este Tribunal considera oportuno referirse al tema, sobre la base de lo ya manifestado en la jurisprudencia dentro de los Procesos 126-IP-2009 y 129-IP-2009. 29.La buena fe es un principio general de derecho y sustento de todo ordenamiento jurídico. Este Órgano Comunitario ha manifestado, sobre la buena fe, que: “El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos

de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro”. (Proceso 65-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1102 de 6 de agosto de 2004, marca: TAPA ROJA). 30.En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”. (Proceso 3-IP-99, publicado en la G.O.A.C. Nº 461 de 2 de julio de 1999, marca: LELLI). 31.Asimismo, ha manifestado que “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”. (Proceso 3-IP-99, ya

citado). 32.En el régimen andino, la sanción de la mala fe por la vía de la declaración de nulidad del acto administrativo de registro se estableció con la Decisión 344, empero, el Tribunal ha expresado que aunque en la Decisión 313 no se consagró la mala fe como causal de nulidad del registro, la buena fe es un10 principio general del derecho y, por lo tanto, la mala fe en dicho ámbito normativo también sería causal de nulidad. El literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 impide la subsistencia de un registro de marca que, no obstante su apariencia de legalidad, haya sido obtenido infringiendo elementales principios de comportamiento en la vida comercial (numeral 1) o, que tienda a la desviación de la función o propósito del derecho subjetivo concretado en el registro de una marca (numeral 2°) 3. De igual forma, el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente en vigencia, contempla como causal de nulidad de un registro de marca la “mala fe”. Pues, en efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal, “la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro de marca.” (Proceso 109-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1581, de 4 de

febrero de 2008, marca: LOMA’S (mixta). 33.Conforme a lo anterior, si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta, propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro del signo, en tanto que debe protegerse no sólo al titular de la marca registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y servicios. 34.En consecuencia, es necesario que el solicitante de un registro de marca haya obrado de buena fe al momento de solicitar el registro. Lo contrario supone las siguientes consecuencias:

1. Desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro;

2. Denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486; o,

3. Sancionar con la nulidad el registro obtenido de mala fe.

Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486. 35.El presente tema será abordado por el Tribunal, en virtud a que la sociedad demandante manifiesta que se violó el artículo 137 de la Decisión 486. 36.Estos criterios han sido vertidos por este Tribunal dentro de los, ya citados, Procesos 126-IP-2009 y 129-IP-2009. El artículo 137 de la Decisión 486 dispone que: "Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro".

3 “Esta norma implícitamente pretende castigar a quien, abusando de la credibilidad y confianza del titular de la marca,

facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro".

3 “Esta norma implícitamente pretende castigar a quien, abusando de la credibilidad y confianza del titular de la marca, la registra en cualquier otro País Miembro subrepticiamente, sin el conocimiento del titular en el extranjero, tipificándose así la figura de la competencia desleal”.11 37.De conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Según lo establecido en el artículo 259 literal a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, "cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor". 38.Es de la propia realidad del tráfico de donde surgen esas normas de comportamiento leal y honesto que constituyen una plasmación concreta del principio general de la buena fe en el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su actuación en el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la buena fe. 39.Dentro de este esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de

éste, circunstancia que, sin duda, redunda en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí, sino también de los consumidores en general. 40.El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquéllas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece. 41.En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. 42.En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida4. 43.Por lo tanto, el Juez Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados, tomando en cuenta aquellos idóneos para acreditar que la demandada actuó de mala fe al momento de presentarse la solicitud de registro. 44.Afirma el INDECOPI que