TJCA - Proceso 121-IP-2008

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 121-IP-2008

Interpretación prejudicial, del artículo 238, de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 154 y 155 literal d), de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 2137-2008. Actor:

Sociedad BICIMOTO IMPORT E.I.R.L. Caso: INFRACCIÓN DE

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los trece días del mes de marzo del año dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS: El auto emitido por el Tribunal el 28 de enero de 2009, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: SOCIEDAD BICIMOTO IMPORT E.I.R.L.

Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI).

Tercero Interesado: SOCIEDAD PROMOTORA GENESIS S.A.C.

III. DATOS RELEVANTES.

1. Hechos.

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:- 2a. La sociedad PROMOTORA GÉNESIS S.A.C, tiene registrada en Perú la marca denominativa SFX, bajo el certificado No. 84971 , y para amparar productos de la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza. b. La sociedad PROMOTORA GÉNESIS S.A.C , el 26 de noviembre de 2004, presentó ante el INDECOPI una acción por infracción de derechos de propiedad industrial en contra la sociedad BICIMOTO IMPORT E.I.R.L. La accionante argumentó que la sociedad BICIMOTO IMPORT E.I.R.L, se encontraba usando de manera ilegal su marca SFX, ya que estaba comercializando rodajes falsos con el signo SFX. c. La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución N° 95322005-OSD-INDECOPI, emitida el 21 de julio de 2005, declaró fundada la denuncia presentada, prohibió el uso del signo SFX, y sancionó a la empresa BICIMOTO

IMPORT E.I.R.L.

d. La sociedad BICIMOTO IMPORT E.I.R.L, interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. e. La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia del

INDECOPI, mediante Resolución No. 0281-2006-TPI-INDECOPI, emitida el 2 de marzo de 2006, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado. f. La sociedad BICIMOTO IMPORT E.I.R.L, ante la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima, presentó acción contenciosa administrativa contra el INDECOPI. g. La Corte Superior de Justicia de Lima, Primera Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución No. 11 del 29 de marzo de 2007, declaró infundada la demanda presentada. h. La sociedad BICIMOTO IMPORT E.I.R.L, interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia.

1. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú, mediante sentencia del 29 de mayo de 2008, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la providencia impugnada.

j. La sociedad BICIMOTO IMPORT E.I.R.L, interpuso recurso extraordinario de casación contra la anterior providencia.

2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

La sociedad demandante soporta su demanda en los siguientes argumentos: a. Sostiene, que la sociedad BICIMOTO IMPORT E.I.R.L ., compró vía Internet un lote de rodajes de marca SFX – SHEN FAR XIAN. La exportadora fue la empresa china XIAN FAR EAST IMPORT Y EXPORT CO.- 3b. Aduce, que la marca de rodajes SFX – SHEN FAR XIAN , se venía comercializando en el Perú sin ninguna clase de limitación.

c. Afirma, que la importación de la mercadería se realizó legalmente y de buena fe, ya que se desconocía que la marca SFX se encontraba registrada en Perú. Además, la marca china SFX – SHEN FAR XIAN es completamente diferente a la simple denominación SFX. d. Argumenta, que la sociedad BICIMOTO IMPORT E.I.R.L ., en todo momento se mostró dispuesta a dejar de comercializar productos con la marca SFX. e. Agrega, que aunque la sociedad PROMOTORA GÉNESIS sea la titular de la marca SFX, no está demostrado que dicha empresa sea fabricante o importadora de rodajes con ese signo distintivo. f. Manifiesta, que la sociedad BICIMOTO IMPORT E.I.R.L ., adquirió en el mercado local rodajes de marca SFX. Dicha adquisición se realizó a la sociedad SOCOPUR S.A.C, empresa diferente de la sociedad PROMOTORIA GÉNESIS S.A.C. g. Explica, que el anterior hecho no es incompatible con la importación de los rodajes de marca SFX – SHEN FAR XIAN.

3. La contestación de la demanda.

a. Por parte del INDECOPI. INDECOPI contestó la demanda de la siguiente manera:  Sostiene, que la sociedad demandante sí conocía de la inscripción de la marca SFX a nombre de la sociedad PROMOTORA GÉNESIS S.A.C., ya que existe una factura que demuestra que adquirió en Perú productos identificados con dicha marca.  Agrega, que el registro marcario es público y, por lo tanto, existe la presunción de que toda persona conoce su contenido. Es una presunción de derecho y,

en consecuencia, no admite prueba en contrario.  Argumenta, que se determinó que la sociedad BICIMOTO IMPORT E.I.R.L ., importó y comercializó productos utilizando la marca SFX. Lo anterior, facultaba al titular de la marca para presentar la denuncia ante el INDECOPI.  Explica, que para entablar la denuncia mencionada, no era necesario demostrar que el titular de marca fabricara o importara rodajes con la marca SFX. b. Por parte de la Tercera Interesada. La tercera interesada contestó la demanda de la siguiente manera:  Afirma, que el demandante usó el signo SFX para importar y comercializar productos de la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza.- 4 -  Sostiene, que la sociedad demandante sí tenía conocimiento de la existencia en el mercado peruano de productos con marca SFX, ya que ésta adquirió en dicho mercado productos identificados con aquella marca.  Manifiesta, que de lo anterior se evidencia la mala fe del demandante. Aduce, además, que su intención es importar y utilizar indebidamente el signo SFX.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

La norma cuya interpretación se solicita y que será objeto de interpretación es: el artículo 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No se interpretará el literal a) del artículo 155, ya que esta norma no es pertinente para el caso bajo estudio El Tribunal, de oficio, interpretará las siguientes normas: los artículos 154 y 155, literal d), de la misma normativa. A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas:

DECISIÓN 486

(…) Artículo 154 “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. Artículo 155 “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”; (…)- 5Artículo 238 “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el

consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”. (…)

VI. CONSIDERACIONES: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se

analizarán los siguientes aspectos:

A. Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido sobre productos o servicios vinculados, o sobre aquéllos determinados en el registro marcario.

B. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

A. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. EL USO NO CONSENTIDO

SOBRE PRODUCTOS O SERVICIOS VINCULADOS, O SOBRE AQUÉLLOS

DETERMINADOS EN EL REGISTRO MARCARIO.

En el proceso interno se argumentó que la sociedad BICIMOTO IMPORT E.I.R.L., importó y comercializó productos utilizando la marca SFX. Por tal motivo, es pertinente referirse al uso exclusivo de la marca, en especial en lo relacionado con su uso no consentido para distinguir productos en el mercado. El artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio “registral” en el campo del derecho marcario. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro marcario, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:  Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de

disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.- 6 -  Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…) La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá

posibilidad de confusión”. (Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre del mismo año, caso “BELMONT). El artículo 155 de la Decisión 486, determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos marcarios, es de especial interés la conducta determinada en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada. El Tribunal advierte que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se de la confusión o la asociación, sino

que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. Sobre el riesgo de confusión y asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:- 7 - “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.” (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008) La demandante argumentó que el signo denominativo SFXSHEN FAR XIAN , utilizado por ella en el comercio, es diferente de la marca mixta registrada SFX. Por tal razón, la Sala Consultante deberá, en primer lugar, determinar si dicho signo fue el efectivamente usado en el comercio y, posteriormente, realizar la comparación entre los signos mencionados, para luego establecer la existencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. Para lo anterior, deberá aplicar los siguientes parámetros para la comparación de signos distintivos:  La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.  En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se

debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino lo hace en diferentes momentos.  Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.  Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, ya que un elemento importante para el examinador es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. Los anteriores parámetros han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales. Podemos destacar las siguientes: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Asimismo, la Sala Consultante deberá aplicar los siguientes criterios para efectuar la comparación entre signos denominativos y mixtos: Deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.- 8Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse siguiendo las siguientes reglas de la comparación entre signos

denominativos:  Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.  Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.  Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.  Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo.

B. LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La sociedad PROMOTORA GÉNESIS S.A.C. , presentó ante el INDECOPI una acción por infracción de derechos de propiedad industrial contra la sociedad BICIMOTO IMPORT E.I.R.L. Por tal motivo, es conveniente que el Tribunal entre a determinar las características generales de dicha acción. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486. Dicha acción cuenta con las siguientes características:

1. Sujetos activos. Pueden entablar la acción los siguientes sujetos:

a. El titular del derecho protegido . El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará a cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (párrafo 3 del artículo 238) b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo 2 del artículo 238).

2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción:

a. Cualquier persona que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesaria que la9infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias de sus interpretaciones, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso N° 116-IP-2004. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005.

3. Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249 regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los

derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares. Dichas medidas tienen como objeto lo siguiente:  Impedir la comisión de la infracción  Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar.  Obtener y conservar las pruebas para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial.  Asegurar que la acción sea afectiva para proteger los derechos de propiedad industrial.  Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios. El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cese del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas. (Artículo 247) También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artículo 246).

4. Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486. Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes

de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción.

5. Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, como efecto, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; dichas medidas10incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.

6. Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y prejuicios sufridos. El artículo 243 estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Dichos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al

menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e). Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría

tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas. En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007)

7. Prescripción. La acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso,- 11de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. (artículo 244 de la Decisión 486). De lo anterior, se desprende lo siguiente:  Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se pude debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción.  El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: PRIMERO: El titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese

generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. De conformidad con lo anterior, la Sala Consultante deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos marcarios. Posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en esta providencia.

SEGUNDO: La acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, artículos 238 a

257. En el marco de dicha acción, el sujeto activo puede solicitar que la autoridad competente tome ciertas medidas para salvaguardar sus derechos de propiedad industrial; dichas medidas incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.

Además de lo anterior, el denunciante puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares. Dichas medidas tienen como objeto proteger los derechos de la propiedad industrial mientras se da trámite a la acción. Van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cese del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. El titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y prejuicios sufridos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Es importante advertir que la acción estudiada tiene un término de

prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo12conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2137-2008, deberá adoptar la presente interpretación y dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer

PRESIDENTE

Oswaldo Salgado Espinoza

MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo

MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo

MAGISTRADA

Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L.

SECRETARIA