TJCA - Proceso 122-IP-2014

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 122-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 135 último párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Consultante: Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de la República del Perú. Asunto: Nulidad de oficio de la marca: CÁMARA

DE COMERCIO PERUANO AMERICANA PERUVIAN

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE (denominativa).

Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil quince.

VISTOS: El 22 de agosto de 2014, por Oficio N°. 1082-2014-DSD-INDECOPI, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual, relativa al artículo 135 último párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; El Auto de 17 de septiembre de 2014, el Tribunal decidió: “Otorgar a la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de

Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de la República del Perú, un plazo de quince (15) días contado a partir de la notificación del presente auto, para que acredite lo siguiente: 1) Que se ha constituido por mandato legal; 2) Que se trata de un órgano permanente; 3) El carácter obligatorio de su jurisdicción; 4) El deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias; 5) El carácter contradictorio de los procedimientos a su2 cargo y el respeto al debido proceso; y, 6) la independencia funcional y la imparcialidad de sus actos”. El Oficio N°. 1394-2014/DSD-INDECOPI de 3 de octubre de 2014, por medio del cual el Doctor Ray Augusto Meloni García, Director de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, da contestación al mencionado Auto de 17 de septiembre de 2014. El Auto de 29 de octubre de 2014, por medio del cual el Tribunal admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial. La sentencia de interpretación prejudicial de 20 de noviembre de 2014 recaída dentro del Proceso 121-IP-2014, en la que este Tribunal estableció que “la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi actúan como “juez nacional” (…)”; y, por lo tanto, cuentan con legitimidad activa para solicitar interpretaciones prejudiciales facultativas.

A. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno.

Accionante: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Emplazada: CÁMARA DE COMERCIO AMERICANA DEL PERÚ – AMERICAN

CHAMBER OF COMMERCE OF PERU.

Determinación de los hechos relevantes.

1. Por Resolución 192865-2003/DSD-INDECOPI, de 22 de marzo de 2014, el INDECOPI, concedió, a favor de la sociedad CÁMARA DE COMERCIO AMERICANA DEL PERÚ – AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF PERU, el registro del signo CÁMARA DE COMERCIO PERUANO

AMERICANA PERUVIAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE

(denominativo), para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Posteriormente, con el objetivo de resolver la solicitud de registro del signo CÁMARA PERUANO-CHILENA a favor de la CÁMARA DE COMERCIO PERUANO-CHILENA, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI emitió Resolución N°. 3379-2013/TPIINDECOPI de 27 de septiembre de 2013, por medio de la cual decidió confirmar la Resolución que denegó el signo solicitado; y, “DISPONER que la

Dirección de Signos Distintivos inicie, de oficio, la acción de nulidad de los3 registros de las marcas de servicio CÁMARA DE COMERCIO – LIMA (…) y CÁMARA DE COMERCIO PERUANO AMERICANA PERUVIAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE (certificado N° 34792), otorgado a favor de la Cámara de Comercio Americana del Perú – American Chamber of Commerce of Peru”, por considerar que dichos signos no son distintivos y, por lo tanto, se encuentran dentro de la causal de irregistrabilidad del artículo 135 literal b) de la Decisión 486.

3. Por este motivo, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI por oficio 556564 de 2 de diciembre de 2013, decidió: “INICIAR DE OFICIO la acción de nulidad del registro de la marca de servicio constituida por

la denominación CÁMARA DE COMERCIO PERUANO AMERICANA

PERUVIAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE (…)”.

4. Por providencia de 17 de diciembre de 2013, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos corre traslado de la nulidad, para que la emplazada, en el término de dos meses, emita contestación.

5. El 11 de marzo de 2014, la sociedad CÁMARA DE COMERCIO AMERICANA DEL PERÚ – AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF PERU solicita cambio de apoderado y solicita que se le amplíe el plazo de dos meses.

6. Por providencia de 27 de marzo de 2014, la Secretaría Técnica de la Comisión

de Signos Distintivos declara no ha lugar la solicitud de ampliación del plazo y tiene por no contestada la acción de nulidad.

7. Por escrito de 22 de agosto de 2014, la sociedad CÁMARA DE COMERCIO AMERICANA DEL PERÚ – AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF PERU solicita a la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi que “se pronuncie expresamente (…) sobre la distintividad adquirida que recae sobre nuestra marca (…). En efecto, la marca cuya nulidad se defiende ha adquirido durante los largos años de registro y uso en el mercado peruano un secondary meaning, que la hace capaz de identificar nuestros servicios y distinguirlos de los demás en el mercado”.

8. Por Resolución N°. 002572-2014/CSD-INDECOPI, decidió suspender la tramitación del proceso y solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina.

9. El 22 de agosto de 2014 por Oficio N°- 1082-2014/DSD-INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, remitió a este Tribunal solicitud de interpretación prejudicial del artículo 135 último párrafo de la Decisión 486.

La Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi: La Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi, en su oficio 556564, señala que:4 10. “(…) la Sala consideró que existen razones atendibles para que la Dirección de Signos Distintivos inicie de oficio la acción de nulidad del registro de la marca

de servicio constituida por la denominación CÁMARA DE COMERCIO

PERUANO AMERICANA PERUVIAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE

(…)”.

11. Cita el contenido de los artículos 172 y 135 literal b) de la Decisión 486. Señala, también, que la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI concede a la Comisión de Signos Distintivos la competencia para pronunciarse sobre las nulidades de oficio y a petición de parte.

12. Por lo que, dispone iniciar de oficio la acción de nulidad del registro de la marca

de servicio CÁMARA DE COMERCIO PERUANO AMERICANA PERUVIAN

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE (denominativa). Argumentos de la contestación.

13. Como se manifestó, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos tuvo como no contestada la acción, por lo tanto, no se encuentra en el expediente copia de la contestación al inicio de la nulidad de registro.

Argumentos del Oficio por el que se solicita interpretación prejudicial. La Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI en su Oficio N°. 10822014/DSD-INDICOPI, manifiesta que:

14. El INDECOPI, debido a su condición de Autoridad Nacional competente tiene a su cargo “la solución de conflictos intersubjetivos de intereses en aspectos relacionados con la aplicación de la normativa andina en materia de Propiedad Intelectual, se encuentra facultado a solicitar Interpretaciones Prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. Agrega que, la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI le atribuye competencia para resolver

litigios en materia de Propiedad Intelectual, “de donde se debe colegir que el mencionado organismo se encuentra dentro de los alcances del concepto Juez Nacional”.

15. El INDECOPI se encuentra legitimado para realizar la presente consulta “atendiendo a lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre el concepto Juez Nacional (…). Cita los procesos 14-IP-2007, 130-IP-2007 y 03AI-2010.

16. Solicita la interpretación prejudicial del artículo 135 último párrafo de la Decisión

486. Afirma que la acción de nulidad se ha sustentado en la falta de distintividad de la marca CÁMARA DE COMERCIO PERUANO AMERICANA PERUVIAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE y que la emplazada ha señalado que “la marca objeto de nulidad ha adquirido distintividad por su uso constante en el mercado”. Por lo que, el argumento del último párrafo del artículo 135 de la5

Decisión 486 no está previsto para el procedimiento de nulidad referido en el artículo 172.

17. Por este motivo, solicita que el Tribunal interprete si el “último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 puede ser invocado también en un procedimiento de nulidad de registro de marca, en la medida en que la normativa no hace mención expresa que excluya su alegación en procedimientos distintos a las solicitudes de registro de marca”.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

18. Que, el artículo 135 último párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

19. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

20. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: - Solicitado: 135 último párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1. - De oficio: 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad

1 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.6 Andina2 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina .

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

1. La finalidad y efectos de la interpretación prejudicial facultativa.

2. La distintividad adquirida.

3. La nulidad de oficio de un registro de marca: Nulidad absoluta prevista en la Decisión 486.

1. La finalidad y efectos de la interpretación prejudicial facultativa.

21. En el Proceso 121-IP-2014, el Tribunal ha esgrimido los criterios fundamentales

sobre la interpretación prejudicial facultativa, por lo tanto, el mencionado proceso debe ser la guía para el consultante.

22. El objeto de la interpretación prejudicial apunta a la aplicación uniforme del Derecho comunitario en los Países Miembros de la Comunidad Andina . Esta facultad es una competencia exclusiva del Tribunal. En efecto, el artículo 121 del Estatuto del Tribunal señala que: “ Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países

Miembros”.

2 Artículo 122.- Consulta facultativa Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. 3 Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción

prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.7

23. Su finalidad reside en generar uniformidad, tanto en la interpretación como en la aplicación de la normativa andina, puesto que es un elemento fundamental para la construcción del proceso de integración andino.

24. El artículo 122 del Estatuto del Tribunal regula la consulta facultativa de la siguiente manera: “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno . Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso” (lo subrayado es nuestro). Esto significa que, tal como lo señala su propio enunciado, es una facultad de la Autoridad y no un derecho de las partes.

25. Adicionalmente, la interpretación prejudicial facultativa sirve para garantizar que

la norma comunitaria se interprete y aplique de manera uniforme en todo el territorio de la Comunidad Andina sin entrar al fondo de la cuestión consultada, que es de competencia exclusiva del consultante. El Tribunal es el único encargado de pronunciarse sobre el alcance de la norma andina sustantiva, la misma que servirá para dilucidar el proceso y asegurar la aplicación uniforme del Derecho comunitario.

26. Cabe advertir que no todos los procedimientos administrativos llegan a la sede judicial, por lo que la consulta solicitada en sede administrativa resulta ser de utilidad al estar acorde con el objetivo y finalidad de la interpretación prejudicial.

Ante la duda de la entidad administrativa antes de resolver, el Tribunal es el encargado de aclarar y dilucidar el sentido e interpretación de las normas a ser aplicadas.

27. Cabe señalar que la facultad de solicitar la interpretación prejudicial es precisamente para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, de conformidad con el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal: “Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina”.

28. Según el artículo 127 del Estatuto del Tribunal, la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos que conozcan del procedimiento interno en que se formuló la consulta, deberán adoptar en su resolución la interpretación del Tribunal. Emitida la interpretación prejudicial, la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos tiene la obligación de

acatarla en la Resolución que vayan a adoptar en el caso concreto. La Resolución de la Dirección de Signos Distintivos o de la Comisión de Signos Distintivos podrá ser apelada en sede administrativa, debiendo decidir sobre tal apelación la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Agotada la vía administrativa, las partes que no estén de acuerdo con las Resoluciones8 emitidas por la Sala de Propiedad Intelectual podrán presentar demanda contencioso administrativa con el fin de obtener la nulidad de las mencionadas resoluciones.

29. En ese momento surge el cuestionamiento sobre si la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos será aplicable a las fases posteriores.

30. En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio de que la Sala de Propiedad Intelectual o las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos: - Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento jurídico comunitario. - Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial. - Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció.

• Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial.

31. Por lo tanto, se podrá realizar una nueva consulta especificando claramente cuáles son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie.

Cabe indicar que la interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial. Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento.

2. Distintividad adquirida.

32. En el Oficio N°. 1082-2014/DSD-INDECOPI, se manifiesta que se solicita la interpretación prejudicial del artículo 135 último párrafo de la Decisión 486.

Asimismo, afirma que la acción de nulidad se ha sustentado en la falta de distintividad de la marca CÁMARA DE COMERCIO PERUANO AMERICANA PERUVIAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE (denominativa) y que la emplazada ha señalado que “la marca objeto de nulidad ha adquirido distintividad por su uso constante en el mercado”. Por lo que, el argumento del último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 no está previsto para el procedimiento de nulidad referido en el artículo 172.

33. El tema de la distintividad adquirida o sobrevenida se consagra en el artículo 135, último párrafo de la Decisión 486.9

34. La figura de la distintividad adquirida descansa principalmente en el principio de la protección al esfuerzo empresarial y de esta manera propugnar una sana competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial del prestigio y del trabajo ajeno. Al respecto, el Tribunal ha manifestado que:

protección al esfuerzo empresarial y de esta manera propugnar una sana competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial del prestigio y del trabajo ajeno. Al respecto, el Tribunal ha manifestado que: “(…) Si un empresario después de la solicitud del registro, o después del registro del signo, convierte por su uso constante, real y efectivo, un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos, es natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, evitar así que su solicitud sea denegada o su registro sea declarado nulo por la circunstancia de que al momento de la solicitud no reuniera el requisito exigido por la norma comunitaria. Por lo anterior, uno de los factores fundamentales para que opere la distintividad adquirida es que el signo que se pretende solicitar para registro, que se solicitó para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad. En virtud de dicha figura, un signo que ab initio no era distintivo ha ganado tal requisito por su uso constante, real y efectivo en el mercado”. (Proceso 134-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2046, de 27 de abril de 2012, marca: KLINKER denominativa). Momento a partir del que opera la distintividad adquirida.

35. Se advierte que este Tribunal de Justicia, en anteriores interpretaciones, ha abordado el tema teniendo en cuenta la aplicación de dicha figura antes de la

solicitud de registro, pero en ellas ha ilustrado sobre sus características básicas que son de aplicación en este caso.

36. En efecto, en el Proceso 92-IP-2004, el Tribunal ha señalado lo siguiente: “Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable. Así se desprende (…) un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. En la doctrina se explica que ‘un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca.

Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un ‘secondary meaning’ (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio10 de la marca’. (BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 471)”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121, de 28 de septiembre de 2004, caso:

UNIVERSIDAD VIRTUAL).

37. Si bien, el último párrafo del artículo 135 establece la distintividad adquirida para antes de la solicitud del registro de un signo, el Tribunal ha entendido que la distintividad aquirida puede darse después de la solicitud del registro del signo y después del registro mismo.

Signos sobre los que recae la distintividad adquirida.

38. Sobre el tema se cita jurisprudencia emitida por este Tribunal: “La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe entenderse en el sentido que si un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, etc. por su uso contante, real y efectivo en el mercado adquiere dicha distintividad, es registrable aún si dicha distintividad la adquirió después de la solicitud de registro; y no sería anulable su registro si dicha distintividad la adquirió después de tal registro.

El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, para que opere la figura de la distintividad sobrevenida, debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo”. (Proceso 54-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1531 de 17 de agosto de 2007, marca: CANALETA 43 denominativa). (Lo subrayado es nuestro). De la prueba del uso constante, real y efectivo. “Una de las características esenciales para que opere la figura estudiada es que por efecto del uso constante en el comercio subregional, el signo

hubiere adquirido distintividad en un País Miembro respecto de los productos o servicios que ampara. El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, debe prestar atención a tal circunstancia, sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso constante. Lo primero es establecer qué se entiende por uso constante. Uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho marcario, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo. El postulado del uso real y efectivo de la marca ha sido consagrado en la normativa comunitaria: en la Decisión 311 en el artículo 100, en la Decisión11 313 en el artículo 99, en la Decisión 344 en el artículo 110 y en la Decisión 486 en el artículo 166. El Juez Nacional o a la Oficina Nacional Competente, en su caso, se enfrenta al problema de la prueba del uso real y efectivo. Los artículos comentados traen algunos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: a. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la

Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. b. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo”. (Proceso 54-IP-2007, ya citado).

39. En relación con estos parámetros cuantitativos el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco . El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas,

pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que12 pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344. (Proceso 17-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 199, de 26 de enero de 1996). (El subrayado es nuestro). Determinar si el uso constante, real y efectivo del signo no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva.

40. Una vez probado el uso constante, real y efectivo de la marca, el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente se enfrenta a dilucidar otro problema: determinar si ese uso constante, real y efectivo del signo inicialmente no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva.

41. Al respecto el Tribunal ha señalado “Como ya se ha expresado, la distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros. Lo que debe determinar la Autoridad Nacional Competente es si el uso constante del signo no distintivo permite que el público consumidor distinga los productos o servicios designados con el mismo, de otros productos o servicios que tengan otro origen empresarial. Para esto debe analizar en conjunto las pruebas

presentadas y analizar si un grupo importante de consumidores correspondientes al País Miembro, reconoce el signo usado real, efectiva y constantemente en el mercado como distintivo del producto o servicio respectivo y, en consecuencia, como determinador de su origen empresarial”. (Proceso 54-IP-2007, ya citado).

42. El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, debe prestar atención a tal circunstancia, sobre la base del recaudo de pruebas dirigido a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso constante, real y efectivo en el mercado.

43. Finalmente, una vez probado el uso constante, real y efectivo de la marca, el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente deberá determinar si ese uso del signo no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva.

3. La nulidad de oficio de un registro de marca : Nulidad absoluta prevista en la Decisión 486