TJCA - Proceso 124-IP-2013

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 124-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 121, 122 y 123 de su Estatuto; y, 154, 155, literal a), 238, 241, 243, 245, 246 y 249 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Actor: Sociedad NEGOCIACIÓN VITIVINÍCOLA JUAN QUEIROLO

QUEIROLO S.A.C.

Asunto: “INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”.

Expediente Interno N° 1830-2011. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los dieciséis (16) días del mes de julio del año dos mil trece. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de diecinueve (19) de junio de 2013.

1. ANTECEDENTES 1.1. Las partes La parte demandante es: la sociedad NEGOCIACIÓN VITIVINÍCOLA JUAN QUEIROLO

diecinueve (19) de junio de 2013.

1. ANTECEDENTES 1.1. Las partes La parte demandante es: la sociedad NEGOCIACIÓN VITIVINÍCOLA JUAN QUEIROLO

QUEIROLO S.A.C.

La parte demandada la constituyen: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) y Santiago Queirolo S.A.C. 1.2. Actos demandados La sociedad NEGOCIACIÓN VITIVINÍCOLA JUAN QUEIROLO QUEIROLO S.A.C. solicita que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa Nº 1888-2006/TPI-INDECOPI a través de la cual confirmó en parte la Resolución Nº 5943-2006/OSD-INDECOPI, en el extremo que declaró fundada la acción por infracción de derechos de propiedad industrial contra la sociedad Negociación Vitivinícola Juan Queirolo Queirolo S.A.C. revocándola en el extremo que declaró fundada la acción por infracción respecto del artículo 155 inciso a) de la Decisión 486; y, modificar la Resolución Nº 5943-2006/OSD-INDECOPI en el extremo de la multa impuesta, la cual se fija en 2 UIT.2 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 1 de octubre de 2004, Santiago Queirolo S.A.C. interpuso acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Negociación Vitivinícola Juan Queirolo Queirolo

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 1 de octubre de 2004, Santiago Queirolo S.A.C. interpuso acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Negociación Vitivinícola Juan Queirolo Queirolo S.A.C. y Juan Manuel Queirolo Casquino, por utilización del signo “QUEIROLO” en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. - El 22 de noviembre de 2004, Negociación Vitivinícola Juan Queirolo Queirolo S.A.C. absolvió el traslado de la acción por infracción interpuesta. - El 25 de noviembre de 2004, Juan Manuel Queirolo Casquino absolvió el traslado de la acción por infracción interpuesta. Manifestó que si bien es representante de Negociación Vitivinícola Juan Queirolo Queirolo S.A.C., debe tenerse en cuenta que quien directamente realiza actividades económicas en el comercio es precisamente dicha empresa y no él como persona natural. - El 15 de julio de 2005, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 9289-2005/OSD-INDECOPI, a través de la cual declaró fundada la acción por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta contra Negociación Vitivinícola Juan Queirolo Queirolo S.A.C. e infundada la interpuesta contra Juan Manuel Queirolo Casquino. - El 4 de agosto de 2005, la sociedad Negociación Vitivinícola Juan Queirolo Queirolo S.A.C. interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida. - El 4 de agosto de 2005, Juan Manuel Queirolo Casquino interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida.

S.A.C. interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida. - El 4 de agosto de 2005, Juan Manuel Queirolo Casquino interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida. - El 26 de enero de 2006, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución Nº 105-2006/TPIINDECOPI a través de la cual declaró nula la resolución mencionada pues no precisó cuál de los derechos contemplados en el artículo 155 de la Decisión 486 fueron vulnerados, por lo que no se señaló el fundamento de derecho aplicado. - El 28 de abril de 2006, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 5943-2006/OSD-INDECOPI, a través de la cual, además de recoger los argumentos expuestos en la Resolución Nº 9289-2005/OSD-INDECOPI, precisó que la emplazada había infringido los derechos de propiedad industrial de la accionante derivados del registro de la marca QUEIROLO comprendidos en el artículo 155 literales a) y d) de la Decisión 486. - El 23 de mayo de 2006, la sociedad Negociación Vitivinícola Juan Queirolo Queirolo S.A.C. interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida. - El 23 de mayo de 2006, Juan Manuel Queirolo Casquino interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida. Solicitó que se sancione a la accionante

por atribuirle una infracción.3 - El 23 de noviembre de 2006, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución Nº 18882006/TPI-INDECOPI a través de la cual confirmó en parte la Resolución Nº 59432006/OSD-INDECOPI, en el extremo que declaró fundada la acción por infracción de derechos de propiedad industrial contra la sociedad Negociación Vitivinícola Juan Queirolo Queirolo S.A.C. revocándola en el extremo que declaró fundada la acción por infracción respecto del artículo 155 inciso a) de la Decisión 486; y, modificar la Resolución Nº 5943-2006/OSD-INDECOPI en el extremo de la multa impuesta, la cual se fija en 2 UIT. - El 28 de febrero de 2007, la sociedad Negociación Vitivinícola Juan Queirolo Queirolo S.A.C. interpuso demanda contencioso administrativa, en contra de la Resolución anterior. - El 16 de septiembre de 2008, la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, emitió la Resolución No. 13 por medio de la cual declaró infundada la demanda propuesta. - La sociedad Negociación Vitivinícola Juan Queirolo Queirolo S.A.C. interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución No. 13 de 16 de septiembre de 2008. - El 26 de abril de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Permanente, emitió la Resolución No. 769-2009 LIMA por medio de la cual confirmó la sentencia apelada. - La sociedad Negociación Vitivinícola Juan Queirolo Queirolo S.A.C. interpuso recurso de

Permanente, emitió la Resolución No. 769-2009 LIMA por medio de la cual confirmó la sentencia apelada. - La sociedad Negociación Vitivinícola Juan Queirolo Queirolo S.A.C. interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 26 de abril de 2010. Basa su recurso en la causal de infracción normativa, indica que se ha inaplicado el artículo 162 del Decreto Legislativo 823, la aplicación indebida del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 y la contravención a las normas que garantizan un debido proceso. - El 13 de enero de 2012, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió el Auto Calificatorio del Recurso de Casación Nº 1830-2011 - LIMA a través del cual declaró procedente de oficio el recurso de casación interpuesto “por las causales de infracción normativa material de los artículos 162 del Decreto Legislativo número 823, y 155 del inciso d) de la Decisión número 486; e infracción normativa procesal, por contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso”. La Sala advirtió que en resguardo de los derechos fundamentales a un debido proceso y a una tutela jurisdiccional efectiva, y en cumplimiento del artículo 33, segundo párrafo del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, concordante con el artículo 123 de su Estatuto, “no advirtiéndose de autos la Interpretación Prejudicial del Tribunal

de Justicia de la Comunidad Andina de suma importancia para esta Litis, resulta necesario solicitarla (…)”. - El 2 de mayo de 2013, el Presidente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través del Oficio No. 019-2013-SCS-CS, solicita la interpretación prejudicial del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b) Fundamentos de la Demanda La sociedad NEGOCIACIÓN VITIVINÍCOLA JUAN QUEIROLO QUEIROLO S.A.C. , en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:4 - “Si nuestra empresa utiliza los signos marcarios obtenidos ante el Instituto competente que es el INDECOPI, entonces AMBAS empresas ante el INDECOPI: RECLAMANTE (…) Y RECLAMADO (…) HACEMOS USO LEGÍTIMO DEL DERECHO EXCLUSIVO QUE NOS CONFIERE EL REGISTRO (…), contrariamente a lo expuesto por el INDECOPI cuando establece en la resolución materia de impugnación, que, aun cuando ocurra ello no implica que los actos infractores denunciados no deban ser analizados, ya que lo que se determinará es la forma como utiliza la emplazada (…) los signos y si atentan contra los derechos de exclusiva de la accionante”. - “(…) el INDECOPI ha vulnerado el derecho prioritario (…) ya que reconoce la titularidad de la marca QUEIROLO de Santiago Queirolo S.A.C. (…) desconociendo

que los registros marcarios de nuestra empresa (…) (Cavas de Pachacamac y etiqueta el primero y Cavas de Pachacamac y fotografía de bodega antigua el segundo), fueron registrados en el año 2001, es decir tres años antes que los signos de Santiago Queirolo S.A.C., en consecuencia mi representada no ha cometido acciones infractoras por cuanto el signo marcario de Santiago Queirolo S.A.C. aun no estaba registrado cuando inscribió sus registros marcarios nuestra representada”. - “NO EXISTEN ELEMENTOS DE JUICIO SUFICIENTES PARA DETERMINAR QUE EXISTE INFRACCIÓN MARCARIA, toda vez que los medios probatorios de la accionante no son eficaces, tal como puede verse en los medios probatorios (…) EN DONDE APARECEN NUESTRAS MARCAS REGISTRADAS ANTE EL INDECOPI SIEMPRE ACOMPAÑADAS DE LOS VOCABLOS CAVAS DE PACHACAMAC”. - “No existe riesgo de confusión, porque en los mostradores donde se hace la degustación mi representada, hay un afiche donde aparecen las botellas cada una con su respectiva etiqueta y además con la indicación del nombre del fabricante para evitar cualquier riesgo de confusión de asociación”. - “En el hipotético caso que fuera cierto que las marcas registradas por nuestra empresa sean capaces de generar confusión en el público, en consecuencia, NO

DEBIERON CONCEDER LA MARCA QUEIROLO A SANTIAGO QUEIROLO S.A.C.

QUE SE INSCRIBIÓ POSTERIORMENTE A NUESTROS SIGNOS MARCARIO (sic) ESTO LO DEBIO PREVER EL INDECOPI”. c) Contestación a la demanda

El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) , contesta a demanda, sin embargo la misma fue

c) Contestación a la demanda

El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) , contesta a demanda, sin embargo la misma fue considerada improcedente por parte de la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, por ser extemporánea. Sin perjuicio de ello, el INDECOPI, esgrimió los siguientes argumentos: - “(…) es la empresa Santiago Queirolo quien desde 1985, goza en el Perú de un derecho de exclusiva oponible a terceros respecto del término QUEIROLO, el cual forma parte de una serie de marcas inscritas a su nombre, constituyendo el elemento más distintivo de las mismas”. - “(…) la marca QUEIROLO inscrita con certificado No. 95096, es en efecto posterior a las marcas de Negociación Vitivinícola y es cierto también, que los Certificados de Registro que alude han caducado; pero lo que NO ha tomado en cuenta la demandante, es que el Tribunal del INDECOPI tomó en consideración –a efectos de determinar la existencia de un mejor derecho por parte de Santiago Queirolo - todas las marcas de dicha empresa, siempre que sean anteriores a la fecha en que se configuró el acto infractor, y siempre que se encuentren vigentes”. - “(…) si bien es cierto, la actora cuenta con dos registros de marca y por ende, tendría el derecho legítimo a usarlas en el mercado, lo cierto es que de acuerdo a lo verificado probatoriamente, se pudo determinar que el uso que se dio en las

etiquetas a las denominaciones que contenían el término QUEIROLO, no se ajustaba a su registro, sino que se presentaba en dimensiones tales que lo hacían destacar5 como marca, y no como simple información sobre el origen, tal como fue diseñada en su etiqueta registrada”. - “Es decir, que mientras en sus registros la denominación QUEIROLO cumplía un rol meramente informativo, en los medios de prueba aportados, se pudo verificar que dicho vocablo se usaba a título de marca, lo que obviamente era capaz de inducir a confusión a los consumidores”. d) Tercero Interesado La sociedad Santiago Queirolo S.A.C. en su escrito de contestación a la demanda, esgrimió, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) no es cierto que sólo a partir del 2004 nuestra parte pueda hacer uso de la denominación Queirolo pues Santiago Queirolo S.A.C. es titular de marcas que incluyen la denominación QUEIROLO desde hace más de hace más (sic) de 90 años. Adicionalmente en el año 2004 nuestra empresa obtuvo el registro de la denominación QUEIROLO, bajo certificado no. 95096, ello fue posible debido (sic) que nuestra empresa era y es la única empresa que puede utilizar la denominación QUEIROLO sola o acompañada de otros elementos para identificar productos correspondientes a la clase 33 de la clasificación internacional”. - “En el expediente administrativo quedó acreditado que la empresa Negociación Vitivinícola Juan Queirolo S.A.C. utilizó la marca ‘Queirolo’ para la comercialización de sus productos y no la marca CAVAS DE PACHAMAC (sic), como afirma el

demandante”. - “Tanto los proveedores como las impulsadoras brindaron una información falsa a los consumidores, induciéndolos a error, reforzando sus afirmaciones con los afiches que presentaban la denominación Juan Queirolo Queirolo, elemento de mayor fuerza en aquella marca, junto con Cavas de Pachacamac , pese a que los demandantes tenían pleno conocimiento que no pueden utilizar la denominación ‘QUEIROLO’ de manera que puedan inducir a error al consumidor respecto al origen empresarial del producto (…)”. - “(…) los demandantes utilizan la denominación ‘QUEIROLO’ para vincular sus productos con los productos elaborados por nuestra empresa, generando de esta forma confusión en el público consumidor (…)”.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 19 de junio de

2013.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la

República del Perú ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 155 literal d) de la6 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal considera que procede la interpretación del artículo solicitado y de oficio se interpretarán los siguientes: 154 y 155 literal a) (uso exclusivo del signo, derechos que confiere), 238 (acción por infracción de derechos), 241, 243 (indemnización de daños y perjuicios), 244 (prescripción de la acción); 245, 246, 247 y 249 (medidas cautelares). Asimismo, se interpretarán de oficio los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 121, 122 y 123 del Estatuto referentes a la interpretación prejudicial. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA (…) “Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del

Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal”. ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA (…) “Artículo 121.- Objeto y finalidad Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. Artículo 122.- Consulta facultativa. Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. Artículo 123.- Consulta obligatoria. De oficio, o a petición de parte, el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta7 alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”.

DECISIÓN 486 “(…) De los Derechos y Limitaciones conferidos por la Marca. Artículo 154 El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Artículo 155 El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (…)

DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS

De los Derechos del Titular Artículo 238 El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha

legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares. (…)8 Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: a) el cese de los actos que constituyen la infracción; b) la indemnización de daños y perjuicios; c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor. Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o

remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca. (…) Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido. Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo9 caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. De las Medidas Cautelares Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

resarcimiento de los daños y perjuicios. Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares: a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y, e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción. Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares. Artículo 247.- Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla. Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados. (…) Artículo 249.- Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran

detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados. (…) Artículo 249.- Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla. (…)”.10

3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - La interpretación prejudicial; - Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El derecho al uso exclusivo de una marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. - La acción de infracción de derechos. Sus características. - Confundibilidad marcaria en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial. - De las medidas cautelares. - De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios.

3.1. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVA Y OBLIGATORIA.

El 24 de enero de 2011, la sociedad Negociación Vitivinícola Juan Queirolo Queirolo S.A.C. interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 26 de abril de 2010, (que confirmó la Resolución No. 13 de 16 de septiembre de 2008 que declaró infundada la demanda interpuesta por la sociedad Negociación Vitivinícola Juan Queirolo Queirolo S.A.C.) . Basa su recurso en la causal de infracción normativa, indica que se ha inaplicado el artículo 162 del Decreto

Legislativo 823, la aplicación indebida del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 y la contravención a las normas que garantizan un debido proceso. El 13 de enero de 2012, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió el Auto Calificatorio del Recurso de Casación Nº 1830-2011 - LIMA a través del cual declaró procedente de oficio el recurso de casación interpuesto “por las causales de infracción normativa material de los artículos 162 del Decreto Legislativo número 823, y 155 del inciso d) de la Decisión número 486; e infracción normativa procesal, por contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso”. La Sala advirtió que en resguardo de los derechos fundamentales a un debido proceso y a una tutela jurisdiccional efectiva, y en cumplimiento del artículo 33, segundo párrafo del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, concordante con el artículo 123 de su Estatuto, “no advirtiéndose de autos la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de suma importancia para esta Litis, resulta necesario solicitarla (…)”. El 2 de mayo de 2013, el Presidente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través del Oficio No. 019-2013SCS-CS, solicita la interpretación prejudicial del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina. En tal virtud, el Tribunal se referirá a la interpretación prejudicial No. 149-IP-2011, de 10 de mayo de 2012, marca “PRADAXA” (denominativa), en donde se determinaron las características de la figura de la interpretación prejudicial, se establecieron los efectos de no solicitar la interpretación prejudicial obligatoria, y se refirió a la calificación de la última instancia ordinaria por parte de la República del Perú. En dicha oportunidad el Tribunal estableció lo siguiente: “El ordenamiento jurídico comunitario andino, por regla general y en virtud de los principios de aplicación inmediata y efecto directo, entra a formar parte y a tener efecto automático en el sistema jurídi