TJCA - Proceso 126-IP-2014

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 126-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio de los artículos 134 literales a), b) y g), 150, 224, 228 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Apelante: MERCK KGAA.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad

Intelectual -INDECOPI. Asunto: Marca: “TERBOL

DIVISIÓN VETERINARIA y DOLONEURIN logotipo

(mixta)”. Expediente Interno: 06606-2010-0-1801-JRCA-15.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los veinte y seis (26) días del mes de febrero del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 6606-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 3 de septiembre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, por el cual

presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 06606-20100-1801-JR-CA-15. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 3 de diciembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.

Partes: Apelante: MERCK KGAA.

Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL

PERÚ.2

Tercero Interesado: TERAPÉUTICA BOLIVIANA S.A.-TERBOL S.A.

Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los

siguientes:

1. El 26 de septiembre de 2008, la sociedad TERAPÉUTICA BOLIVIANA S.A. –TERBOL S.A. (Bolivia), solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación “TERBOL DIVISIÓN VETERINARIA y DOLONEURIN” y logotipo (mixta) para distinguir productos de la Clase 51 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en el “Diario Oficial El Peruano”, el 15 de diciembre de 2008, la empresa MERCK KGAA, formuló oposición, soportando su legítimo interés en ser titular de la marca mixta de producto “DOLO NEUROBION” que distingue productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, con la cual

el signo solicitado resulta confundible, debido a las semejanzas gráficas y fonéticas existentes.

3. El 9 de marzo de 2009, TERAPÉUTICA BOLIVIANA S.A. –TERBOL S.A., contesta a la oposición, sosteniendo que su signo solicitado pretende distinguir productos de la línea veterinaria, por lo que no existe confusión con la marca registrada que distingue la línea farmacéutica. Agregó que los términos “DOLO” y “NEURIN” son términos presentes en varias marcas.

4. Mediante Resolución 2400-2009/CSD-INDECOPI de 2 de septiembre de 2009, la Comisión de Signos Distintivos resolvió declarar infundada la oposición e inscribió en el Registro de Marcas el signo solicitado por considerar que si bien los signos confrontados se encuentran destinados a distinguir algunos de los mismos productos y productos vinculados, las diferencias gráficas y fonéticas entre los mismos, determinan que no exista riesgo de confusión en el público consumidor.

5. El 23 de septiembre de 2009, la empresa MERCK KGAA, interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución antes citada.

6. El 4 de febrero de 2010, TERAPÉUTICA BOLIVIANA S.A. –TERBOL S.A., contestó el recurso de apelación planteado por MERCK KGAA.

7. Con Resolución 1438-2010/TPI-INDECOPI de 25 de junio de 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió

confirmar la Resolución 002400-2009/CSD-INDECOPI de 2 de septiembre de 2009 que otorgó el registro de la marca de producto “DOLONEURIN TERBOL DIVISIÓN VETERINARIA” y logotipo (mixta), solicitada por TERAPÉUTICA BOLIVIANA S.A.

–TERBOL S.A.

8. El 7 de octubre de 2010, MERCK KGAA, presenta ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 1438-2010/TPI-INDECOPI de 25 de junio de 2010.

1 Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, productos naturales para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas3

9. El 8 de febrero de 2011, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, contesta a la demanda contenciosa administrativa.

10. El 2 de abril de 2013, mediante Sentencia Número 13, el Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo Sub Especialidad en temas de Mercado, declaró infundada la demanda presentada por MERCK KGAA.

11. El 22 de abril de 2013, MERCK KGAA presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de 2 de abril de 2013.

12. Mediante providencia de 17 de marzo de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: “Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes en el marco del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486”.

a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. La sociedad MERCK KGAA en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

13. Mantiene que los signos en litigio pretenden distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales por su propia naturaleza exigen un análisis comparativo más riguroso al tratarse de productos farmacéuticos.

14. Aduce que ajeno al hecho de si cabe o no que el Tribunal del Indecopi se pronuncie sobre la notoriedad de la marca “DOLO NEUROBION”, esta instancia administrativa debió apreciar los documentos presentados como prueba de la reputación de dicho signo, reputación que por ley debe tener presente para decidir si la marca solicitada es o no confundible con la marca registrada.

15. Afirma que corresponde a la autoridad realizar de oficio el examen de registrabilidad de los signos solicitados a registro como marcas y denegarlas, aun cuando no medie oposición, si son confundibles con una marca notoria.

16. Enuncia que en el presente caso el análisis debe realizarse entre las denominaciones “DOLONEURIN” y “DOLO NEUROBION”, ya que los términos “TERBOL DIVISIÓN VETERINARIA” no son distintivos al describir al fabricante y a la unidad que produce el producto. Teniendo en cuenta ello, se tiene que las denominaciones primero nombradas son gráfica y fonéticamente confundibles.

17. Refiere que el consumidor puede atribuirle a los productos identificados con la marca solicitada “DOLONEURIN” y logotipo (mixta) las mismas características que tienen los productos “DOLO NEUROBION”, produciéndose así un grave perjuicio no sólo a los consumidores, sino también a la empresa opositora.

18. Señala que en aplicación de los diversos criterios jurisprudenciales del Poder Judicial, que han resuelto temas semejantes al que es materia de autos, debe declararse fundada la demanda.4

b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa

(INDECOPI).

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

19. Argumenta que ni en su oposición a la solicitud de registro de marca ni en su recurso de apelación, MERCK KGGA alegó notoriedad alguna de su marca registrada “DOLO NEUROBION” (denominativa) por lo que no puede existir agravio respecto de pretensiones que no fueron invocadas en su oportunidad. Además, de haberse pronunciado de oficio la Comisión o el Tribunal respecto a la notoriedad mencionada, se hubiera atentado contra el derecho de defensa de TERBOL.

20. Afirma que las denominaciones “DOLO” y “NEURO” o “NEURIN”, son de uso

pronunciado de oficio la Comisión o el Tribunal respecto a la notoriedad mencionada, se hubiera atentado contra el derecho de defensa de TERBOL.

20. Afirma que las denominaciones “DOLO” y “NEURO” o “NEURIN”, son de uso frecuente en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y no constituyen un diseño especial o característico, por lo que no podría concluirse que hay imitación gráfica o fonética. Además, al estar dichas denominaciones registradas a favor de terceros, carecen de distintividad.

21. Indica que el hecho de que un elemento se repita en marcas pertenecientes a titulares distintos y que coexisten en el mismo mercado para distinguir los mismos productos o productos vinculados, provoca que se pierda el derecho de exclusiva que rige el derecho de marcas en lo que respecta al elemento repetido, con su consecuente menoscabo distintivo. Siendo así, los elementos de uso frecuente no podrán constituir el factor que determine la decisión final respecto a la existencia de confundibilidad.

22. Aduce que entre las denominaciones “DOLONEURIN” (mixta) y “DOLO NEUROBION” (denominativa) existen diferencias fonéticas y gráficas, no obstante compartir la denominación “DOLO” y “NEURO”, toda vez que presentan terminaciones distintas y diferente disposición de los elementos denominativos, suscitando por ello una impresión visual conjunta distinta.

23. Señala que el análisis de registrabilidad de un signo es una facultad discrecional

de la autoridad competente, quien tiene la obligación de evaluar íntegramente en cada nueva solicitud que se presente, analizando en cada caso concreto si se cumplen los requisitos para acceder a registro o no. c. Argumentos contenidos en la sentencia de Primera Instancia.

24. El Noveno Juzgado de lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar infundada la demanda, al concluir que vistos en conjunto los signos en cuestión y no obstante existir identidad o vinculación entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distingue la marca registrada, las diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales entre ambas permiten su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de confusión en el consumidor.

d. Argumentos del Recurso de Apelación:

25. MERCK KGAA, dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente:5

26. La sentencia no ha tenido en cuenta las especiales características de los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, productos farmacéuticos de uso humano.

27. Si bien el examen de oficio realizado por la autoridad administrativa debe ser autónomo, ello no significa que no se deban tomar en cuenta los diversos criterios jurisprudenciales emitidos por la propia entidad administrativa.

28. La autoridad administrativa debe denegar de oficio las marcas confundibles con marcas notorias, sea o no dicha notoriedad materia de oposición.

29. Existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto debido a las semejanzas gráficas y fonéticas. Además, se presenta riesgo de asociación entre los productos que ambos distinguen.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

30. La Corte consultante solicita la interpretación del artículo 136 literal a) 2 de la

gráficas y fonéticas. Además, se presenta riesgo de asociación entre los productos que ambos distinguen.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

30. La Corte consultante solicita la interpretación del artículo 136 literal a) 2 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada.

31. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación

2 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)6 del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio 3, los artículos 134 literales a), b) y g),150, 224, 228 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

32. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente

interpretación prejudicial son los siguientes:

A. Irregistrabilidad de un signo como marca: La identidad y la semejanza. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

B. Clase de marcas. Comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta.

C. Las marcas farmacéuticas (examen riguroso). Las partículas de uso común en las marcas farmacéuticas.

D. Los signos notoriamente conocidos

E. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas. Su

C. Las marcas farmacéuticas (examen riguroso). Las partículas de uso común en las marcas farmacéuticas.

D. Los signos notoriamente conocidos

E. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas. Su autonomía.

A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. DE LA CONFUSIÓN DE MARCAS Y EL RIESGO DE ASOCIACIÓN.

REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

3 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca

mediante resolución. (…) Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (…) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. (…) Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros. (…)7

33. Para dar contestación a la inquietud del juez consultante respecto de ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes en el marco del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486”, este Tribunal en anteriores ocasiones ha sostenido que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, artículo 136 litera a). (…) Es preciso referirse a lo dicho por este Tribunal sobre la identidad y semejanza: La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.4

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra marca o con un nombre o enseña

se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra marca o con un nombre o enseña comercial presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos

a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el

4 Proceso 46-IP-2000 , sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.8 fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”5.

34. Para el caso en análisis deberá el juzgador verificar si en efecto, comparados los signos “TERBOL DIVISIÓN VETERINARIA Y DOLONEURIN” y logotipo (mixto), y la marca “DOLO NEUROBION” (mixta), son similares o no al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

Riesgo de Confusión: Directa e, Indirecta y Asociación.

35. Para el apelante el signo solicitado “TERBOL DIVISIÓN VETERINARIA Y DOLONEURIN” y logotipo (mixto) es confundible respecto del signo “DOLO NEUROBION” (mixto) por lo que se analizará la confusión directa e indirecta, así como el riesgo de asociación.

36. Reiterando lo antes mencionado en este aspecto por parte de este Tribunal en cuanto al riesgo de confusión, dentro de la Interpretación Prejudicial 46-IP-2013, publicada en la Gaceta Oficial 2278 de 13 de diciembre de 2013 se ha manifestado que: “Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.6

37. Para determinar la existencia del riesgo de confusión o de asociación entre los signos en conflicto, será necesario verificar en primer término si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

38. El Tribunal ha sostenido que “ la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de

consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

38. El Tribunal ha sostenido que “ la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común”.7

5 Proceso 183-IP-2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2278, de 13 de diciembre de 2013. 6 Proceso 85-IP-2004 , sentencia de 1 de septiembre de 2004, publicada en la G.O.A.C. 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL

DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.9

39. Se ha afirmado además que: “Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos

ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos”.8

40. También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

41. Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “(…) es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicha mercancía y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.9

42. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

43. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva,

en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.10

44. El Juez consultante deberá analizar si el signo “TERBOL DIVISIÓN VETERINARIA Y DOLONEURIN” y logotipo (mixto), recae en los criterios de confusión y asociación antes descritos.

Reglas para realizar el Cotejo de Marcas.

45. En consideración a que el apelante afirma que el análisis debe realizarse entre las denominaciones “DOLONEURIN” y “DOLO NEUROBION”, es necesario efectuar un análisis de las reglas que el Tribunal sigue para efectuar el cotejo entre marcas.

8 Proceso 82-IP-2002 , publicado en la G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 9 Proceso 70-IP-2008. publicada en la G.O.A.C.1648 de 21 de agosto de 2008, marca: “SHERATON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 10 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329, de 9 de marzo de 1998, marca:

“DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.10

10 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329, de 9 de marzo de 1998, marca:

“DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.10

46. Este Tribunal dentro de su Interpretación Prejudicial 9-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1958 de 27 de junio de 2011, ha manifestado que las reglas del cotejo de marcas son: “La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.11 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneame