TJCA - Proceso 128-IP-2015

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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PROCESO 128-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 169 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia. Actor:

Korigoma Ltda. Marca: Pockett Pullman (mixta).

Expediente Interno: 127735-C Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince.

VISTOS:

1. Mediante Oficio CAR/SNP/DGE 0015/2015 de 11 de marzo de 2015, recibido por courrier el 23 de marzo de 2015, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, SENAPI), Estado Plurinacional de Bolivia, solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 169 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el procedimiento administrativo 127735-C.

2. Mediante Auto de 29 de abril de 2015, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante el Tribunal) decidió admitir a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES: Partes en el procedimiento administrativo: Solicitante de la cancelación: Korigoma Ltda.

Titular de la marca objeto de cancelación: Pullman Industria y Comercio Ltda.2

Hechos:

3. El 30 de enero de 2014, Korigoma Ltda. solicitó ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) la cancelación del registro de la marca POCKET PULLMAN (mixta) de la Clase 20 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza), por haberse convertido la marca en un signo común y genérico.

4. El 19 de mayo de 2014, Pullman Industria y Comercio Ltda. presentó memorial de respuesta, el cual se considera extemporáneo conforme decreto de 20 de mayo de 2014 debido a que el plazo de la contestación fenecía el 15 de mayo de 2014.

5. El 25 de julio de 2014, el SENAPI dictó la Resolución Administrativa 287/2014, la cual resolvió declarar fundada la acción de cancelación por conversión de la marca en un signo común o genérico. En consecuencia, se limitó el alcance del registro 127735-C correspondiente a la marca POCKETT PULLMAN (mixta), traduciéndose en el mantenimiento del derecho exclusivo sobre la palabra PULLMAN, con grafía y diseño especial y no así sobre la palabra POCKETT.

6. El 14 de agosto de 2014, Pullman Industria y Comercio Ltda. interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa 287/2014.

7. El 1 de octubre de 2014, se dictó la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-215/2014, mediante la cual se resolvió rechazar el recurso

y confirmar en todas sus partes la Resolución Administrativa 287/2014.

8. El 17 de octubre de 2014, Pullman Industria y Comercio Ltda. solicitó aclaración y complementación de la Resolución Administrativa DPI/OP/REV 215/2014, requiriendo además la interpretación del artículo 169 de la Decisión 486.

9. El 10 de noviembre de 2014, Pullman Industria y Comercio Ltda. interpuso recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV 215/2014 de 1 octubre de 2014 ante el Director de Propiedad Industrial del SENAPI. Solicitando además la designación de un perito dirimidor para la evaluación de la seriedad y representatividad del estudio de mercado realizado por la empresa Unicall-FactorH, así como la interpretación prejudicial facultativa acerca de la aplicación del artículo 169 de la Decisión 486 sobre el alcance de la cancelación por limitación, en el sentido de si la limitación hace referencia al signo registrado o a los productos o servicios reivindicados por el signo.3

10. Mediante Oficio CAR/SNP/DGE 0015/2015 de 11 de marzo de 2015, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI solicita de forma específica la interpretación del artículo 169 de la Decisión 486 y realiza las siguientes preguntas:  ¿Cuál es el alcance específico del artículo 169 de la Decisión 486 con referencia a la marca cuya cancelación se solicita al amparo de este artículo y a los productos que ampara?  El artículo 169 refiere a la pérdida del carácter distintivo como

indicación de procedencia empresarial del producto o servicio, en este entendido, se solicita la interpretación de tal extremo, aclarando, si es imperioso que el término del cual se reclama la cancelación debe necesariamente referir al nombre de la empresa titular como procedencia empresarial, o si puede reclamarse la cancelación de términos que no hagan referencia directa a la empresa titular del registro.  ¿Cuáles son los medios idóneos para demostrar la configuración de los presupuestos del artículo 169 de la Decisión 486, en sus literales a), b) y c) objeto de la presente interpretación?  Se interprete el alcance de los literales a), b) y c) del artículo 169 de la Decisión 486, a fin de poder analizarlos de forma concreta e individualizada dentro del proceso de cancelación que motiva la presente solicitud.  Si es necesaria la concurrencia y demostración de los tres literales contenidos en el artículo 169 de la Decisión 486, o la demostración de tan sólo uno de los literales es suficiente para proceder con la cancelación del signo demandado. Argumentos de la solicitud de cancelación:

11. Korigoma Ltda. sustentó su solicitud de cancelación sobre la base de los siguientes argumentos: - La palabra POCKETT ya no identifica un origen empresarial determinado. Su uso es necesario para las demás empresas competidoras del sector correspondiente por no existir una designación análoga del mismo para indicar el sistema utilizado en esta clase de colchones. - Se debe limitar el alcance de la protección de la marca quitándole al titular de la marca el derecho exclusivo sobre la palabra “POCKETT”, pues al ser un término referente a un sistema de fabricación no debería permanecer registrado como propiedad de nadie. - Si bien las normas de la Comunidad Andina adquieren el rango de ley en todo lo que se refiere a su aplicación en cuanto a la

“POCKETT”, pues al ser un término referente a un sistema de fabricación no debería permanecer registrado como propiedad de nadie. - Si bien las normas de la Comunidad Andina adquieren el rango de ley en todo lo que se refiere a su aplicación en cuanto a la tramitación o sustentación de controversias relativas a cancelaciones de registros o limitación de uso de marcas, no debe perderse de vista que las disposiciones normativas procesales a4 ser igualmente utilizadas por el SENAPI son las contenidas en la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, el Decreto Supremo 27113 y el Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial y Observancia del SENAPI, siempre y cuando este último guarde relación y concordancia con las normas sustantiva y adjetiva citadas precedentemente. - La Resolución DPI/OPO/REV-215/2014 de 1 de octubre de 2014, en sus páginas nueve y diez, fundamenta de manera clara que las normas para sustanciar las acciones de cancelación, son aquellas contenidas en la Decisión 486. No debiendo perderse de vista que el precitado marco legal tiene un carácter supranacional y, por ende, su aplicación es preferente a cualquier norma interna.

Argumentos de la contestación:

12. Pullman Industria y Comercio Ltda. contestó la solicitud de cancelación señalando lo siguiente: - Deben concurrir los elementos contenidos en los tres incisos del artículo 169 de la Decisión 486 para probar que un signo se ha convertido en uno de uso genérico o común.

• Los hechos no están subsumidos en las causales de cancelación de una marca determinadas por la norma comunitaria. No se han comprobado los extremos señalados en el artículo 169 de la Decisión 486. - Las pruebas aportadas por la demandante son simplemente indicios, por lo que la autoridad se habría basado en simples indicios para llegar a una conclusión abusiva e injusta. - Las conclusiones del estudio de mercado por Korigoma Ltda. indican porcentajes que son observables en su confiabilidad. Las cartas dirigidas por supuestas empresas a Korigoma Ltda., indicando que utilizan la denominación genérica POCKET, no cuentan con los criterios para ser valoradas como prueba pertinente tal como señaló el SENAPI en la Resolución Administrativa IF-11/2013 de 4 de junio de 2013 y en la Resolución Administrativa DGE/INFRAC/L-0187NN/2013 de 12 de diciembre de 2013. - La prueba ha sido parcial y defectuosamente valorada sin lograr la convicción necesaria para arribar a la conclusión de que la marca POCKETT PULLMAN (mixta) se ha convertido en un signo de uso común o genérico.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:5

13. En el presente caso, el SENAPI solicitó la interpretación del artículo 1691 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

1. La finalidad de la interpretación prejudicial facultativa.

2. La cancelación de marca: Cuando la marca se ha convertido en un

signo común o genérico.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

1. La finalidad de la interpretación prejudicial facultativa:

14. El objeto de la interpretación prejudicial apunta a la aplicación uniforme del Derecho comunitario en los Países Miembros de la Comunidad Andina. Esta facultad es una competencia exclusiva del Tribunal. En efecto, el artículo 121 del Estatuto del Tribunal señala que: “Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros”.

15. Su finalidad reside en generar uniformidad, tanto en la interpretación como en la aplicación de la normativa andina, puesto que es un elemento fundamental para la construcción del proceso de integración andino.

16. El artículo 122 del Estatuto del Tribunal regula la consulta facultativa de la siguiente manera: “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar , directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno . Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la

1 Artículo 169.- La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como

designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca: a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo; b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada.6 interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso” (lo subrayado es nuestro). Esto significa que, tal como lo señala su propio enunciado, es una facultad de la Autoridad y no un derecho de las partes.

17. Adicionalmente, la interpretación prejudicial facultativa sirve para garantizar que la norma comunitaria se interprete y aplique de manera uniforme en todo el territorio de la Comunidad Andina sin entrar al fondo de la cuestión consultada, que es de competencia exclusiva del consultante. El Tribunal es el único encargado de pronunciarse sobre el alcance de la norma andina sustantiva, la misma que servirá para dilucidar el proceso y asegurar la aplicación uniforme del Derecho

comunitario.

18. Cabe advertir que no todos los procedimientos administrativos llegan a la sede judicial, por lo que la consulta solicitada en sede administrativa resulta ser de utilidad al estar acorde con el objetivo y finalidad de la interpretación prejudicial. Ante la duda de la entidad administrativa antes de resolver, el Tribunal es el encargado de aclarar y dilucidar el sentido e interpretación de las normas a ser aplicadas.

19. Cabe señalar que la facultad de solicitar la interpretación prejudicial es precisamente para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, de conformidad con el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal: “Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina”.

20. Según el artículo 127 del Estatuto del Tribunal, cuando el SENAPI conozca del proceso interno en que se formuló la consulta, deberá adoptar en su resolución la interpretación del Tribunal. Emitida la interpretación prejudicial, el SENAPI tiene la obligación de acatarla en la Resolución que vaya a adoptar en el caso concreto. Agotada la vía administrativa, las partes que no estén de acuerdo con las Resoluciones emitidas por el SENAPI podrán presentar demanda contencioso administrativa con el fin de obtener la nulidad de las mencionadas resoluciones.

21. En ese momento surge el cuestionamiento sobre si la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por el SENAPI será aplicable a las fases posteriores.

22. En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por el SENAPI es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio que las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos:7

1. Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento jurídico comunitario.

2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial.

3. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció.

4. Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial.

23. Por lo tanto, se podrá realizar una nueva consulta especificando claramente cuáles son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe indicar que la interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial. Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento.

2. La cancelación de marca: Cuando la marca se ha convertido en un signo común o genérico.

24. En el presente caso, el SENAPI solicita interpretación prejudicial del artículo 169 de la Decisión 486 en los siguientes términos: - Cuál sería el alcance específico del artículo 169 de la Decisión 486 y qué productos ampara. - Ante la pérdida del carácter distintivo del producto o servicio, resultaría imperioso que el término del cual se reclama la cancelación debe necesariamente referir al nombre de la empresa titular como procedencia empresarial o si puede reclamarse la

486 y qué productos ampara. - Ante la pérdida del carácter distintivo del producto o servicio, resultaría imperioso que el término del cual se reclama la cancelación debe necesariamente referir al nombre de la empresa titular como procedencia empresarial o si puede reclamarse la cancelación de los términos que no hagan referencia directa a la empresa titular del registro. - Cuáles serían los medios probatorios idóneos para demostrar la configuración de los presupuestos del artículo 169 de la Decisión 486 en sus literales a), b) y c) objeto de la presente interpretación. - Cuál sería el alcance de los literales a), b) y c) del artículo 169 de la Decisión 486, a fin de poder analizarlos de forma concreta e individualizada dentro del proceso de cancelación que motiva la solicitud.8 - Si sería necesaria la concurrencia y demostración de los tres literales contenidos en el artículo 169 de la Decisión 486, o la demostración de tan sólo uno de los literales es suficiente para proceder con la cancelación del signo demandado.

25. Dentro del Proceso 49-IP-2014 , este Tribunal conoció de la cancelación de la marca PLEXIGLAS (denominativa): “Dentro del Capítulo V de la Decisión 486 referente a la cancelación de un registro nos encontramos con el artículo 169, que dispone un procedimiento de cancelación para marcas en casos específicos.

Procedencia. De acuerdo con el mencionado artículo, procede la cancelación de un registro o la limitación de su alcance en el caso de que su titular hubiese provocado o tolerado que la marca se convierta en:

1. Un signo de uso común; o,

2. Un signo genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

Si bien, el artículo interpretado prevé la cancelación en caso de que

1. Un signo de uso común; o,

2. Un signo genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

Si bien, el artículo interpretado prevé la cancelación en caso de que el signo se hubiese convertido de uso común o genérico, el Tribunal considera que, esta figura jurídica con el fin de salvaguardar el interés comunitario y en apego a las normas que rigen el Derecho de marcas, se hace extensiva a aquellas marcas que se hubiesen convertido en descriptivas de uno o de varios productos o servicios para los cuales la marca estuviese registrada. Dilución de la fuerza distintiva. Para que proceda la cancelación descrita en el párrafo precedente debe cumplirse el requisito esencial de que la marca al tornarse de uso común, genérica o descriptiva haya perdido su fuerza distintiva para distinguir los productos o servicios para los que estaba registrada o para distinguir su origen empresarial y de esta manera se vea afectado el público consumidor. En este sentido, el riesgo de dilución de una marca es la posibilidad de que se produzca el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo tiene en el mercado. Este debilitamiento puede darse por diferentes causas, ya sea porque el uso de otros signos idénticos o similares cause dicho debilitamiento o porque el signo se haya convertido en genérico, de uso común o descriptivo.9 En estos casos, nos encontramos frente a determinados productos que en algún momento fueron marcas y que gozaron de capacidad distintiva, pero que, con el transcurso del tiempo se han convertido

en genéricas, de uso común o descriptivas y han sufrido una especie de vulgarización de tal manera que el público consumidor ya no reconoce su poder distintivo ni su origen empresarial. Por lo tanto, como se tiene dicho, es necesario que se haya diluido la capacidad distintiva del signo que se pretende cancelar, en el caso de autos PLEXIGLAS (denominativo). Sujeto activo. Están legitimados para interponer la cancelación:

1. La Oficina Nacional Competente; y,

2. Cualquier persona.

La norma comunitaria es clara en determinar que la cancelación la puede pedir cualquier persona y no necesariamente una persona con un interés particular, esto se debe a que el fin último es precautelar el interés de los consumidores que podrían verse engañados adquiriendo productos o servicios que han dejado de ser distintivos en el mercado. Requisitos. Para que ocurra lo indicado, deberán concurrir los hechos: a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo; b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada. El juez consultante deberá verificar la existencia de los requisitos exigidos de una manera conjunta, es decir, deberán concurrir los tres requisitos al mismo tiempo.

Por lo tanto, conforme con lo expresado, el juez consultante deberá analizar la situación del signo PLEXIGLAS (denominativo) registrado10 a favor de la sociedad ARKEMA FRANCE y determinar la figura jurídica que debe utilizar para dejar sin efecto el registro de un signo que podría haberse convertido en descriptivo. Finalmente, el juez consultante deberá analizar que si bien PLEXIGLAS es una marca registrada, podría haberse convertido en una palabra de uso común, genérica o descriptiva de un producto, diluyéndose así la marca registrada”.

26. Sobre esa misma evaluación, la norma comunitaria no ha restringido la aplicación del artículo 169 de la Decisión 486 a determinado grupo de marcas de productos. La aplicación de la norma comunitaria resulta vinculante a todas las marcas que son materia de pronunciamiento en las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros.

27. En ese sentido, el consultante deberá tener en cuenta al analizar la solicitud de cancelación de la marca, que si bien Pockett Pullman

(mixta) es una marca, una partícula de su composición –Pockettpodría haberse convertido en una palabra de uso común, genérica o descriptiva de un producto, diluyéndose así la distintividad de la marca.

28. La consultante solicita se aclare en la interpretación prejudicial, si es imperioso que el término del cual se reclama la cancelación debe necesariamente referir al nombre de la empresa titular como procedencia empresarial o si puede reclamarse la cancelación en los términos que no hagan referencia directa a la empresa titular del registro.

29. La procedencia empresarial hace referencia a la relación existente entre la marca del producto y la empresa que lo produce. El quiebre de dicha relación constituye una pérdida del carácter distintivo de la marca con relación al producto proveniente de dicho ente empresarial. Lo que

registro.

29. La procedencia empresarial hace referencia a la relación existente entre la marca del producto y la empresa que lo produce. El quiebre de dicha relación constituye una pérdida del carácter distintivo de la marca con relación al producto proveniente de dicho ente empresarial. Lo que conlleva a que el público o los medios comerciales no reconozcan la procedencia del producto que se pretende distinguir con la marca.

30. En ese sentido, no existe necesidad que el nombre de la empresa titular tenga relación con el término cuya cancelación se solicita, pues aun cuando no existiera dicha relación, al haberse generado la conversión a común o genérica de la marca, la consecuencia de ello es la cancelación de su registro.

31. Por lo tanto, la consultante no deberá tener en cuenta que el término “Pockett” de la marca Pockett Pullman no tiene relación o identidad con el nombre empresarial de la titular Pullman Industria y Comercio Ltda.

Dicha relación resulta impertinente.

32. La consultante solicita que en la interpretación prejudicial se determine cuáles son los medios idóneos para demostrar la configuración de los11 presupuestos del artículo 169 de la Decisión 486, para proceder a la cancelación de la marca por haber provocado o tolerado que se convierta en común o genérica.

33. Dentro del Proceso 12-IP-2014, este Tribunal señaló que: “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto de la marca sirvan para distinguirlo claramente del otro. (…) no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal por el crecido número de registros de marcas que lo contienen; no se trata de una

que las desinencias u otros componentes del conjunto de la marca sirvan para distinguirlo claramente del otro. (…) no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal por el crecido número de registros de marcas que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro (...)”2.

34. En principio, resulta indispensable para la aplicación de la cancelación de la marca por su conversión en común o genérica, que se proceda al examen de dicha naturaleza. En ese sentido el análisis debe estar destinado a determinar si la marca cuya cancelación se ha solicitado tiene tal calidad, lo cual se puede realizar respondiendo a la pregunta ¿Qué es? Si ante ello, existe forma de acreditar que la sola denominación de la marca responde la interrogante dando a conocer una cualidad intrínseca del producto, se tiene por acreditada que la marca resulta genérica y por ende procede su cancelación.

35. El establecimiento de un medio idóneo para sustentar la conversión de una marca en común o genérica es el conocer el número de productos que tiene registrado el término para identificar productos similares o idénticos o que se encuentren en la misma Clase de la Clasificación

Internacional de Niza3.

36. Para el caso particular, debería sustentarse que el término “Pockett” que forma parte de la marca Pockett Pullman (mixta), alude al sistema utilizado para la fabricación del producto que distingue.

37. La consultante debe considerar como medios idóneos para acreditar la

conversión de la marca en una común o genérica, aquellos que a su convicción se encuentren destinados a sustentar que el término “Pockett” podría resultar genérico o común respecto del producto a distinguir y ajustar dichos medios a la acreditación de los requisitos para declarar la cancelación de la marca por permitir o tolerar su conversión en genérica o común.

2 BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, Págs. 78 y 79. 3 PARRA SATIZABAL, Carlos Alberto, “Distintividad, Vulgarización y segundo significado de las marcasen la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, Revista de Propiedad Inmaterial Nº3, 2001, p. 44.12 Análisis de los literales a), b) y c) del artículo 169 de la Decisión 486.

38. Para efecto de determinar la conversión de una marca en un signo genérico, deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca: a) La necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el

comercio al producto o servicio respectivo:

39. Concurre el requisito en mención cuando en el mercado existe un producto cuyo conjunto de características lleva a conocerlo con determinada denominación, pese a tener diferente origen empresarial.

40. Al respecto el Tribunal ha expresado: “(...) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o

servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca (Proceso 7-IP-2001, marca: LASER, publicado en la Gaceta Oficial 661 de 11 de abril de 2001).

41. En el presente caso, por Resolución Administrativa 287/2014 se aprobó la cancelación por conversión en signo común o genérico de “Pockett” al considerar que se ha demostrado que la palabra identifica a un “sistema de colchones con resortes, con características especiales” volviéndose de uso común y necesario para los empresarios que hacen comercialización de colchones con resorte y para la identificación del público que compra colchones.

42. El consultante en principio deberá verificar que la marca cuya cancelación se solicita debe ajustarse a los criterios de verificación de lo genérico o común del término en estrecha relación al producto que pretende distinguir. b) El uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del

producto o servicio respectivo:

43. El requisito en mención está referido al uso del término que había sido considerado genérico mediante el requisito previo. Precisa que la marca no sólo debe ser considerada como un término genérico sino13 que además debe ser usada tanto por el público como por los medios comerciales como tal, para referirse a los productos que cumplen con determinadas características sin importar su procedencia empresarial, convirtiéndose en una denominación de forzoso uso para mencionar dicho producto.

44. Dentro del Proceso 92-IP-2012, el Tribunal acotó que la distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible

dicho producto.

44. Dentro del Proceso 92-IP-2012, el Tribunal acotó que la distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial qu