TJCA - Proceso 130-IP-2015

LN Fa

EZ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 07 de julio de 2016

Proceso: 130-1P-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso

Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima. Expediente interno del Consultante: 04277-2011-0-1801-JR-CA-03.

Referencia: Infracción a los Derechos de Propiedad Industrial de

Jaissy Velit Carnero. Marca: PETALOS (mixta)

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 4277-2011-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 19 de marzo de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú presentó solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 04277-2011-0-1801-JR-CA-03.

El Auto de 08 de octubre de 2015 emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante el cual se admitió a trámite la interpretación prejudicial solicitada

A. ANTECEDENTES

1. Las partes en el Proceso Interno:

Demandante: EREL S.A.C.2.1.

2.2. 2.3. 2.4.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE

LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

Tercero Interesado: JAISSY VELIT CARNERO

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE

LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

Tercero Interesado: JAISSY VELIT CARNERO Hechos Relevantes El 9 de junio de 2008, la señora Jaissy Velit Carnero interpuso acción por infracción a los derechos de Propiedad Industrial en contra de Pétalos S.A.C. sobre la base de su marca PETALOS florería (mixta)' para distinguir servicios de la Clase 35? de la Clasificación Internacional e pos Mediante providencia de fecha 11 de agosto de 2008, la Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), habiendo transcurrido el tiempo para que la emplazada haya absuelto el traslado de la denuncia, la declaró rebeide.

El 10 de marzo de 2009, la sociedad EREL S.A.C. manifestó ser titular de la marca PÉTALOS PERÚ FLORISTERIA (mixta), para distinguir productos de la Clase 314 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual la denuncia debía ser desestimada. PEtalos y El 25 de marzo de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos corrió traslado del escrito de 10 de marzo de 2009, para que ! Certificado 00046061 de 2 de mayo de 2017 Vigente hasta el 2 de mayo de 2017. 2 Clase 35: Gestión de negocios comerciales; reagrupamiento por cuenta de terceros de productos diversos tales como arreglos florales, frulas, chocolales, bombones, obsequios, globos y atros adomos y accesorios de arreglos forales.

2 Clase 35: Gestión de negocios comerciales; reagrupamiento por cuenta de terceros de productos diversos tales como arreglos florales, frulas, chocolales, bombones, obsequios, globos y atros adomos y accesorios de arreglos forales. ? Certificado 00129610 de 3 de agosto de 2007. Vigente hasta el 3 de agosto de 2017 x Clase 31 semillas y flores.N 2.5. 2.6, 2.7. 2.8. 2.9. la señora Jaissy Velit Carnero cumpla con precisar si la denuncia también debe estar dirigida contra la sociedad EREL S.A.C. El 2 de abril de 2009, la señora Jaissy Velit Carnero señaló que la denuncia también se dirige a la sociedad EREL S.A.C. por el uso indebido del nombre, marca y colores que su empresa ha registrado con anterioridad bajo Certificado 46061. El 19 de mayo de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos requirió a la accionante para que cumpla con precisar si el presente procedimiento por infracción seguirá dirigido en contra de Pétalos S.A.C. y de ser el caso cumpla con señalar el domicilio exacto para efectos de la notificación de lo actuado. El 31 de julio de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos, al no haber cumplido la accionante con el requerimiento tuvo como única denunciada a la sociedad EREL S.A.C. Mediante Resolución 003139-2009/CSD-INDECOPI de 13 de noviembre de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la denuncia por infracción de derechos de Propiedad Industrial interpuesta por la

Mediante Resolución 003139-2009/CSD-INDECOPI de 13 de noviembre de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la denuncia por infracción de derechos de Propiedad Industrial interpuesta por la señora Jaissy Velit Carnero en contra de la sociedad EREL S.A.C. El 26 de noviembre de 2009, la señora Jaissy Velit Carnero interpuso recurso de apelación. 2.10.El 6 de mayo de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de 2.11. la Propiedad Intelectual mediante Resolución 0958-2011/TPI-INDECOPI revoca la Resolución 3139-2009/CSD-INDECOP! de 13 de noviembre de 2009; prohibió a la sociedad EREL S.A.C. el uso indebido del signo PÉTALOS y legotipo (mixto); y, la sancionó con amonestación por infracción de los derechos de la señora Jaissy Velit Carnero titular de la marca PÉTALOS y logotipo (Certificado 46061). El 12 de agosto de 2011, la sociedad EREL S.A.C. presentó demanda contenciosa administrativa de nulidad en contra de la Resolución 09582011/TPI-INDECOPI. 2.12.El 25 de noviembre de 2011, el INDECOPI da contestación a la demanda planteada por EREL S.A.C. 2.13.El 28 de agosto de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado de lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, emitió Sentencia signada como Resolución Diez, declarando infundada la demanda.

Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, emitió Sentencia signada como Resolución Diez, declarando infundada la demanda. 2.14. El 10 de septiembre de 2014, EREL S.A.C. planteó recurso de apelación en contra de la Sentencia signada como Resolución Diez. 32.15.Mediante providencia de 26 de enero de 2015 la Quinta Sala 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. 4.2. Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, decidió suspender el proceso y solicitó la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la Demanda La sociedad EREL S.A.C., en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: Alega que existe un contrasentido entre lo señalado en el segundo párrafo y el tercer párrafo del punto 4.3 de la Resolución 0958-2011/TPIINDECOPI, dado que la marca PÉTALOS y logotipo (mixta) ya está registrada ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI (Certificado 129610). Considera que la Sala de Propiedad Intelectual ha incurrido en un error al generalizar el uso del peluche como un simple accesorio del arreglo floral. Craso error, pues evidentemente el peluche es un objeto que de por sí destaca por encima de cualquier arreglo floral, es más, considera que el peluche como un objeto de recreación destaca como objeto principal y no como accesorio. La Sala de Propiedad Intelectual no procedió a realizar un debido análisis

por sí destaca por encima de cualquier arreglo floral, es más, considera que el peluche como un objeto de recreación destaca como objeto principal y no como accesorio. La Sala de Propiedad Intelectual no procedió a realizar un debido análisis de las connotaciones sobre lo accesorio y lo principal, respecto a los arreglos florales. Argumentos de la Contestación El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI, de la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Que la demandante no señala en qué vicio o error trascendente ha incurrido la resolución del Tribunal del INDECOPI al declarar fundada la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta en su contra por el uso indebido del signo PETALOS y logotipo (mixto). Que las actividades que distingue el signo de la demandante se encuentran referidas a la comercialización de arreglos florales y peluches, mientras que la marca registrada distingue precisamente servicios de reagrupamiento por cuenta de terceros de productos tales como arreglos florales, obsequios y otros adornos de arreglos florales.4.3. 4.4. 4.5. 5.1. 6.1. Que es evidente que existe vinculación o conexión competitiva entre las actividades económicas que distingue el signo empleado por la demandante y los servicios de reagrupamiento que distingue la marca registrada, en la medida que, en ambos casos, éstos se encuentran referidos a algunos de los mismos productos arreglos florales. Que si a ello le sumamos el hecho que los signos en litis son semejantes entre sí tenemos entonces signos confundibles y en consecuencia, una

referidos a algunos de los mismos productos arreglos florales. Que si a ello le sumamos el hecho que los signos en litis son semejantes entre sí tenemos entonces signos confundibles y en consecuencia, una infracción a los derechos de propiedad industrial que la señora Jaissy Velit Carnero posee en virtud del registro de su marca PETALOS y logotipo (mixta). Que la infracción se produce por cuanto la demandante ha empleado el signo PÉTALOS y logotipo a título de nombre comercial; no para distinguir productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, para la cual cuenta con registro; sino para distinguir actividades relacionadas con la comercialización de arreglos florales y peluches. En consecuencia, esta parte no puede justificar el empleo del signo en cuestión en el registro de marca que posee. Sentencia de Primera Instancia El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de mercado, declaró infundada la demanda, concluyendo: Si bien es cierto lo peluches en ocasiones pueden ser sólo parte de la decoración del arreglo floral y en otras puedan ser ofrecidos como elemento principal de comercialización, también lo es que no por ello dejan de encontrarse dentro de los alcances del registro concedido bajo el Certificado 00046061 a la señora Jaissy Velit Carnero, por lo tanto, su invocación como parte de la vulneración a sus derechos de propiedad industrial reconocidos por la administración es plenamente válida, debiendo por tanto desestimarse a su vez la presente alegación y consecuentemente desestimarse la demanda en todos sus extremos. Argumentos del Recurso de Apelación La sociedad EREL S.A.C. dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos:

consecuentemente desestimarse la demanda en todos sus extremos. Argumentos del Recurso de Apelación La sociedad EREL S.A.C. dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos: Que el A-quo no ha valorado correctamente el hecho de que el Certificado 00046061 (de la señora Jaissy Velit Carnero) señala expresamente que la denominación PÉTALOS distingue las actividades relacionadas con gestión de negocios comerciales, reagrupamiento por cuenta de terceros de productos diversos tales como arreglos florales, frutas, chocolates, bombones, obsequios, globos y otros adornos y accesorios de arreglos florales.R 6.2. 6.3. Que está claro que el registro otorgado es para los arreglos florales que llevan accesorios, y es muy cuestionable, considerar los peluches como accesorios del arreglo floral, cuando de por sí son un objeto que destaca preferentemente sobre cualquier otro objeto que lo acompañe. Que la frase "y otros adornos y accesorios de arreglos florales" que se indica en el Certificado 00046061, permite establecer sobre los accesorios, que en el presente caso, los muñecos peluches son también elementos que destacan en forma principal como regalo, pudiendo los arreglos florales ser más bien accesorios, hecho que no ha analizado correctamente el A-quo. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal a), 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De los cuales, se interpretará únicamente los artículos 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la

136 literal a), 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De los cuales, se interpretará únicamente los artículos 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinaó, por ser procedentes, no así el artículo 136 literal a) por tratarse de un tema de infracción y no de registrabilidad. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derecho al uso exclusivo de la marca y facultades que otorga su registro. La acción de infracción de derechos. Sus características. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. Riesgo de confusión, reglas para efectuar el cotejo y similitudes ortográfica, fonética e ideológica. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. Las palabras genéricas en la conformación de marcas. Conexión competitiva entre productos y servicios de las Clases 31 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN 5 “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente, Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: () d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión a un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico pare productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión 1. Derecho al uso exclusivo de la marca y facultades que otorga su registro

signo idéntico pare productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión 1. Derecho al uso exclusivo de la marca y facultades que otorga su registro 1.1. Tomando en cuenta que en el proceso se hace referencia al uso indebido por parte de EREL S.A.C. del nombre, marca y colores que Jaissy Velit Carnero tiene registrados, el Tribunal estima adecuado referirse a este tema. 1.2. La atribución derivada de la obtención de un título o certificado de propiedad industrial es aquella que se la conoce como el “ius prohibendi”, por el cual el titular del derecho puede acudir ante la autoridad competente para prohibir el uso ilegal de un signo distintivo u oponerse a una solicitud de registro siempre que este sea idéntico o similar y que pueda generar un riesgo de confusión y/o asociación que perjudique al consumidor y los concurrentes en el mercado. Esta facultad consta en el Articulo 238 de la Decisión 4867. 1.3. Este Tribunal dejó sentado su criterio en relación con el derecho al uso exclusivo de la marca y las facultades que otorga su registro, a saber: “(...) el derecho al uso exclusivo del signo “permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos a similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario. El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción, el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ¡us prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria”. 5

al titular de la marca, en el país de inscripción, el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ¡us prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria”. 5 1.4. Asi, de acuerdo a lo expuesto, el Artículo 155 de la Decisión 486 impide alos terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, varios actos determinados especificamente en sus seis literales®. Marca: PETALOS y togotipo (mixta), Certificado 46061. 7 Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad naciona! competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá ectuar contra quien ejecule actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación intema del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de colitularidad de un derecho, cualquiera de los colitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares. Proceso 33-1P-2000, sentencia de 31 de mayo de 2000, publicada en la G.O.A.C. N" 581, de 12 de julio de 2000, Caso: "MAXMARA”. Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su títular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sabre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado, o sobre los

su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sabre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; 71.5. Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (Artículo 157 Decisión 486). 1.6. Ahora bien, el Tribuna! ha observado que la prohibición prevista en el literal d) del Art. 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina tiene dos elementos fundamentales: “el primero determinativo, referido a impedir el uso de una marca o signo registrado en el comercio y, el segundo, condicional, cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión o asociación. Con relación al primer elemento es necesario considerar lo siguiente: si lo que se prohíbe es usar una marca registrada en el comercio, cabe analizar qué es lo que realmente representa el comercio y cuál es su alcance”.'0 La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición del literal d) extiende, adicionalmente, la causal a

La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición del literal d) extiende, adicionalmente, la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada. 1.7. El Tribunal ha advertido que “para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de db) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; C) fabricar etiquetas, enveses, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la merca, así como comercializar o detentar lales materiales; 0) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marce respecto de cualesquiera productos o servicios, cuendo tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión: €) user en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un

productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular: 1) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio. PROCESO 49-1P-2012. Interprelación prejudicial de 10 de octubre d 2012 Caso: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial y Competencia Desieal 8confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado”."' 1.8. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica””. 1.9. La Sala Consultante, deberá verificar si el Juez Ad Quem al determinar la presunta confusión y/o asociación de los signos en conflicto, realizó la

empresa tienen una relación o vinculación económica””. 1.9. La Sala Consultante, deberá verificar si el Juez Ad Quem al determinar la presunta confusión y/o asociación de los signos en conflicto, realizó la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos, de conformidad con los parámetros que se establecerán en los acápites anteriores. 1.10.Por último, cabe poner de relieve que “Para mantener la plena efectividad del derecho exclusivo, el titular de la marca tiene que cumplir con determinadas cargas que son fundamentalmente las de usar la marca, ejercitar las acciones por violación contra quienes invadan el derecho exclusivo y renovar la marca".':

2. La acción de infracción de derechos, Sus características 2.1. Enelcaso sub lite, la señora Jaissy Velit Carnero interpuso acción por infracción a los derechos de Propiedad Industrial en contra de PETALOS S.A.C. sobre la base de su marca PETALOS florería (mixta) para distinguir servicios de la Clase 35: “Gestión de negocios comerciales; reagrupamiento por cuenta de terceros de productos diversos tales como arreglos florales, frutas, chocolates, bombones, obsequios, globos y otros adomos y accesorios de arreglos florales”, denuncia que posteriormente dentro del proceso interno tiene como única denunciada a la sociedad EREL S.A.C. por el uso indebido del " PROCESO 145-1P-2011. interpretación prejudicia! de 14 de marzo de 2011. Caso: COMPETENCIA DESELAL RELACIONADA CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS. Balón total

90.

RELACIONADA CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS. Balón total 90. 2 PROCESO 70-1P-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008. N 1 BERCOVITZ, Alberto, “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S A, Navarra - España, 2003, p. 496. 9& v / 2.2. 2.3. nombre, marca y colores que su empresa ha registrado con anterioridad. Las medidas de protección (no taxativas) por la infracción de los derechos de propiedad industrial se encuentran contempladas en el artículo 241 de la Decisión 486, entre ellas son: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor. En armonía con lo anterior, el Tribunal ha establecido en su jurisprudencia las siguientes características de la acción de infracción de derechos, a saber: 2.31. “Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una

jurisprudencia las siguientes características de la acción de infracción de derechos, a saber: 2.31. “Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado. Sila legislación intema lo permite, las autoridades competentes de los Paises Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo 2 del artículo 238). 2.3.2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial”. 14 Proceso N 116-1P-2004. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N" 1172, de 7 de marzo de 2005. 102.4. El titular de los derechos infringidos puede además solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, la adopción de medidas cautelares que tienen como objeto lo siguiente: e Impedir la comisión de la infracción. e Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. « Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial.

cautelares que tienen como objeto lo siguiente: e Impedir la comisión de la infracción. e Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. « Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial. o Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios. 2.5. El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. 2.6. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas. (Artículo 247) También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Ultimo párrafo del Artículo 246). 2.7. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. (Artículo 244 de la Decisión 486). De lo anterior, se desprende lo siguiente: e Siel término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. e El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el

circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. e El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término”.'5 mayo de 2012 Caso: Competencia Desival relacionada con la propiedad industrial Infrección de derechos "5 Proceso 145-1P-2011. Interpretación prejudicial de 14 de marzo de 2011, publicado en la G.O. N° 2053 de 22 de marcarios. Balón total 90 aerow. 11 4El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. 2.8. Al respecto, el Tribunal ha interpretado el tema del derecho al uso exclusivo de la marca y del uso no consentido como base de una acción por infracción, en reciente jurisprudencia, que a continuación se pasa a citar: “El artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio “registral” en el campo del derecho marcario. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro marcario, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de expl