TJCA - Proceso 133-IP-2014

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD

ANDINA

PROCESO 133-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio de los artículos 238, 241, 243 y 244 de la misma normativa. Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del

Perú. Demandante: C.A.V.G. Import E.I.R.L.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA

REPÚBLICA DEL PERÚ. Asunto: “Infracción de derechos de Propiedad Industrial” Expediente Interno: 05254-2010-0-1801-JR-CA-04.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los trece (13) días del mes de mayo del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 5254-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 3 de septiembre de 2014, recibido por este Tribunal el 4 de septiembre del 2014, mediante el cual la Octava Sala

Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 052542010-0-1801-JR-CA-04. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 3 de diciembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.2

A. ANTECEDENTES.

Partes

Demandante: C.A.V.G. IMPORT E.I.R.L.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

Tercero Interesado: BOSE CORPORATION.

Hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 23 de enero de 2009, la sociedad BOSE CORPORATION, interpuso denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial contra C.A.V.G.

IMPORT E.I.R.L., alegando que la denunciada viene importando y comercializando productos de la Clase 9 del Arreglo relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza) , usando la marca “BOSSE” (mixta), la cual resulta confundible con sus marcas registradas “BOSE” (denominativa) y “BOSE” (mixta), ambas para distinguir también productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El 26 de marzo de 2009 se admitió a trámite la denuncia corriéndose traslado de la misma a la denunciada. Del mismo modo, con fecha 12 de mayo de 2009 se realizaron tres diligencias de inspección en los diferentes locales de

2. El 26 de marzo de 2009 se admitió a trámite la denuncia corriéndose traslado de la misma a la denunciada. Del mismo modo, con fecha 12 de mayo de 2009 se realizaron tres diligencias de inspección en los diferentes locales de la denunciada, encontrándose en uno de ellos 33 consolas con el signo “BOSSE” materia de denuncia, ejecutándose en tal sentido la medida cautelar de comiso sobre los productos encontrados.

3. El 19 de mayo de 2009, C.A.V.G. IMPORT E.I.R.L. contestó la denuncia.

4. Mediante Resolución 2812-2009/CSD-INDECOPI de 7 de octubre de 2009, la Comisión de Signos Distintivos resolvió declarar fundada la denuncia y como consecuencia de ello le prohibió a la denunciada el uso del signo “BOSSE” (mixto) para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza; disponiéndose asimismo el comiso definitivo de los productos incautados en la diligencia de inspección; sancionándola con una multa de 13 UIT por infracción al artículo 155 literal d) de la Decisión 486.

5. El 21 de octubre de 2009, la empresa C.A.V.G. IMPORT E.I.R.L., interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución antes citada.

6. El 20 de noviembre de 2009, BOSE CORPORATION, contestó el recurso de apelación planteado por C.A.V.G. IMPORT E.I.R.L.3

7. Con Resolución 1610-2010/TPI-INDECOPI de 19 de julio de 2010, el Tribunal

de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió confirmar la Resolución 2812-2009/CSD-INDECOPI de 7 de octubre de 2009 que declaró fundada la denuncia, con lo demás que contiene.

8. El 9 de agosto de 2010, C.A.V.G. IMPORT E.I.R.L., presenta ante el Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 1610-2010/TPI-INDECOPI de 19 de julio de 2010.

9. El 29 de diciembre de 2010, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, da contestación a la demanda contenciosa administrativa. 10.Mediante escrito de 2 de febrero de 2012, BOSE CORPORATION, contesta el recurso presentado por C.A.V.G. IMPORT E.I.R.L. 11.El 15 de mayo de 2013, mediante Sentencia Número 14, el Cuarto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar infundada la demanda presentada por C.A.V.G. IMPORT E.I.R.L. 12.C.A.V.G. IMPORT E.I.R.L., el 24 de mayo de 2013, presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de 15 de mayo de 2013. 13.Mediante providencia de 18 de marzo de 2014, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de República de Perú decide suspender el proceso y solicitar la interpretación

del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: “Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes, conforme al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486 y respecto al inciso d) del artículo 155 de la misma norma.” a. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa. 14.La sociedad C.A.V.G. IMPORT E.I.R.L. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que el signo que utiliza es “SOUND BOSSE” mixta. - Mantiene que la denunciante no es titular de la marca “BOSSE” (mixta), la misma que está sujeta a un procedimiento de registro de marca. - Aduce que se afectó su derecho al debido procedimiento porque el Tribunal del Indecopi no le concedió el uso de la palabra para informar oralmente.4 - Afirma que las marcas “BOSE” (denominativas y mixtas) y “SOUND BOSSE” (mixto) no tienen similitud fonética ni registran competencia desleal ni piratería, ya que identifican productos diferentes. - Enuncia que la marca “BOSE” (denominativa y mixta) emana de la apropiación indebida por parte de la denunciante de un nombre sin la autorización de los terceros. - Asegura que no ha utilizado indebidamente la marca “BOSE” (denominativa o mixta) ni le ha ocasionado perjuicio económico a la denunciante. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa

(INDECOPI). 15.El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Aduce que la demandante nunca solicitó el uso de la palabra en el expediente principal. Siendo que cuando lo hizo en el procedimiento cautelar, el informe solicitado fue denegado en virtud a la facultad discrecional del Tribunal del Indecopi. - Afirma que en el procedimiento administrativo que dio lugar a la resolución impugnada, lo único que se verificó fue la infracción por parte de la demandante a los derechos de propiedad industrial de la codemandada respecto de sus marcas registradas “BOSE” (denominativa) y “BOSE” y diseño (mixta), no siendo posible analizar si dichos registros fueron obtenidos en contravención de alguna prohibición absoluta o relativa de registro, toda vez que tal evaluación sólo puede darse al interior de un procedimiento de nulidad. - Advierte además que las semejanzas entre los signos confrontados no sólo ha quedado acreditada en sede administrativa, sino que además no ha sido cuestionada por la demandante en el presente proceso. c. Argumentos de la contestación por parte del tercero interesado.

16. La empresa BOSE CORPORATION, contestó a la demanda en los siguientes términos: - Indica que la palabra “BOSE” no hace referencia al apellido del afamado cantante. - Afirma que la solicitud de registro de la marca “SOUND BOSSE” (mixta) concluyó con un desistimiento de la demandante, por lo que no tiene

sentido que dicho argumento sea invocado en el proceso.5 - Señala que la ilicitud de la conducta de la demandante se da por el hecho de usar una marca igual o muy parecida a una marca registrada, por lo que es correcta la sanción impuesta por el Indecopi. d. Argumentos de la sentencia de Primera Instancia. 17.El Cuarto Juzgado Transitorio de lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar infundada la demanda, al concluir que el procedimiento administrativo fue iniciado por infracción a los derechos de propiedad industrial, esto es, por emplear una marca confundible con una marca registrada, no pudiendo por tanto emitirse pronunciamiento acerca de si las marcas de la codemandada son nulas o no. - Menciona también que el signo de la demandante no es lo suficientemente distintivo como para poder ser diferenciado de la marca registrada, más aún si ambos signos distinguen productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que genera un riesgo de confusión indirecta entre los consumidores. - Agrega además que aun cuando la denegatoria del informe oral se haya producido dentro del cuaderno cautelar y no en el expediente principal, la demandante no ha sabido explicar en qué forma se afectó su derecho de defensa con dicha decisión, verificándose por el contrario que la providencia emitida por el Indecopi se encuentra debidamente motivada. e. Argumentos del Recurso de Apelación: 18.C.A.V.G. IMPORT E.I.R.L., dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: - Que BOSE CORPORATION E.I.R.L. no es titular de la marca “SOUND BOSSE” (mixta), por lo que no tiene sentido que se le imponga a su parte las sanciones establecidas por el Indecopi. - Que no existe riesgo de confusión entre la marca “BOSE” (denominativa

BOSSE” (mixta), por lo que no tiene sentido que se le imponga a su parte las sanciones establecidas por el Indecopi. - Que no existe riesgo de confusión entre la marca “BOSE” (denominativa y mixta) y la marca “SOUND BOSSE” (mixta) ya que gráfica y fonéticamente son distintas. - Que la multa fue impuesta sobre la base de consideraciones subjetivas infringiendo las normas que regulan el procedimiento administrativo. - Que se vulneró su derecho al debido procedimiento al denegársele el uso de la palabra para informar oralmente. f. Argumentos de la contestación al Recurso de Apelación (INDECOPI). 19.De la revisión del expediente, no reposa la contestación por parte del INDECOPI al recurso de apelación.6 g. Argumentos de la contestación al Recurso de Apelación por parte del tercero interesado. 20.De la revisión del expediente, no reposa la contestación por parte del tercero interesado al recurso de apelación.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 21.El Juez consultante ha solicitado1 la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación del artículo 136 literal a) por no ser aplicable al caso. Tan sólo se interpretará el artículo 155 literal d). 22.Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio 2 los artículos 238, 241, 243 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina.

1 Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…)

Comunidad Andina.

1 Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (…) 2 Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares. (…) Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: a) el cese de los actos que constituyen la infracción; b) la indemnización de daños y perjuicios; c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes,

etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; e)la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor. Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca. (…) Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial

b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido. Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. (…)7

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 23.En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente

interpretación prejudicial son los siguientes:

A. Derecho de uso exclusivo de la marca. El uso sin consentimiento como base de una acción de infracción de derechos.

B. Confundibilidad de marcas en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial. Reglas de comparación de signos distintivos.

C. Comparación entre signos denominativos y mixtos. Comparación entre signos mixtos.

D. De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios por infracción de derechos de propiedad industrial.

A. DERECHO DE USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. EL USO SIN

CONSENTIMIENTO COMO BASE DE UNA ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE DERECHOS. 24.En el caso en análisis, BOSE CORPORATION interpuso demanda por infracción de derechos de sus marcas BOSE (denominativas y mixtas) por lo que es pertinente hacer relación a los derechos que nacen a través del

registro de una marca. Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. 25.El Tribunal de Justicia, con relación al momento a partir del cual, una persona adquiere la titularidad de un derecho de marca y, consecuentemente, la facultad subjetiva de oposición que este derecho conlleva, considera que: “El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina correspondiente. Gracias a esta inscripción, se otorga a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros”. En este sentido, el Tribunal reitera “que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca” (Proceso 10-IP-2005, marca: EKSTASE, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1177, de 22 de marzo de 2005). 26.Con referencia específica a la finalidad de la acción del ius prohibendi que puede ejercer el titular de una marca o signo registrado, el Tribunal ha

expresado a través de la Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, Caso Marca: “BELMONT”, publicado en la Gaceta Oficial N° 299, del 17 de octubre del mismo año, que esta acción “está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado, lo8 que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…) La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. 27.El Tribunal ha precisado, además, que “los derechos de exclusión en referencia pueden subsumirse en la facultad del titular del registro de marca para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico

económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión’ (Sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2000, Caso: acción de nulidad de la resolución interna Nº 0968, publicada en la Gaceta Oficial N° 690, de 23 de julio del mismo año). 28.Por las razones que anteceden, el artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), y los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d). 29.En virtud de lo precedentemente expuesto, está claramente establecido que es en el momento del registro de una marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros, cuando una persona adquiere la titularidad del derecho sobre la misma, acto por el cual se le confiere el derecho exclusivo de su uso, implica la facultad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda provocar confusión o afectar la exclusividad que otorga este derecho. 30.La prohibición prevista en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina tiene dos elementos fundamentales, el

cualquier otra que pueda provocar confusión o afectar la exclusividad que otorga este derecho. 30.La prohibición prevista en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina tiene dos elementos fundamentales, el primero determinativo, referido a impedir el uso de una marca o signo registrado en el comercio y, el segundo, condicional, cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión o asociación. Con relación al primer elemento es necesario considerar lo siguiente: si lo que se prohíbe es usar9 una marca registrada en el comercio, cabe analizar qué es lo que realmente representa el comercio y cuál es su alcance. 31.Manuel Ossorio, define en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales al comercio como una “Actividad lucrativa que consiste en intermediar directa o indirectamente entre productores y consumidores, con el objeto de facilitar y promover la circulación de la riqueza”. De la definición precedente podemos colegir que al ser el comercio una actividad, es un conjunto de operaciones o tareas sistemáticamente ordenadas, que van a permitir la comercialización de un bien o servicio, que no es otra cosa que mover los bienes en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor. Por lo tanto, la expresión “usar” en el comercio se refiere a utilizar y disfrutar una marca o signo en cualquiera de los actos que configuran al comercio. Sin embargo, resulta necesario tomar en cuenta que estas operaciones o tareas no sólo son sucesivas sino consecuentes, vale decir, que si la primera

operación de obtención de un bien o servicio para su posterior puesta a disposición de los consumidores y finalmente su venta es legítima, los demás actos comerciales también lo serán y a la inversa, en caso de que uno de los actos sea ilegítimo. 32.El titular de un registro de marca está facultado a iniciar acciones en contra de cualquier tercero no autorizado, solicitando a la autoridad nacional competente que cese el uso, así como a la respectiva imposición de las sanciones correspondientes.

B. CONFUNDIBILIDAD DE MARCAS EN LOS TEMAS DE INFRACCIÓN DE

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. REGLAS DE COMPARACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS. 33.En el presente caso el signo utilizado es BOSSE (mixto) y las marcas registradas BOSE (denominativas y mixtas) por lo que se analizará lo relacionado a la confusión de marcas para dar respuesta a la interrogante solicitada por el consultante, respecto a: “Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes, conforme al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486 y respecto al inciso d) del artículo 155 de la misma norma.” La identidad y la semejanza. 34.Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el

titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”3.

3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000,10 Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca

entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”4. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la

marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

4 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.11 representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”5. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para realizar el cotejo de marcas. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que

faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanza