TJCA - Proceso 134-IP-2014

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD

ANDINA

PROCESO 134-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 134 literales b) y e) de la misma normativa. Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú.

Apelante: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI. Asunto: Marca: “FIGURATIVA”. Expediente Interno: 03050-20120-1801-JR-CA-05.

Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro (4) días del mes de marzo del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 3050-2012-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 3 de septiembre de 2014, recibido vía correo electrónico por este Tribunal el 4 de septiembre de 2014, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, por el cual presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 03050-2012-0-1801-JR-CA-05.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 3 de diciembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.2

A. ANTECEDENTES.

Partes:

Apelante: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA

REPÚBLICA DEL PERÚ.

Tercero Interesado: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.

Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se

encuentran los siguientes:

1. El 2 de marzo de 2010, la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., solicitó el registro de la marca figurativa de producto constituida por un círculo que contiene a su vez otras figuras circulares en combinación y distribución de los colores rojo, negro, gris, blanco y dorado, en distintas tonalidades para distinguir: cigarrillos; tabaco; productos de tabaco; encendedores; fósforos; artículos para fumadores, de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial El Peruano, con fecha 29 de abril de 2010, la empresa PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., formuló oposición, soportando su legítimo interés en ser competidora

directa de la empresa solicitante, argumentando que el signo solicitado carece de aptitud distintiva al tratarse de una simple figura geométrica sin características propias.

3. El 1 de junio de 2010, BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC, da contestación a la oposición, sosteniendo que su signo no constituye una simple figura geométrica, sino que cuenta con una serie de singularidades que lo hacen particular e identificable con sus productos y origen empresarial.

4. El 22 de julio de 2010 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. responde a lo señalado por BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) en su escrito de 01 de junio de 2010.

5. El 25 de agosto de 2010, BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) absuelve lo señalado por PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. en su escrito de 22 de julio de 2010.3

6. Mediante Resolución 134-2011/CSD-INDECOPI de 21 de enero de 2011, la Comisión de Signos Distintivos resolvió declarar infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado por considerar que el signo en su conjunto cuenta con la distintividad suficiente toda vez que está dotado de los atributos necesarios para ser el medio por el cual se diferencien los productos que desea distinguir de los demás que se ofrecen en el mercado, por tal razón no se encuentra en la prohibición de registro contenida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486.

7. El 10 de febrero de 2011, la empresa PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.,

interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución antes citada.

8. El 4 de mayo de 2011, BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., contestó el recurso de apelación planteado por PHILIP MORRIS

PRODUCTS S.A.

9. Con Resolución 0414-2012/TPI-INDECOPI de 9 de marzo de 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió confirmar la Resolución 134-2011/CSDINDECOPI de 21 de enero de 2011 que otorgó el registro de la marca figurativa de producto, solicitada por BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC.

10. El 16 de mayo de 2012, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., presenta ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución No. 0414-2012/TPIINDECOPI de 09 de marzo de 2012.

11. El 15 de junio de 2012, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, da contestación a la demanda contenciosa administrativa.

12. Mediante Resolución 4 de fecha 27 de agosto de 2012, se declaró rebelde a

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.

13. El 27 de mayo de 2013, mediante Sentencia Número 9, el Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar infundada

la demanda presentada por PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

14. El 24 de junio de 2013, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de 27 de mayo de 2013.

15. Mediante providencia de 17 de marzo de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de República del Perú decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: “Cómo debe efectuarse el análisis de registrabilidad respecto de signos gráficos, y respecto del requisito de distintividad en el marco del inciso b) del artículo 135 de la Decisión 486”.4

a. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa. La sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

16. Mantiene que el signo solicitado (un círculo rodeado de un aro) se encuentra constituido esencialmente por la figura básica de un círculo que no presenta elementos distintivos adicionales que le aporten suficiente distintividad.

17. Aduce que el propio Tribunal del Indecopi en casos anteriores ha señalado que las figuras geométricas no pueden constituir marcas de fábrica por su simpleza y carencia de capacidad distintiva intrínseca y extrínseca.

18. Afirma que PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., pudo tener acceso a registro del diseño de círculo como parte de la marca LUCKY STRIKE (mixta), debido

a la presencia de dicha denominación, ya que por sí sola la figura del círculo resulta básica y simple, es decir, carente de distintividad.

19. Enuncia que la marca solicitada al no ser suficientemente distintiva, no será percibida por el público como un signo que distingue determinado origen empresarial.

20. Menciona que la solicitante no pretendió la modernización de uno de los elementos esenciales de su marca LUCKY STRIKE (mixta), toda vez que la marca solicitada a registro no se encuentra conformada por dicha denominación, sino únicamente por el diseño de un círculo.

21. De otorgarse derechos de exclusiva sobre un signo constituido por el diseño de un círculo, se generaría un monopolio sobre una figura geométrica básica en detrimento de sus competidores en el mercado.

b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa

(INDECOPI).

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República del Perú , en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

22. Argumenta que el signo solicitado sí es distintivo dado que presenta una especial distribución de figuras y colores, la misma que en conjunto es capaz de identificar un origen empresarial determinado y diferenciar sus productos de los competidores, por tal razón no se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro prevista en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486.

23. Afirma que el procedimiento de registro de marca no se subordina a análisis llevados a cabo en otros procedimientos.

c. Argumentos de la contestación por parte del tercero interesado.5

24. De la revisión del expediente, no reposa la contestación por parte de BRITISH AMERICAN TOBBACO (BRANDS) INC. a la demanda interpuesta.

llevados a cabo en otros procedimientos. c. Argumentos de la contestación por parte del tercero interesado.5

24. De la revisión del expediente, no reposa la contestación por parte de BRITISH AMERICAN TOBBACO (BRANDS) INC. a la demanda interpuesta.

d. Argumentos de la sentencia de Primera Instancia. 25.El Quinto Juzgado de lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar infundada la demanda, al concluir que el signo solicitado cumple con tener fuerza distintiva frente al mercado y, por ende frente a los competidores, toda vez que la conformación de dicho signo no solo es una figura geométrica simple sino que llega a ser el producto de un conjunto de elementos que llevan a generar un signo que permite distinguir al público consumidor el producto o servicio que representa. e. Argumentos del Recurso de Apelación: 26.PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: 27.Que la función esencial de una marca es indicar el origen empresarial de los productos o servicios, por lo cual una figura geométrica, como el círculo en el caso de autos, no es capaz de vincular por sí misma el producto que pretende identificar con un origen empresarial determinado, motivo por el cual carece de distintividad. 28.Que el Tribunal del Indecopi ha señalado en casos anteriores que las figuras geométricas no pueden constituir marcas por su simpleza y carencia de capacidad distintiva intrínseca y extrínseca. f. Argumentos de la Contestación al Recurso de Apelación (INDECOPI). De la revisión del expediente, no reposa la contestación por parte del INDECOPI

al recurso de apelación. g. Argumentos de la contestación al Recurso de Apelación Tercero Interesado. De la revisión del expediente, no reposa la contestación por parte del tercero interesado al recurso de apelación.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 29.La Corte consultante, solicita la interpretación de la siguiente norma: artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1 la cual se interpretará al ser relevante para el presente caso. 30.Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, el

1 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad;6 artículo 134 literales b) y e) de la Decisión 4862.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

31. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente

interpretación prejudicial son los siguientes:

A. Irregistrabilidad de un signo como marca: La falta de distintividad.

B. Los signos figurativos. Criterios de registrabilidad. Las figuras geométricas.

C. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones.

A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA: LA FALTA DE DISTINTIVIDAD. 32.La sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. afirma que el signo solicitado se encuentra constituido por una figura básica de un círculo que no presenta elementos distintivos adicionales que le aporten suficiente distintividad, en

razón de lo cual este Tribunal se pronunciará respecto a la falta de distintividad en un signo como causal de irregistrabilidad. 33.Por su parte el Juez consultante ha solicitado se responda a la siguiente inquietud: “Cómo debe efectuarse el análisis de registrabilidad respecto de signos gráficos, y respecto del requisito de distintividad en el marco del inciso b) del artículo 135 de la Decisión 486”.

34. Reiterando lo expuesto en la Interpretación Prejudicial 70-IP-2013, “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”. Para que un signo pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

2 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; (…)7

(…) b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; (…)7 La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que

debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No8

obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00) ”3.

35. Para explicar este punto el autor Víctor Bentata señala: "En efecto, mientras la descriptividad denota indirectamente el producto mismo, la insuficiente distintividad no denota al producto, sino que es simplemente incapaz de diferenciar a un producto determinado en todos los sentidos del término. La insuficiente distintividad consiste en una marca demasiado simple o demasiado común, tomada en sí misma, tal como figuras geométricas simples, o signos aritméticos, o palabras como MAS o PARE o Y, mientras que la descriptividad debe ser siempre referida al producto" ("Reconstrucción del Derecho Marcario", Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1994, pág. 165)."

36. El Juez consultante deberá analizar si el signo solicitado (un círculo rodeado de un aro que reivindica colores) es capaz de identificarse del resto de signos existentes en el mercado y si es apto para constituir una marca.

B. LOS SIGNOS FIGURATIVOS. CRITERIOS DE REGISTRABILIDAD. LAS

FIGURAS GEOMÉTRICAS.

37. Dentro del proceso interno que motivó esta interpretación prejudicial, la

sociedad BRITHISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. solicitó el registro de la marca “FIGURATIVA”, la cual está destinada a distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, es necesario hacer referencia a las marcas figurativas.

38. Según afirma el INDECOPI, “(…) el signo solicitado se encuentra conformado por círculos concéntricos en cuyo círculo interior aparece en color rojo en tonalidades clara y oscura; y se encuentra rodeado de cuatro coronas de distinto grosor, color y tonalidad, todo lo cual determina que se perciba una figura circular en un diseño particular y en una determinada combinación y distribución de los colores rojo, negro, gris, blanco y dorado, en distintas tonalidades” de acuerdo con la siguiente gráfica:

3 Proceso 92-IP-2004 , sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE

JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.9

39. En anteriores interpretaciones este Tribunal ha manifestado las diferentes clases de marcas que existen, las cuales pueden ser denominativas, gráficas y las mixtas, para lo cual se hará mención a la Interpretación Prejudicial 132IP-2012 la cual ha manifestado que: “En el marco de la Decisión 486, se puede constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la

mencionada Decisión. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, con carácter ilustrativo, examinar lo relacionado a las marcas gráficas, por corresponder éstas a la clase a la cual pertenece el signo en conflicto. Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su forma gráfica. El Tribunal, con relación a este tema ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que: “Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derechos de Marcas, Editorial Montecorvo, 1984. Pp. 29 y ss.) Además, sobre este tipo de marcas, ha manifestado que l as marcas gráficas, llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las

puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.10 (Proceso 09-IP-94 , marca: “DIDA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 180, de 10 de mayo de 1995). Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber:

1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa”.

Las figuras geométricas.

40. La marca solicitada “FIGURATIVA” está conformada por un círculo que contiene otras figuras circulares y que reivindica a su vez colores, por lo que es pertinente analizar la registrabilidad de una figura geométrica como marca.

41. Refiriéndonos al concepto de figura geométrica podemos decir que: “(…) consiste de una línea o de un conjunto de líneas que representarán un objeto dado”4.

42. Dentro de las figuras geométricas se encuentra el círculo que “(…) es la figura plana formada por una circunferencia más toda su región o área

interior”5.

43. La Decisión 486 en su artículo 134 literal b), permite el registro de figuras, por lo que es completamente viable que se registre como signos las figuras sean geométricas o no, siempre y cuando sean distintivas.

44. En el presente caso, el Juez consultante debe además considerar que el signo solicitado reivindica colores específicos delimitados por una forma, lo cual se encuentra permitido en el artículo 134 literal e) de la Decisión 486, por lo que al efectuar el análisis de la registrabilidad del signo, deberá considerar que es un signo gráfico con colores para amparar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, se deberá analizar la distintividad del signo bajo el ámbito del signo en su conjunto, es decir, la figura geométrica y su interrelación con los colores que se reivindican.

45. En el presente caso, el Juez consultante, deberá analizar si la marca FIGURATIVA solicitada, es por sí apta para registro confirmando que no incurra en una de las prohibiciones absolutas para el registro de un signo como marca, concluyendo que si al signo solicitado lo acompañan suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, el mismo será registrable.

4 Definición ABC: http://www.definicionabc.com/general/figura-geometrica.php#ixzz3RS6f4KKR 5 Fuente: http://www.profesorenlinea.cl/geometria/CirculoCircunfelementos.htm11

C. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES. 46.Afirma la compañía PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. que el Tribunal del Indecopi en casos anteriores ha señalado que las figuras geométricas no

C. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES. 46.Afirma la compañía PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. que el Tribunal del Indecopi en casos anteriores ha señalado que las figuras geométricas no pueden constituir marcas de fábrica por su simpleza y carencia de capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, en razón de lo cual es necesario abordar el tema la autonomía en tomar sus decisiones. 47.El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013 de 26 de agosto de 2013, ha

señalado que: “(…) Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1675 de 5 de diciembre de 2008. Marca “LAN ECUADOR”, que si bien se refiere a normas de la Decisión 344 es aplicable al presente caso: “El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro de marcas , e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como

en relación con sus propias decisiones”. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marcas en los otros Países. O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho12 de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: “MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007). Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de

interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la

obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. (…)”.

48. Sobre la base del principio de la autonomía se faculta a que la oficina nacional competente en cada expediente administrativo evalúe conforme a las circunstancias de cada caso, sin que exista la obligación de fundamentar sus resoluciones en antecedentes de proceso pasados, toda vez que la obligación de la autoridad administrativa es efectuar un análisis actual de cada solicitud de signo que admite o deniega.

Sobre la base de estos fundamentos,13 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”. Al constituir la distintividad un elemento primordial que todo signo debe poseer, el Juez cons