TJCA - Proceso 135-IP-2014

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 135-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio de los artículos 224, 225, 228 y 229 literal a) de la misma normativa.

Órgano nacional consultante: Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la República

del Ecuador. Demandante: KIMBERLY CLARK

WORLDWIDE INC. Demandado: Presidente del

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), Director Nacional de Propiedad Industrial, Procurador General del Estado de la República del Ecuador. Marca: “FAMILIA & DISEÑO” (mixta).

Expediente Interno: 17811-2013-2634.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, al primer (1) día del mes de abril del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 3197-TDCA-17811-2013-2634 de 2 de septiembre de 2014, recibido por este Tribunal el 8 de septiembre de 2014, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1, República del Ecuador, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 17811-2013-2634.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 3 de diciembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.

Partes:

Demandante: KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC.

Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD

INDUSTRIAL.

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

Tercero interesado: PRODUCTOS FAMILIA S.A.2

Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los

siguientes:

1. El 9 de marzo de 1976, la Dirección de Marcas de Fábrica y Comercio del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración de Patentes y Marcas de Fábrica, mediante Certificado de Registro 735, inscribió la marca “FAMILIA” (denominativa) a favor de SCOTT PAPER COMPANY (hoy KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC.) para proteger productos sanitarios de papel, especialmente toallas de papel, servilletas de papel, pañuelos de papel y papel higiénico, de la Clase 16 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). Signo que fue renovado el 25 de mayo de 2004 a través del Certificado de Renovación 1337-IEPI. No obstante, por Resolución de Cancelación de fecha 23 de septiembre de 2004, el

Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, dispuso la cancelación por falta de uso de la mencionada marca.

2. El 27 de junio de 2002 PRODUCTOS FAMILIA S.A. solicitó el registro del signo “FAMILIA & DISEÑO” (mixto), para amparar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente papel higiénico en rollos, servilletas de papel, papel toalla en rollos para cocina, pañuelos faciales desechables, papel industrial, toallas de mano y en general todos los productos derivados de celulosa.

3. Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 449.

4. La compañía KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC., presentó oposición en contra de la solicitud antes detallada, sobre la base del registro del signo “FAMILIA”

(denominativo), para amparar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

5. Mediante Resolución 981469 de 31 de marzo de 2003, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, rechazó la oposición y concedió el registro del signo “FAMILIA & DISEÑO” (mixto), para la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, confiriéndole el 9 de julio de 2003 el Título 23835.

6. El 17 de diciembre de 2004, KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. presentó ante

el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, demanda de nulidad del Título 23835, de 9 de julio de 2003, que otorgó el registro de la marca de producto

“FAMILIA & DISEÑO” (mixta) a favor de PRODUCTOS FAMILIA S.A.

7. El 14 de febrero de 2005, el Delegado del Procurador General del Estado se apersonó al proceso incoado por KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC.

8. Mediante escrito de 23 de febrero de 2005, el Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, deduce excepciones a la demanda contenciosa administrativa interpuesta.

9. Por escrito de 23 de febrero de 2005, el Presidente del IEPI, deduce excepciones a la demanda contenciosa administrativa planteada.

10. El 28 de febrero de 2005, PRODUCTOS FAMILIA S.A., comparece al proceso y contesta la demanda de nulidad presentada.3

11. Mediante providencia de 14 de julio de 2014 el Tribunal Distrital de lo Contencioso

Administrativo No. 1 de la República de Ecuador decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de los artículos 134, 135 literal b), 136 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa.

12. La empresa KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Enuncia que la falta de distintividad de la marca “FAMILIA & DISEÑO” (mixta) inscrita a favor de PRODUCTOS FAMILIA S.A. se encuentra dada por la preexistencia de la marca “FAMILIA” (denominativa), registrada veintisiete años antes por SCOTT

PAPER COMPANY, hoy KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC., para distinguir los mismos productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, lo cual contraviene los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486. - Aduce que entre los requisitos para la registrabilidad de un signo, la distintividad es la característica sine qua non, toda vez que sin ésta no puede cumplir su razón de ser que es distinguir, identificar o singularizar los productos o servicios de un empresario frente a los de otro, evitando, en primer lugar, una confusión entre signos pertenecientes a una misma clase y, procurando, además, que entre el signo y el producto exista también una clara distinción. - Señala que a pesar de que el signo “FAMILIA & DISEÑO” (mixto) registrado a favor de PRODUCTOS FAMILIA es un signo mixto, su falta de distintividad con respecto a la marca “FAMILIA” (denominativa) es el más característico o determinante, dado que las palabras al ser pronunciables tienen una mayor fuerza de penetración en el público consumidor. - Menciona que la concesión del registro de la marca “FAMILIA & DISEÑO” (mixta) a favor de PRODUCTOS FAMILIA S.A. es una contravención de pleno derecho a las normas de propiedad industrial, consecuentemente debe declararse su nulidad absoluta de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486. b. Argumentos de la Contestación a la demanda contenciosa administrativa por

parte del PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

13. El Procurador General del Estado de la República de Ecuador , al contestar la demanda a través de su delegado indica que comparece en virtud de los artículos 2 y 6 de la Codificación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado;

23 del Estatuto Orgánico por Procesos y Reglamentos Orgánico Funcional. Señala además su domicilio judicial para efecto de las notificaciones. c. Argumentos de la contestación por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –IEPI-.

14. El Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, dedujo excepciones a la demanda manifestando lo siguiente: - Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda planteada.4 - Impugnó la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente. - Adujo total validez y legalidad del título de registro concedido por estar ajustado a derecho y provenir de autoridad competente.

d. Argumentos de la contestación a la demanda por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –IEPI-.

15. El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –IEPI-, compareció al proceso deduciendo excepciones en los siguientes términos: - Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda planteada. - Alegó legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley de la materia. - Argumentó la improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la actora. - Impugnó la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente. - Afirmó la total legalidad del título 23835 emitido por el Instituto Ecuatoriano de la

pretensiones de la actora. - Impugnó la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente. - Afirmó la total legalidad del título 23835 emitido por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, por estar ajustado a derecho. e. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la compañía

PRODUCTOS FAMILIA S.A.

16. La compañía Productos Familia S.A. en su contestación a la demanda expresa, en lo

principal lo siguiente: - Alega la nulidad del proceso por violación del procedimiento debido a que la demanda interpuesta, al estar relacionada con la propiedad intelectual, debió ser tramitada conforme al juicio verbal sumario y no de acuerdo con lo previsto en la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa. - Refiere que existe nulidad del proceso por incompetencia del Tribunal Distrital No. 1 en tanto que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es competente solamente para conocer dos tipos de acciones con sujeción a lo que determina la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en su artículo 3, las cuales son el recurso de plena jurisdicción o subjetivo y el recurso de anulación, objetivo o por exceso de poder, en ninguna de las cuales se encuentra la presente demanda. Además, la potestad discrecional para tramitar y resolver una acción de nulidad le corresponde al IEPI, a través del Comité de Propiedad Intelectual, según lo previsto en el Artículo 227 de la Ley de Propiedad Intelectual. - Aduce que el signo “FAMILIA & DISEÑO” (mixto) podía ser registrado debido a

que estaba siendo utilizado al momento de concederse el registro, como también estaba siendo utilizada la marca “FAMILIA” (denominativa) de su propiedad, cuyo uso difuso y constante data de 1966, adquiriendo por tal razón la calificación de notoria y renombrada. En consecuencia, el signo “FAMILIA Y DISEÑO” (mixto)5 pertenece al conjunto de marcas seriadas liderada por la marca “FAMILIA” (denominativa). - Menciona que es contrario a las reglas de cotejo de marcas proceder al fraccionamiento de la marca “FAMILIA & DISEÑO” (mixta) conforme señala la demandante, toda vez que dicho cotejo debe hacerse con relación a la totalidad de la denominación solicitada y no únicamente a una de sus partículas. - Agrega que la posibilidad de engaño a los medios comerciales y al público consumidor y la confusión o el riesgo de asociación, únicamente podría tener lugar cuando las marcas en conflicto estuvieren siendo usadas, sin embargo, la marca “FAMILIA” (denominativa) registrada por la actora ha sido cancelada, a diferencia de la marca “FAMILIA” (denominativa) de propiedad de PRODUCTOS FAMILIA S.A., la misma que es utilizada a tal punto que merece la calificación de notoria, siendo así, cualquier riesgo de confusión o asociación es inexistente. - Señala que en el presente caso KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. pretende proteger su interés privado, por lo que no es procedente demandar la nulidad absoluta, sino la nulidad relativa.

• Indica que el Comité de Propiedad Intelectual dispuso la cancelación del Título 735 (marca “FAMILIA” (denominativa) de propiedad de la actora) por falta de uso y si bien dicha decisión está siendo impugnada por la demandante, tiene presunción de legalidad, por consiguiente, el registro sobre dicho título ha sido perdido por la actora.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

17. La Corte consultante, solicita la interpretación de las siguientes normas: artículos 134, 135 literal b), 136 y 172 1 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina.

18. Se considera que procede la interpretación de los artículos solicitados, excepto el artículo 135, correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina al haberse presentado la solicitud de registro el 27 de junio de 2002. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal; debido a que no se ha precisado qué literales del artículo 136 se requiere interpretación, se considera procedente limitar la interpretación a los

1 Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se

hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.6 artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal a), y de oficio 2 los artículos 224, 225, 228, y 229 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

19. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente

interpretación prejudicial son los siguientes:

A. Irregistrabilidad de un signo como marca: La identidad y la semejanza. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

B. Clases de signos: comparación entre signos denominativos y mixtos

C. Nulidad de un registro de marca.

D. De la marca notoriamente conocida, requisitos y su protección.

A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. DE LA CONFUSIÓN DE MARCAS Y EL RIESGO DE ASOCIACIÓN.

REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

20. Tomando en cuenta que la compañía actora enuncia que la marca “FAMILIA & DISEÑO” (mixta) inscrita a favor de PRODUCTOS FAMILIA S.A. no debió ser

REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

20. Tomando en cuenta que la compañía actora enuncia que la marca “FAMILIA & DISEÑO” (mixta) inscrita a favor de PRODUCTOS FAMILIA S.A. no debió ser

2 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…) Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho

conocido. Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. (…) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o,

territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; (…)7 concedida por la preexistencia de la marca “FAMILIA” (denominativa), registrada veintisiete años antes por SCOTT PAPER COMPANY, hoy KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC., para distinguir los mismos productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, es pertinente analizar el tema relacionado con la confusión y el riesgo de asociación. La identidad y la semejanza

21. Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”3.

22. Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para

determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

23. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”4.

24. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde

ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”4.

24. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD ANDINA.8

25. Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias

de la situación de semejanza:

26. Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”5.

27. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al

evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”5.

27. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

28. Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

29. Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

Riesgo de confusión: Directa e, Indirecta y asociación.

30. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

31. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”6.

32. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si

falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”6.

32. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

33. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

5 OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2010. Pág. 171. 6 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.9

34. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

35. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”7.

Reglas para realizar el cotejo de marcas.

36. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las

marcas en conflicto.

37. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”8.

38. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que

7 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 8 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pg. 351 y ss.10 el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a

8 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pg. 351 y ss.10 el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre la