TJCA - Proceso 140-IP-2014

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 140-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Consultante: Dirección de Signos Distintivos (DSD), del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi), República del Perú.

Asunto: Oposición andina contra el registro del nombre comercial “AGUA BENDITA” (mixto).

Procedimiento administrativo: 551303-2013G.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los 20 días de noviembre del dos mil catorce.

VISTOS: El Oficio 239-2014/DSD-Indecopi de 17 de septiembre de 2014, mediante el cual la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (en adelante, la Dirección de Signos Distintivos), República del Perú, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) la emisión de una interpretación prejudicial del primer párrafo del artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a efectos de determinar si en un procedimiento de solicitud de registro de nombre comercial, es posible amparar oposiciones sobre la base de marcas registradas dentro de los

Países Miembros de la Comunidad Andina. El Auto de 1 de octubre de 2014, mediante el cual el Tribunal otorgó a la Dirección de Signos Distintivos un plazo de 15 días contados a partir de la notificación del mismo para que acredite lo siguiente: 1) que se ha constituido por mandato legal; 2) que se trata de un órgano permanente; 3)

Dirección de Signos Distintivos un plazo de 15 días contados a partir de la notificación del mismo para que acredite lo siguiente: 1) que se ha constituido por mandato legal; 2) que se trata de un órgano permanente; 3) el carácter obligatorio de su jurisdicción; 4) el deber de aplicar normas2 comunitarias andinas en el ejercicio de su competencias; 5) el carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso; y, 6) la independencia funcional y la imparcialidad de sus actos. El Oficio 1454-2014/DSD-Mco-Indecopi de 15 de octubre de 2014, recibido el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual el Secretario Técnico de la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi da respuesta al Auto de 1 de octubre de 2014. El Auto de 29 de octubre de 2014, mediante el cual el Tribunal admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial. La sentencia de interpretación prejudicial de 20 de noviembre de 2014 recaída dentro del Proceso 121-IP-2014, en la que este Tribunal estableció que “la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi actúan como “juez nacional” (…)”; y, por lo tanto, cuentan con legitimidad activa para solicitar interpretaciones prejudiciales facultativas.

A. ANTECEDENTES:

Partes en el procedimiento administrativo:

Accionante: AGUA BENDITA S.A.S., de Colombia.

Emplazada: AGUA BENDITA S.A.C., de Perú.

Hechos:

1. El 17 de octubre de 2013, mediante Expediente 551303-2013, AGUA BENDITA S.A.C. solicitó el registro del nombre comercial AGUA BENDITA (mixto), para identificar actividades económicas relacionadas con la comercialización de prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería de la Clase 25 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza) , consignando como la fecha de primer uso el 5 de octubre de 2013.

2. El 14 de diciembre de 2013, la solicitante publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la solicitud de registro del nombre comercial AGUA BENDITA y logotipo.

3. El 30 de enero de 2014, AGUA BENDITA S.A.S., de Colombia, se opuso a la solicitud de registro del nombre comercial AGUA BENDITA y logotipo, argumentando que tiene registrada en Colombia la marca AGUA BENDITA y logotipo con Certificado 387332, que distingue productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Ampara su oposición en los artículos 194 inciso c) y 147 de la Decisión 486.3

4. El 17 de septiembre de 2014, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi solicita al Tribunal interpretación prejudicial del artículo 147 de la Decisión 486, con el siguiente tema: 5. “En efecto, el primer párrafo del artículo 147 de la acotada norma supranacional dispone que se entenderá que también tienen legítimo

interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. En el caso concreto, nos encontramos ante una solicitud de registro de nombre comercial, tramitada bajo expediente 551303-2013, por medio de la cual se pretende sustentar una oposición al registro de un nombre comercial, sobre la base de una marca registrada en un País Miembro de la Comunidad Andina, supuesto contenido en el artículo 147 de la Decisión 486. Bajo este contexto, es que solicitamos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se sirva interpretar la disposición normativa antes mencionada, a efectos de determinar si en un procedimiento de solicitud de registro de nombres comerciales es posible amparar oposiciones sobre la base de marcas registradas dentro de los Países Miembros de la Comunidad Andina , supuesto contemplado en el artículo 147 de la Decisión 486” (lo subrayado es nuestro).

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL SOLICITADA:

6. De conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la

Comunidad Andina.

7. A tenor del artículo 32 de dicho Tratado, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico andino.

8. En el presente caso, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi4 solicitó la interpretación del artículo 147 1 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su vinculación con una solicitud de registro de nombre comercial.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

I. La finalidad y efectos de la interpretación prejudicial facultativa.

II. La oposición andina en general.

III. La oposición andina en el supuesto del registro de un nombre comercial.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

I. La finalidad y efectos de la interpretación prejudicial facultativa:

9. El objeto de la interpretación prejudicial apunta a la aplicación uniforme del Derecho comunitario en los Países Miembros de la Comunidad Andina. Esta facultad es una competencia exclusiva del Tribunal. En efecto, el artículo 121 del Estatuto del Tribunal señala que: “Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros”.

10. Su finalidad reside en generar uniformidad, tanto en la interpretación como en la aplicación de la normativa andina, puesto que es un elemento fundamental para la construcción del proceso de integración andino.

11. El artículo 122 del Estatuto del Tribunal regula la consulta facultativa de la siguiente manera: “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas

andino.

11. El artículo 122 del Estatuto del Tribunal regula la consulta facultativa de la siguiente manera: “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno . Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso” (lo subrayado es nuestro). Esto significa

1 Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca. La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca

previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.5 que, tal como lo señala su propio enunciado, es una facultad de la Autoridad y no un derecho de las partes.

12. Adicionalmente, la interpretación prejudicial facultativa sirve para garantizar que la norma comunitaria se interprete y aplique de manera uniforme en todo el territorio de la Comunidad Andina sin entrar al fondo de la cuestión consultada, que es de competencia exclusiva del consultante. El Tribunal es el único encargado de pronunciarse sobre el alcance de la norma andina sustantiva, la misma que servirá para dilucidar el proceso y asegurar la aplicación uniforme del Derecho comunitario.

13. Cabe advertir que no todos los procedimientos administrativos llegan a la sede judicial, por lo que la consulta solicitada en sede administrativa resulta ser de utilidad al estar acorde con el objetivo y finalidad de la interpretación prejudicial. Ante la duda de la entidad administrativa antes de resolver, el Tribunal es el encargado de aclarar y dilucidar el sentido e interpretación de las normas a ser aplicadas.

14. Cabe señalar que la facultad de solicitar la interpretación prejudicial es precisamente para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, de conformidad con el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal: “Los

Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina”.

15. Según el artículo 127 del Estatuto del Tribunal, la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos que conozcan del proceso interno en que se formuló la consulta, deberán adoptar en su resolución la interpretación del Tribunal. Emitida la interpretación prejudicial, la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos tienen la obligación de acatarla en la Resolución que vayan a adoptar en el caso concreto. La Resolución de la Dirección de Signos Distintivos o de la Comisión de Signos Distintivos podrá ser apelada en sede administrativa, debiendo decidir sobre tal apelación la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Agotada la vía administrativa, las partes que no estén de acuerdo con las Resoluciones emitidas por la Sala de Propiedad Intelectual podrán presentar demanda contencioso administrativa con el fin de obtener la nulidad de las mencionadas resoluciones.

16. En ese momento surge el cuestionamiento sobre si la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos será aplicable a las fases posteriores.6

17. En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio de que la Sala de Propiedad Intelectual o las autoridades judiciales realicen una nueva consulta,

particularmente, en los siguientes casos:

1. Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del

administrativa o judicial, sin perjuicio de que la Sala de Propiedad Intelectual o las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos:

1. Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento jurídico comunitario.

2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial.

3. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció.

4. Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial.

18. Por lo tanto, se podrá realizar una nueva consulta especificando claramente cuáles son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe indicar que la interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial.

Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento.

II. La oposición andina en general:

19. El artículo 146 2 de la Decisión 486 establece que quien tenga legítimo interés podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de una marca. Para ello tiene un plazo de treinta días desde la publicación de la solicitud. Asimismo, señala que, a solicitud de parte, la oficina nacional competente, en este caso la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos, otorgará por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

20. Por su parte , el artículo 147 de la Decisión 486 dispone que tienen

Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos, otorgará por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

20. Por su parte , el artículo 147 de la Decisión 486 dispone que tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la

2 Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.7 marca pueda inducir al público a error, como quien solicitó primero el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. Precisamente, en ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar la marca al momento de interponerla.

21. Dentro del Proceso 46-IP-2007 3, este Tribunal ha determinado que el interés legítimo para presentar oposiciones conforme al artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina surge de la concurrencia de dos requisitos: a) Acreditar que el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; y, b) Acreditar que se ha solicitado primero el registro, en cualquiera de los Países Miembros del mismo signo.

22. Sobre la base de la legislación y jurisprudencia citada anteriormente, se advierte que el artículo 147 de la Decisión 486 amplía el interés legítimo para presentar oposiciones. En efecto, matiza el principio de territorialidad del Derecho de marcas, permitiendo presentar oposiciones en un País Miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o a partir de registros concedidos en los demás Países

Miembros.

III. La oposición andina en el supuesto del registro de un nombre

comercial:

23. En el presente caso, este Tribunal se pronunciará exclusivamente sobre la oposición andina en el supuesto del registro de nombre comercial, tal como ha sido solicitado por la Dirección de Signos Distintivos.

24. Sobre el nombre comercial cabe la posibilidad que se tome la decisión de usarlo en el mercado sin proceder a su registro ante la Oficina Nacional Competente. Del mismo modo, cabe la posibilidad que se tome la decisión de proceder a su registro. Éste es el supuesto contemplado

específicamente en el artículo 1934 de la Decisión 486.

25. Si se opta por la segunda alternativa, el nombre comercial tendrá los mismos derechos y limitaciones conferidos a una marca, en lo que corresponda y de conformidad con la naturaleza del nombre comercial.

3 Publicado en la Gaceta Oficial 1530 de 14 de agosto del 2007. 4 Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191.8 Ello se desprende del artículo 192 5 de la Decisión 486 que señala que será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155,

5 Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 1585 en cuanto corresponda.9 156, 157 y 1586 en lo que corresponda.

26. Los derechos de propiedad industrial son de naturaleza territorial, como se constata de la normativa interna de un buen número de países, en las que a su vez se prevén algunas excepciones a este principio, tal como sucede con la figura de la oposición andina. En igual sentido, los

6 CAPITULO III: De los Derechos y Limitaciones conferidos por la Marca

que a su vez se prevén algunas excepciones a este principio, tal como sucede con la figura de la oposición andina. En igual sentido, los

6 CAPITULO III: De los Derechos y Limitaciones conferidos por la Marca Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto

de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio. Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos;

siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro. A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas

personas.10 tratados multilaterales reconocen expresamente la naturaleza territorial de estos derechos; inclusive aquéllos por medio de los cuales se crean sistemas internacionales de registro. Por lo tanto , “La propiedad intelectual es territorial; en atención a ello, patentes, marcas y derechos de autor son protegidos país por país, en ocasiones a nivel regional, pero nunca a escala global”7.

27. El reconocimiento de la protección territorial también se expresa en el artículo 1598 de la Decisión 486. En efecto, el principio de territorialidad queda consagrado al prohibirse la comercialización de las mercancías o servicios identificados con una marca registrada en el territorio de un

País Miembro.

28. Desde el punto de vista temporal, la protección del nombre comercial registrado se confiere por diez años. En efecto, el artículo 196 de la Decisión 486 establece que: “En caso de registro del nombre comercial, éste tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su registro o depósito, renovables por períodos iguales”.

29. Del mismo modo cabe destacar el artículo 194 de la Decisión 486 que establece que no podrá registrarse como nombre comercial un signo cuando su uso sea susceptible de causar confusión: “(…) b) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre; c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el

7 Marco Matías Alemán, “El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial

frente a dos nuevas realidades: globalización e internet”, Revista de Derecho Comunicaciones y Nuevas Tecnologías, Universidad de los Andes, Revista 4, junio de 2010, pp. 1-21. 8 Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro , salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas (lo subrayado es nuestro).11

origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o, d) Cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior” (lo subrayado es nuestro).

30. El artículo 195 de la Decisión 486 señala que para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo 194. Del mismo modo, los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales.

31. De las normas citadas en los párrafos precedentes de la presente interpretación prejudicial se advierte que para el caso de una solicitud de registro de nombre comercial son aplicables las normas relativas a las marcas en lo que corresponda y de conformidad con la naturaleza del nombre comercial, especialmente, los derechos y las limitaciones conferidos a la marca. En consecuencia, se aplicará el principio de territorialidad al nombre comercial registrado.

32. Por lo tanto, se debe contemplar la figura de la oposición andina en los casos de una solicitud de registro de nombre comercial. En otras palabras, en el presente caso se desprende que el artículo 147 de la Decisión 486 también resulta aplicable para las solicitudes de registro de un nombre comercial, dado que su protección surte los mismos efectos que en el caso de las solicitudes de registro de una marca.

Adicionalmente cabe señalar que el legítimo interés para presentar oposición andina debe entenderse en el sentido que la vulneración de derechos de terceros adquiridos con anterioridad en cualquiera de los Países Miembros también podría ponerse de manifiesto mediante el registro de un nombre comercial.

33. En efecto, el objetivo y finalidad del artículo 147 de la Decisión 486

consiste en que no debe proceder el registro de un signo distintivo (sea marca o nombre comercial), si previamente un signo distintivo que sea idéntico o similar al suyo se encuentra registrado a favor de un tercero, ya que en esos casos su coexistencia inducirá a riesgo de confusión en el público consumidor a nivel de todo el territori