TJCA - Proceso 141-IP-2018

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MET E £jal TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 03 de junio de 2019

Proceso: 141-1P-2018

Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente de origen: — 386348-2009/DSD Expediente interno

Del Consultante: 11566-2014-0-1801-JR-CA-24

Referencia: Infracción de los derechos de propiedad industrial

Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS El Oficio No. 11566-2014-S-5"SECA-CSJLI-PJ del 12 de abril del 2018, recibido mediante correo electrónico el 18 del mismo mes y año, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 155 Literal €) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fín de resolver el Proceso Interno 11566-2014-0-1801-JR-CA-24; y, El Auto del 17 de agosto de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

Demandante: BAYER SCHERING PHARMA

AKTIENGESELLSCHAFT

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LAProceso 141-1P-2018

PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA

AKTIENGESELLSCHAFT

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LAProceso 141-1P-2018

PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA

REPUBLICA DEL PERU

GALIR IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES

LIQUE S.A.C.

ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son: La presunta infracción de los derechos de propiedad industrial de BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT por parte GALIR IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LIQUE S.A.C. por la supuesta fabricación, adulteración y el reenvase de los productos y empaques, así como la distribución y comercialización no autorizada de dichos productos con la denominación YASMIN. Si los productos objeto de la acción por infracción fueron comercializados e importados de manera lícita bajo el supuesto del agotamiento del derecho de marca. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 155 Literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina', el cual se interpretará por ser pertinente. De oficio este Tribunal interpretará los Artículos 158 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, por ser parte de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su litular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sín su consentimiento, los siguientes actos: () Cc) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o

“Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su litular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sín su consentimiento, los siguientes actos: () Cc) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; (...)" Decislón 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular dol registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o ombalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro. pecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal ja sobre ambas personas.”1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Proceso 141-1P-2018 controversia las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho de marca. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Las importaciones paralelas. El agotamiento del derecho marcario. Absolución de las preguntas formuladas por la Sala consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de

Absolución de las preguntas formuladas por la Sala consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a GALIR IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LIQUE S.A.C., por la supuesta fabricación, adulteración y el reenvase de los productos y empaques de BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, así como la distribución y comercialización no autorizada de dichos productos con la denominación YASMIN, resulta necesario analizar lo establecido en el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto. El Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (...) Cc) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; .y Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente el gutular: tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, alos cinco años contados desde que se

comercializar o detentar tales materiales; .y Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente el gutular: tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, alos cinco años contados desde que se Ordetió la infracción por última voz.”YA AS = a = Us) Proceso 141-1P-2018 señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y cuenta con las siguientes características: a) Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción: (i) — Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 1.5. Del Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones: = Que la marca del titular este “reproducida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.

aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones: = Que la marca del titular este “reproducida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. - Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. 1.6. El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros. 1.7. La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del 4 producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada. — A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas pt DE UN vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, | 4 Vel cnterpretación Prejudicial recaida en el Proceso 367-IP-2015 del 19 de mayo de 2016. > SECRETARIA <1.9. Proceso 141-1P-2018 así como la comercialización de estos materiales, constituirian una clara infracción al Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo artículo. La norma andina de referencia (el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión

comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo artículo. La norma andina de referencia (el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. 1.10. Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado. .Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales. 1.12. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber: (i) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca. (ii) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales.

(i) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca. (ii) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. (iii) — Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales. 1.13. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc. 1.14. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los entos y exactamente su misma disposición”. retación Prejudicial recaída en el Proceso 539-IP-2016 del 11 de mayo de 2017.Proceso 141-I1P-2018 1.15. En atención a lo expuesto, el Literal c) está dirigido al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final. 1.16.A su vez, al analizar el Literal c) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente: “Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados

lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente: “Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.” 1.17.La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente. 1.18. Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídicas, a saber: a) b) e) d) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa. Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo.

Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción.

Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo. infracción compleja: Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin.

de acción.

Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo. infracción compleja: Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin.

Al respecto, se sugiere revisar: BACA ONETO, Victor Sebastián. La Prescripción do las Infracciones su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General. En: Revista "Derecho & jedad", editada por la Asociación Civil Derecho & Sociedad conformada por estudiantes de la lad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, N 37, pp. 268 yProceso 141-1P-2018 1.19.Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme al Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. 1.20. Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente 1.21. desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja. En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018. En cambio, respecto del plazo de cinco años”, dicho plazo se empezará a

prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018. En cambio, respecto del plazo de cinco años”, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos: - Infracción instantánea: el plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único). - Infracción continuada: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción. - Infracción permanente: el plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo. - Infracción compleja: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción. 1.22. Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de acción del titular del derecho de propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva de infracción de su derecho de propiedad industrial. Es por ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial. La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado. 1.23. El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho. Él tiene dos 2 dj ones de infracción de un signo notoriamente conocido cuando dichas acciones se hubieren iniciado de mala fe.Proceso 141-1P-2018

conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho. Él tiene dos 2 dj ones de infracción de un signo notoriamente conocido cuando dichas acciones se hubieren iniciado de mala fe.Proceso 141-1P-2018 años para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta. En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción. 1.24. Asi las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción (extintiva) de la acción, lo que genera la improcedencia de la denuncia o demanda, así como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años. 1.25.En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó o se consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción. 1.26. El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo

o se consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción. 1.26. El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento. Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia o demanda. 1.27.En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 1.28. Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción.22. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 141-1P-2018 infringiendo ningún derecho de propiedad intelectual pues los productos que comercializaba con la marca YASMIN fueron importados y comercialiados licitamente, corresponde analizar dos figuras jurídicas: las

2.6. Proceso 141-1P-2018 infringiendo ningún derecho de propiedad intelectual pues los productos que comercializaba con la marca YASMIN fueron importados y comercialiados licitamente, corresponde analizar dos figuras jurídicas: las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho marcario. Las importaciones paralelas La importación paralela es aquella que efectúa legalmente un importador distinto al representante o distribuidor autorizado, es decir, aquella que se efectúa con un producto de marca legítima, pero fuera de la cadena comercial oficial.? La importación paralela se perfecciona cuando productos que han sido importados y comercializados dentro de un país por el titular de la marca o con su consentimiento, posteriormente son importados y comercializados en el mismo país por un tercero sin el consentimiento del titular de la marca. Al respecto Tomas de las Heras Lorenzo” ha manifestado que: “Las importaciones paralelas de los productos comercializados con la marca por el titular de la misma o con su consentimiento en un tercer Estado serán libres y los productos importados serán de libre y lícito comercio por los terceros, sin que el titular pueda prohibirlas sobre la base de su derecho de marcas”. No existen razones para prohibir las importaciones de productos auténticos, originalmente marcados por su titular, cuando esta importación es realizada por el titular o con su consentimiento; pero para el caso de que estas importaciones se realicen sin el consentimiento de su titular o consistan en importaciones de imitaciones de la marca original, no podría considerarse que los derechos del titular original quedan agotados pues se estarían infringiendo sus derechos de propiedad intelectual. Para que opere la figura de una importación paralela se deben reunir los siguientes requisitos:

que los derechos del titular original quedan agotados pues se estarían infringiendo sus derechos de propiedad intelectual. Para que opere la figura de una importación paralela se deben reunir los siguientes requisitos: a) Importación efectuada por un importador distinto al representante o distribuidor autorizado. b) Queel producto que se importe sea original. c) Si bien es un producto original está fuera de la cadena comercial oficial. d) Queel producto que se importe se lo haya adquirido licitamente en el mercado de otro país. e) Que el producto haya sido vendido por el propio titular del derecho, por otra persona con consentimiento del titular del derecho o por una persona económicamente vinculada con el titular del derecho. r Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 24-1P-2005 del 25 de mayo de 2005. NN 927. 2.8. 2.9. 2.10. Proceso 141-IP-2018 A efectos de definir qué se entiende por persona vinculada, el segundo párrafo del Artículo 158 de la Decisión 486 dispone que: “Artículo 158.- ] A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas.” Tal como lo manifiesta la norma antes citada, dos personas están vinculadas económicamente si una ejerce directa o indirectamente influencia concluyente sobre la otra en relación con la explotación de los derechos de la marca o en su defecto un tercero también puede influir sobre las dos.

vinculadas económicamente si una ejerce directa o indirectamente influencia concluyente sobre la otra en relación con la explotación de los derechos de la marca o en su defecto un tercero también puede influir sobre las dos. Queda claro, a partir de lo expuesto que el titular de una marca no puede impedir la importación de un producto que sea original y que haya sido adquirido ya sea al titular de la marca o un licenciatario vinculado a este. Si el titular de una marca no puede impedir una importación paralela, tampoco lo puede impedir el licenciatario de la marca. Es más, en cualquier escenario, el que una empresa sea titular de un contrato de distribución exclusiva de productos de una marca determinada en el territorio de un País Miembro, o una licencia de uso exclusiva de una marca para un determinado país, no le confiere la facultad para impedir u oponerse a una importación paralela de productos originales identificados con dicha marca. El agotamiento del derecho .El agotamiento del derecho es el límite establecido a los derechos conferidos al titular de una marca que le impide oponerse a la sucesiva comercialización de sus productos o a obtener rédito económico por estas una vez realizada la primera venta. Los derechos del titular sobre su marca se agotan legalmente a partir de su primera venta, después de la cual la mercancia tiene libre circulación en un mercado integrado. Esto significa que el titular pierde todos sus derechos sobre el bien vendido mientras no sea alterada la marca, su distintividad o la calidad del bien'. 2.12. El inciso primero del Artículo 158 de la Decisión 486 enuncia que: “Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por

2.12. El inciso primero del Artículo 158 de la Decisión 486 enuncia que: “Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto 10Proceso 141-1P-2018 directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro. ()" 2.13.La norma antes citada dispone que el titular de una marca, una vez que su producto se ha introducido en cualquier país, ya sea por el propio titular, por un tercero con consentimiento del titular, o por una persona vinculada económicamente con él, siempre y cuando el producto o su envase no hubieren sufrido modificación, alteración o deterioro, no podrá impedir que terceros realicen actos de comercio, respecto de los productos que, si bien cuentan con una marca, han sido licitamente comercializados. 2.14. Cuando la mercancía del producto original ya se nacionalizó; es decir, está en circulación en el mercado interno de determinado País Miembro, y allí sufre modificaciones, alteraciones o deterioro, esto no afecta la importación paralela. 2.15. El agotamiento del derecho de una marca busca impedir que el titular de la marca controle los precios futuros del producto, así como las formas de comercialización, ya que lo que se busca es una libre circulación de mercancías y que se respete el derecho a la competencia en cuanto se refiere a los derechos de propiedad industrial.

marca controle los precios futuros del producto, así como las formas de comercialización, ya que lo que se busca es una libre circulación de mercancías y que se respete el derecho a la competencia en cuanto se refiere a los derechos de propiedad industrial. 2.16. Por lo tanto, los requisitos para que se pueda configurar el agotamiento del derecho de marca son: a) — Introducción en el comercio de un producto protegido por un registro de marca. b) Queel producto se haya introducido en el comercio en cualquier país porel titular del registro, una persona con su consentimiento o por una persona económicamente vinculada con él. c) Quelos productos y sus envases o embalajes no hayan sufrido ningún tipo de modificación, alteración o deterioro. 2.17.Una vez que el titular de una marca introdujo su producto en cualquier país, no puede bajo la figura del ius prohibendi, impedir que terceros lo comercialicen, ya que al ser original y no haber sufrido manipulación o alteración, no existe ningún tipo de infracción. 2.18.De esta manera, se deberá determinar si se ha producido una importación paralela y si se ha configurado el agotamiento del derecho, de conformidad con los parámetros y requisitos establecidos en la presente interpretación prejudicial; de no ser el caso, se estaría frente a una evidente infracción al derecho de exclusividad de la marca. Conclusión sobre las importaciones paralelas y el agotamiento del 11Proceso 141-1P-2018 Artículo 158 de la Decisión 486, optó por la posición que se muestra a favor de las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho de marca. La razón de ello de