TJCA - Proceso 142-IP-2014

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 142-IP-2014

Interpretación prejudicial a solicitud de parte del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de oficio de los artículos 89 y 91 de la misma normativa. Órgano nacional consultante: Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del

Ecuador. Demandante: SANOFI-SYNTHELABO.

Demandado: Presidente del Instituto Ecuatoriano de

Propiedad Intelectual (IEPI), Director Nacional de Propiedad Industrial, Procurador General del Estado de la República del Ecuador. Marca: “ZATROL” (denominativa). Expediente Interno: 17811-201315249.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los diez (10) días del mes de abril del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 3255-S-TDCA-No.1 de 3 de septiembre de 2014, recibido por este Tribunal el 25 de septiembre de 2014, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1, República del Ecuador, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 17811-2013-15249. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 3 de diciembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.

Partes: Demandante: SANOFI-SYNTHELABO.

Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE

PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI.

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PROPIEDAD

A. ANTECEDENTES.

Partes: Demandante: SANOFI-SYNTHELABO.

Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE

PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI.

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PROPIEDAD

INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES

VEGETALES DEL IEPI.

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, REPÚBLICA

DE ECUADOR.

Tercero Interesado: LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.2

Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los

siguientes:

1. El 29 de octubre de 2000, la sociedad LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A., solicitó el registro de la marca ZATROL (denominativa) para distinguir todos los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente productos farmacéuticos.

2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Intelectual 429, el 9 de enero de 2001, la empresa SANOFI-SYNTHELABO, formuló oposición, soportando su legítimo interés en ser competidora directa de la empresa solicitante, argumentando que el signo solicitado es confundible con su marca registrada XATRAL (denominativa).

3. El 21 de febrero de 2001, LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A., contestó la oposición, sosteniendo la distintividad de su signo ZATROL (denominativo).

4. Mediante Resolución 979530 de 19 de septiembre de 2001, el Director Nacional

de Propiedad Industrial aceptó la oposición, confirmó la falta de distintividad del signo ZATROL (denominativo) y la semejanza con la marca registrada XATRAL y (denominativa) como consecuencia de ello rechazó la solicitud presentada por

LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.

5. El 31 de octubre de 2001, la empresa LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A., interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución antes citada.

6. Con Resolución s/n de 13 de agosto de 2003, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, aceptó el recurso de apelación y señaló que pese a la similitud entre los signos denominativos ZATROL y XATRAL, dada la especialidad de los productos que protegerá el primero, el mismo resulta registrable; en tal sentido determinó la existencia de error de hecho y de derecho en la Resolución 979530 de 19 de septiembre de 2001 que denegó el registro de la marca solicitada por LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.

7. El 18 y 19 de agosto de 2003, SANOFISYNTHELABO solicitó al Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, la rectificación y aclaración de la Resolución s/n de 13 de agosto de 2003 con la finalidad de que se motive la declaración de nulidad de oficio de la Resolución 979530, así como la decisión de conceder el registro del signo ZATROL (denominativo).

8. Mediante Resolución s/n de fecha 16 de febrero de 2004, el Comité de Propiedad

Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales rechazó la solicitud de rectificación y aclaración de SANOFI-SYNTHELABO.

9. El 25 de junio de 2004, SANOFI-SYNTHELABO, presenta ante el Tribunal Distrital

No. 1 de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa en contra de las Resoluciones s/n de fechas 13 de agosto de 2003 y 16 de febrero de 2004, expedidas por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales.3

10. El 21 de marzo de 2006, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –IEPI-, da contestación a la demanda contenciosa administrativa.

11. El 24 de marzo de 2006, la Presidenta del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI se abstiene de contestar la demanda incoada, alegando parentesco dentro del cuarto grado de consanguineidad con la representante legal del estudio jurídico que representa a la empresa SANOFISYNTHELABO.

12. El 27 de marzo de 2006, el Delegado del Procurador General del Estado contesta la demanda contenciosa administrativa presentada.

13. Mediante escrito de 21 de noviembre de 2006, LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A., contesta el recurso presentado por SANOFI-SYNTHELABO.

14. El 18 de julio de 2011 y el 31 de marzo de 2014, la sociedad SANOFISYNTHELABO solicita la suspensión del trámite del proceso a fin que se solicite la

Interpretación Prejudicial de la normativa pertinente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

15. Mediante providencia de 18 de agosto de 2014 el Tribunal Distrital de lo

Contencioso Administrativo No. 1 de Quito de la República de Ecuador decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de los artículos 135, 136, 224 y 228 de la Decisión 486. a. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa.

16. La sociedad SANOFI-SYNTHELABO en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Mantiene que el recurso de apelación interpuesto por LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A. fue calificado ilegítimamente por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, vulnerando con ello lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual. - Aduce que la apelante no señaló en su recurso que existió vicio alguno en la Resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial, lo cual significa que reconoce la validez de dicho acto, sin embargo, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales lo revocó sobre la base de un error de hecho y derecho que no se alegó en la impugnación. - Afirma que el Comité no podía sostener que la marca registrada XATRAL

(denominativa) solamente identificaba “tratamiento de las manifestaciones funcionales de la hiperplasia benigna de próstata”, pues la protección se

extiende en general a todos los productos farmacéuticos tal como consta en el registro. Además, aun cuando la marca ZATROL (denominativa) se haya limitado a proteger “bloqueador selectivo de la bomba de protones en úlceras y esofagitis”, el mismo pertenece al género de los productos farmacéuticos, lo cual significa que ambos signos distinguen productos de la misma naturaleza. - Enuncia que existe similitud ortográfica y fonética entre las marcas denominativas XATRAL y ZATROL, lo que podría causar confusión entre los consumidores, quienes pensarán que se trata de la misma marca o que la4 segunda deriva de la primera y que los productos que ambas identifican poseen un mismo origen empresarial y una misma calidad. - Que el Comité limitó la protección de la marca solicitada sin que ello haya sido solicitado por LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa

(IEPI).

17. El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI– de la República de Ecuador , en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda planteada. - Afirma la legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley de la materia. - Aduce falta de legitimidad de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora. - Impugnación de la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente. - Ratificó el contenido del acto administrativo contenido en las resoluciones del

Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales dentro del

• Impugnación de la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente. - Ratificó el contenido del acto administrativo contenido en las resoluciones del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales dentro del trámite 02-344-R.A., por estar ajustadas a derecho y provenir de autoridad competente.

c. Argumentos de la contestación por parte de la Presidenta del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI.

18. La Presidenta del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI , se apersonó al proceso y manifestó encontrarse legalmente impedida de contestar la demanda debido a que mantiene una relación de parentesco dentro del cuarto grado de consanguineidad con la representante legal del Estudio Jurídico que patrocina a SANOFI-SYNTHELABO.

d. Argumentos de la contestación del Procurador General del Estado

19. El Delegado del Procurador General del Estado se apersonó al proceso y señaló la casilla judicial en la que recibirá las notificaciones.

e. Argumentos de la contestación por parte del tercero interesado.

20. La compañía LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A., contestó a la demanda en los siguientes términos: - Que como órgano jerárquicamente superior, el Comité consideró que era su obligación recibir, tramitar y resolver la apelación presentada por la solicitante,5 por cuanto la calificación previa no constituye una solemnidad sustancial ni es causal de nulidad. - Que la limitación de productos protegidos por la marca ZATROL (denominativa)

efectuada por los miembros del Comité, no significa que se hayan extralimitado en su competencia, sino que se debió a la valoración de las pruebas que efectuaron, en la que llegaron a determinar la real protección de los productos farmacéuticos amparados con la referida marca. - Que la propuesta de limitar los productos protegidos por la marca ZATROL (denominativa) no fue dirigida a la opositora, sino a la autoridad competente con el objeto de demostrar que la solicitante no pretendía proteger con dicha marca todos los productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza como inicialmente se solicitó. - Que los productos que distinguen las marcas en conflicto van dirigidos a tratamientos específicos y diferentes, por lo que siempre serán administrados bajo receta médica, siendo así, el público consumidor no podrá asociarlos o confundirlos. - Existen diferencias gráficas, fonéticas y visuales entre las marcas denominativas ZATROL y XATRAL. Además, para el análisis de marcas resulta necesario tener una visión global de los signos, por lo cual las marcas deben analizarse en conjunto y no por separado descomponiendo sus sílabas.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

21. La Corte Consultante solicita 1 la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 y los artículos 135 literal a) y 136 literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se estima que no

resulta procedente la interpretación de los artículos de la Decisión 486, en vista de que la solicitud de registro del signo ZATROL (denominativo) fue presentada bajo la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Tampoco procede la interpretación de los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 por no ser pertinente. Fundamentado en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal procede la interpretación del artículo 83 literal a) y de oficio2, los artículos 89 y 91 de la Decisión 344.

1 Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (…) 2 Artículo 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la

presente Decisión. En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados. (…) Artículo 91.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, en un plazo de treinta días hábiles siguientes a su notificación, subsane las irregularidades. Este plazo será prorrogable por una sola vez, por treinta días hábiles adicionales, sin que la solicitud pierda su prioridad. Si dentro del término señalado, no se han subsanado las irregularidades, la solicitud será rechazada.6

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

22. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente

interpretación prejudicial son los siguientes:

A. La Irregistabilidad de signos por similitud. Reglas del cotejo de marcas.

B. Comparación entre signos denominativos.

C. Las marcas farmacéuticas.

D. Facultades de la oficina nacional competente.

A. LA IRREGISTABILIDAD DE SIGNOS POR SIMILITUD. REGLAS DEL COTEJO

DE MARCAS.

23. Tomando en cuenta que la compañía SANOFI-SYNTHELABO enuncia que la marca ZATROL (denominativa) y la marca XATRAL (denominativa) poseen similitudes ortográficas y fonéticas y están destinadas a distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, es pertinente analizar el tema relacionado con la confusión y el riesgo de asociación.

La identidad y la semejanza

24. Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”3.

25. Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

26. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en

produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las

3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.7 partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”4.

27. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

28. Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias

de la situación de semejanza:

29. Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”5.

30. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

31. Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

32. Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

Riesgo de confusión: directa e indirecta. Riesgo de asociación.

33. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es

necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

34. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que

4 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5 OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2010. Pág. 171.8 dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”).

35. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los

21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”).

35. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”6.

36. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

37. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

38. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre

los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

39. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”7.

6 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca:

“DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.9

Reglas para realizar el cotejo de marcas.

40. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

41. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”8.

42. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que

el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.

8 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pg. 351 y ss.10

43. Deberá el Juez consultante sobre la base de las antes citadas reglas, comparar los signos ZATROL (denominativo) y XATRAL (denominativo) y analizar si crean posible riesgo de confusión entre los consumidores.

B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS.

44. En el proceso interno los signos en conflicto son ZATROL (denominativo) y XATRAL (denominativo), en razón de lo cual es pertinente analizar este aspecto.

45. Se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013: “Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar”.

46. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: “LOREX”.

“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”. “(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”. “(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”9.

47. En este orden de ideas, el Juez consultante, aplicando los criterios anteriores, debe establecer el posible riesgo de confusión que pudiera existir entr