TJCA - Proceso 145-IP-2011

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 145-IP-2011

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 154, 155, 238, 258, 259 literal a), y 267 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº CASACIÓN 003982-2010. Actor:

Sociedad MARCO POLO SPORT S.A. Caso: COMPETENCIA

DESELAL RELACIONADA CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS. Balón total 90 aerow. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en Quito, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS: El auto emitido por el Tribunal el 30 de noviembre de 2011, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: MARCO POLO SPORT S.A.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,

INDECOPI.

Tercera Interesada: NIKE INTERNATIONAL LTD.

III. DATOS RELEVANTES.

A. HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:- 21. La sociedad NIKE INTERNATIONAL LTD, el 6 de octubre de 2004 presentó denuncia por infracción de derechos de propiedad intelectual contra las

sociedades CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A., MARCO POLO SPORTS S.A. e IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. Argumenta que en el mercado estas empresas comercializan un balón que reproducen de manera casi idéntica a su marca figurativa constituida por el diseño de dicho balón, registrada en Perú bajo el certificado No. 93715, para amparar productos de la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza. El procedimiento se tramitó mediante expediente No. 221813-2004.

2. En el INDECOPI se encontraba tramitándose el expediente No. 224382-2004, en relación con actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión y actos de explotación de la reputación ajena. El actor es el mismo, los denunciados también y se basa en el hecho de la comercialización del balón mencionado.

3. La sociedad NIKE INTERNATIONAL LTD, solicitó que se acumulen los dos

expedientes mencionados. El I NDECOPI acumuló el expediente 224382-2004 al 221813-2004.

4. La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución No. 92712006/OSD-INDECOPI de 22 de junio de 2006, declaró fundada la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, y la acción por competencia desleal en las modalidades de actos de confusión y actos de explotación de la reputación ajena; prohibió las prácticas y sancionó a las empresas involucradas.

5. Las sociedades INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A. , HIRAOKA S.A.C. , y MARCO POLO SPORTS S.A. , presentaron recursos de apelación contra el anterior acto administrativo.

6. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante la Resolución No. 1219-2007/TPI-INDECOPI, de 25 de junio de 2007, resolvió los recursos de apelación confirmando el acto impugnado.

7. La sociedad MARCO POLO SPORT S.A. , presentó demanda contenciosa administrativa de impugnación de resolución administrativa.

8. La Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución No. 10 de 25 de noviembre de 2008, resolvió declarar infundada la demanda.

9. La sociedad MARCO POLO SPORT S.A., presentó recurso de apelación contra la providencia mencionada anteriormente.

10.La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia de 9 de junio de 2010, resolvió el recurso de apelación revocando la sentencia apelada, declarando en consecuencia fundada la demanda y nula la Resolución impugnada. 11.La sociedad NIKE INTERNATIONAL LTD. y el INDECOPI, presentaron recurso de casación contra la sentencia mencionada anteriormente.- 312.La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante auto calificatorio de recurso de 27 de junio de 2011, dispone solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

1. Sostiene, que la resolución del INDECOPI no fue motivada.

2. Manifiesta, que no se ha demostrado que en el sector pertinente el público consumidor asocie los productos MI BALON con la marca NIKE, generando con ello error en cuanto al origen empresarial.

3. Agrega, que no existió aprovechamiento de la reputación ajena. Indica que todos los balones comercializados tienen inscrita de manera distintiva la marca MI BALON. Esta marca está dirigida a sectores de estrato popular, a diferencia de la marca NIKE, que se encuentra dirigida a sectores de estratos altos.

4. Argumenta, que la marca NIKE es un signo figurativo que carece de aptitud

distintiva, ya que es usual en el mercado la utilización de este tipo de franjas y líneas. En un signo no registrable, de conformidad con la normativa andina.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. Por parte del INDECOPI.  Sostiene, que la sociedad NIKE INTERNATIONAL LTD., tiene registrada a su nombre la marca constituida de dos esferas, donde la primera contiene tres líneas concéntricas y la segunda siete líneas verticales de distinto grosor.

Registrada bajo el certificado No. 93715 para amparar productos de la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza.  Argumenta, que es impertinente que la demandante cuestione la validez del certificado de registro anteriormente mencionado. Señalando que dicho criterio es dable para adelantar otra clase de acción.  Considera, que es absolutamente válido proteger el derecho de exclusiva sobre la marca figurativa antes mencionada.  Agrega, que lo que está en discusión es, si la sociedad demandante sin la debida autorización, usó comercialmente un signo confundible con la marca registrada por NIKE INTERNATIONAL LTD . No se está discutiendo sobre la validez del acto administrativo que concedió el registro sobre dicha marca.  Manifiesta, que el Tribunal del INDECOPI después de determinar la comercialización del producto en el mercado, realizó un análisis comparativo de los signos en conflicto, llegando a la conclusión de que eran confundibles.  Aduce, que el Tribunal del INDECOPI determinó que la sociedad demandante fabricó y/o comercializó los balones referidos, conociendo la existencia del4balón de NIKE INTERNATIONAL LTD. , pretendiendo con esto aprovechar el prestigio que el balón estaba ganando en el medio nacional.

2. Por parte de la sociedad NIKE INTERNATIONAL LTD.  Argumenta, que la gran campaña publicitaria y el esfuerzo empresarial y económico de NIKE INTERNATIONAL LTD , ha logrado que el consumidor identifique plenamente el diseño del balón de fútbol TOTAL 90 AEROW. Esto desató el interés de adquirir el balón durante el desarrollo de la Copa América Perú 2003, y durante los meses posteriores al evento.  Sostiene, que la sociedad NIKE INTERNATIONAL LTD., obtuvo el registro de la marca figurativa plasmada en el balón mediante el certificado No. 93715, para amparar productos de clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza.  Arguye, que la empresa demandante al comercializar balones de fútbol donde se reproduce la marca figurativa mencionada, ha violado los derechos de propiedad industrial de la empresa NIKE INTERNATIONAL LTD.  Agrega, que la empresa demandante incurrió en actos de competencia desleal consistentes en las modalidades de actos de confusión y actos de explotación de la reputación ajena. Es evidente que la demandante tuvo la intención de imitar deslealmente la marca figurativa.  Indica, que la autoridad competente le concedió la marca figurativa mencionada porque consideró que se trataba de un signo distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. Por lo tanto debe ser protegido así como se protegen a todas las marcas.  Sostiene, que la demandante tenía la intención de confundir, ya que copió los

colores y la disposición de los elementos gráficos de nuestros balones de fútbol, aprovechándose de la intensa inversión y campaña publicitaria realizada a nivel mundial.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

El juez consultante solicita la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal no interpretará la norma solicitada, ya que no es pertinente para resolver el caso bajo estudio. En el presente caso no se está determinando la nulidad de un acto administrativo de concesión marcaria por confusión. El presente proceso versa sobre infracción de derechos marcarios y sobre competencia desleal relacionada con la propiedad industrial.- 5El Tribunal, de oficio, interpretará las siguientes normas: 154, 155 literal d), 238, 258, 259 literal a) y 267 de la Decisión 486 de la Comisión Comunidad Andina. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

DECISIÓN 486

(…) Artículo 154 “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. Artículo 155 “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

(…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”; (…) Artículo 238 “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”. (…) Artículo 258 “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.”- 6Artículo 259 “Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; (…) Artículo 267

“Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título”. (…)”

VI. CONSIDERACIONES: Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se

analizarán los siguientes aspectos:

A. Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. Distinción con la acción de competencia desleal.

B. Confundibilidad marcaria en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial. Reglas de comparación de signos distintivos. Comparación entre signos figurativos.

C. Elementos figurativos de uso común y su incidencia en el análisis comparativo de los signos distintivos.

D. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de competencia desleal por confusión. Actos de competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena.

E. Procedencia de la cancelación por no uso como medio de defensa en el procedimiento de infracción de Derechos de Propiedad Industrial, en el marco de la Decisión 486.

A. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. EL USO NO CONSENTIDO

COMO BASE DE UNA ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE DERECHOS. DISTINCIÓN

CON LA ACCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL.

En el procedimiento administrativo interno se acumularon dos expedientes; uno en relación con una denuncia por infracción de derechos de propiedad intelectual, y el otro en

relación con una denuncia de competencia desleal vinculada con la propiedad industrial. Por tal motivo, se desarrollará el tema especificado en el título del presente acápite.- 7Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. El artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio “registral” en el campo del derecho marcario. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro marcario, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:  Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.  Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar

introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…). La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 299, del 17 de octubre del mismo año, caso

BELMONT).

El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos marcarios, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que

cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar8en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada. El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se de la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una

relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008). El Juez Consultante, para determinar la confusión o asociación de los signos en conflicto, deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, tendiendo en cuenta la naturaleza de los mismos, de conformidad con los parámetros que se establecerán en el siguiente acápite. La acción de infracción de derechos. Sus características. Diferencias con la acción de competencia desleal. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:

1. Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos:

a. El titular del derecho protegido . El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo 2 del artículo 238).- 92. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los

derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso N° 116-IP-2004. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005.

3. Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares. Las cuales tienen como objeto lo siguiente:  Impedir la comisión de la infracción.  Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar.  Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial.  Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial.  Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.

El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar

las mencionadas medidas. (Artículo 247) También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artículo 246).

4. Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486. Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción.- 105. Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.

6. Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y prejuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que

debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e). Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias

que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas. En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número11y clase de las licencias concedidas”. (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1588, de 20 de febrero de 2008; Caso: “Infracción de derechos marcarios por utilización de un signo similar”).

7. Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. (artículo 244 de

la Decisión 486). De lo anterior, se desprende lo siguiente:  Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción.  El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término. La acción de infracción de derechos y la acción de competencia desleal, si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados. Mientras la primera persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro de una marca, la segunda persigue la represión de los actos de competencia desleal. Es decir, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos marcarios, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal.

B. CONFUNDIBILIDAD MARCARIA EN LOS TEMAS DE INFRACCIÓN DE

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL . REGLAS DE COMPARACIÓN DE

SIGNOS DISTINTIVOS. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS FIGURATIVOS.

Tal y como se advirtió en el literal A de la presente Interpretación prejudicial, para establecer la causal de infracción marcaria contenida en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486, la corte consultante deberá determinar la existencia del riesgo de

confusión o de asociación que pudiere generar la utilización no consentida de la marca figurativa constituida por el diseño de un balón, que se encuentra registrada a nombre de la sociedad NIKE INTERNATIONAL LTD. Para lo anterior, la corte consultante deberá hacer un análisis de confundibilidad entre los signos figurativos en conflicto, es decir, el registrado como marca y el utilizado en el mercado, de conformidad con los siguientes parámetros:  La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.  En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino lo hace en diferentes momentos.- 12 -  Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.  Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, ya que un elemento importante para el examinador es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales. Podemos destacar las siguientes: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Asimismo, la Sala Consultante deberá aplicar los siguientes criterios para efectuar la comparación entre signos figurativos: Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber:

1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario.

2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

El cotejo de dos signos figurativos debe atender a la distinción de los elementos mencionados, ya que la confusión bien puede darse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido alguno