TJCA - Proceso 15-IP-2020

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 6 de mayo de 2022

Proceso: Asunto:

Consultante: Expediente de origen: Expediente interno

del Consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretación: 15-1P-2020 Interpretacion Prejudicial Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia 18-096305 11001319900120189630501 Infracción a los derechos de propiedad industrial por el presunto uso indebido de las marcas KFC (mixtas), KFC (denominativas), KENTUCKY (denominativas), KENTUCKY FRIED CHICKEN (denominativas),

CORONEL SANDER RECIPE

(denominativas), CORONEL SANDERS (denominativas), CORONEL (denominativas) y FIGURATIVA por parte de Alimentos y productos del Caribe S.A.S. Artículos 154, 155, 238 y 243 de la Decisión 486

1. Derecho al uso exclusivo de un signo distintivo. El uso sin consentimiento como base de una acción de infracción de derechos

2. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio.

3. Los contratos de licencia de uso de marcas. El contrato de licencia exclusiva de marca

4. Delos criterios a tomarse en cuenta en elProceso 15-1P-2020 cálculo de la indemnización por daños y perjuicios

Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano

VISTO:

de marca

4. Delos criterios a tomarse en cuenta en elProceso 15-1P-2020 cálculo de la indemnización por daños y perjuicios

Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTO: El Oficio N C-0028 de 30 de enero del 2020, recibido vía correo electrónico el 3 de febrero del mismo año, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 154, 155, 234 y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N 11001319900120189630501, y; El Auto de 5 de julio de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la

presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES Partes en el proceso interno

Demandante: Kentucky Fried Chicken Internarional Holdings,

Llc. (antes Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc.) Demandada: Alimentos y productos del Caribe S.A.S. —APROCAR S.A.S.— ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes:

1. La presunta infracción por parte de Alimentos y Productos del Caribe S.A.S. —APROCAR S.A.S.— sobre los derechos de propiedad industrial de Kentucky Fried Chicken Internarional Holdings, Lic. mediante el uso de las marcas KFC (mixtas), KFC (denominativas),

KENTUCKY (denominativas), KENTUCKY FRIED CHICKEN (denominativas), CORONEL SANDER RECIPE (denominativas),

mediante el uso de las marcas KFC (mixtas), KFC (denominativas), KENTUCKY (denominativas), KENTUCKY FRIED CHICKEN (denominativas), CORONEL SANDER RECIPE (denominativas), CORONEL SANDERS (denominativas), CORONEL (denominativas) y

FIGURATIVA.

Si procede el uso de las marcas KFC (mixtas), KFC (denominativas), KENTUCKY (denominativas), KENTUCKY FRIED CHICKEN (denominativas), CORONEL SANDER RECIPE (denominativas), CORONEL SANDERS (denominativas), CORONEL (denominativas) y 2Proceso 15-1P-2020 FIGURATIVA por parte de Alimentos y Productos del Caribe S.A.S. — APROCAR S.A.S.— debido a que Kentucky Fried Chicken Internarional Holdings, Llc. le autorizó su uso en virtud de los dos contratos de franquicia que suscribieron y si dichos contratos culminaron o no unilateralmente.

3. Si Alimentos y Productos del Caribe S.A.S. —APROCAR S.A.S.—, debe indemnizar a Kentucky Fried Chicken Internarional Holdings, Llc., por haber utilizado las marcas de su titularidad.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 154, 155, 234 y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina los cuales se interpretarán todos excepto el Artículo 234 de la citada Decisión! ya que ya que dicho artículo no fue alegado por ninguna de las partes y no es materia controvertida. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - «Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma

ninguna de las partes y no es materia controvertida. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - «Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.» «Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor

cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun parafines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.» b' c d e «Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Sila legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.»1.1. Proceso 15-1P-2020 De oficio se analizarán los Artículos 162 y 243 de la Decisión 486? de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser materia de controversia la licencia de uso de una marca y la indemnización por daños y perjuicios. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derecho al uso exclusivo de un signo distintivo. El uso sin consentimiento como base de una acción de infracción de derechos.

licencia de uso de una marca y la indemnización por daños y perjuicios. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derecho al uso exclusivo de un signo distintivo. El uso sin consentimiento como base de una acción de infracción de derechos. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio. Los contratos de licencia de uso de marcas. El contrato de licencia exclusiva de marca. De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derecho al uso exclusivo de un signo distintivo. El uso sin consentimiento como base de una acción de infracción de derechos Kentucky Fried Chicken International Holdings, Llc. interpuso una demanda por infracción de derechos de propiedad industrial en contra de Alimentos y Productos del Caribe S.A.S. —APROCAR S.A.S.— sobre la base de sus marcas registradas KFC (mixtas), KFC (denominativas), KENTUCKY (denominativas), KENTUCKY FRIED CHICKEN (denominativas),

CORONEL SANDER RECIPE (denominativas), CORONEL SANDERS

(denominativas), CORONEL (denominativas) y FIGURATIVA, por lo que Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - «Artículo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

más terceros para la explotación de la marca respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.» «Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habria pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.»1.2. 1.3. 2.1. Proceso 15-1P-2020 se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.» La disposición citada establece el principio «registral» en el campo del derecho de marcas, bajo el cual se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, el cual determina que el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En efecto, una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. Así, el titular de la marca tiene dos

del acto de registro. En efecto, una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. Así, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:? a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por tanto, de ejercer actos de disposición sobre ella, tales como usarla, licenciarla o cederla. b) Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado: (i) En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible con la suya. (ii) — En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen determinados actos con relación a su marca. De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de un signo distintivo puede impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar al suyo en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio. En el proceso interno, Kentucky Fried Chicken Internarional Holdings, Lic. alegó la infracción de sus derechos de propiedad industrial por parte de Alimentos y Productos del Caribe S.A.S. —APROCAR S.A.S.—, por el presunto uso no autorizado de las marcas registradas KFC (mixtas), KFC

alegó la infracción de sus derechos de propiedad industrial por parte de Alimentos y Productos del Caribe S.A.S. —APROCAR S.A.S.—, por el presunto uso no autorizado de las marcas registradas KFC (mixtas), KFC (denominativas), KENTUCKY (denominativas), KENTUCKY FRIED CHICKEN (denominativas), CORONEL SANDER RECIPE (denominativas), CORONEL SANDERS (denominativas), CORONEL (denominativas) y FIGURATIVA, por lo cual resulta pertinente el desarrollo del presente tema. Ver Interpretación Prejudicial N 346-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2725 de 22 de abril del 2016, p.6.Proceso 15-1P-2020 2.2. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el 2.3. efecto“. El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece lo siguiente: «Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o

sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.»

notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.» 2.4. Tomando en cuenta las conductas atribuidas a la demandada por parte de la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso. Ver Interpretación Prejudicial N 263-IP-2015 de fecha 25 febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 2718 del 20 de abril de 2016.Proceso 15-1P-2020 2.5. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Artículos 238 al 244), y cuenta con las siguientes características”: a) Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) — El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es

b) Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 2.6. El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto |: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto ll: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado. - Supuesto III: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. Ver Interpretación Prejudicial N 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 2745 del 8 de junio de 2016. 5 Ver la Interpretación Prejudicial N 359-1P-2017 de fecha 15 de marzo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3266 del 2 de abril de 2018.2.7. 2.8. Proceso 15-1P-2020

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3266 del 2 de abril de 2018.2.7. 2.8. Proceso 15-1P-2020 a q a . Resumen del Sujeto activo Sujeto pasivo supuesto El titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para marca que |o signo idéntico o | productos aplicada o Si distingue semejante directamente | colocada con una upuesto | ; e productos. sobre productos. marca o signo idéntico o semejante sobre productos. El titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para marca que | o signo idéntico o | servicios aplicada o distingue semejante sobre | colocada con una servicios. productos vinculados a | marcao signo idéntico o Supuesto II los servicios que | semejante sobre distingue la marca | productos vinculados a protegida. los servicios que distingue la marca protegida. El titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para marca que | o signo idéntico o | productos o servicios distingue semejante sobre | aplicada o colocada con productos o | envases, envolturas, | una marca o signo Supuesto III | servicios. embalajes o | idéntico o semejante acondicionamientos de | sobre envases, productos. envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos. Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización”. Así, acondicionamiento es un término

cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización”. Así, acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor como, por ejemplo, a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta. El acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento. Aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que esta suele consumarse con el uso indebido de la marca en el comercio, por lo que la norma lo que pretende REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la Lengua Española. Definición de acondicionar: «1. tr. Dar cierta condición o calidad. 2. tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas. 3. tr. climatizar. 4. tr. Méx. y Ven. Entrenar a un deportista. 5. tr. Ven. Adiestrar a un animal. 6. prnl. Adquirir cierta condición o calidad.» — Disponible en: — hitp://dle.rae.es/?id=0Y 0i8Fo

5. tr. Ven. Adiestrar a un animal. 6. prnl. Adquirir cierta condición o calidad.» — Disponible en: — hitp://dle.rae.es/?id=0Y 0i8Fo

(Consulta: 25 de abril de 2022).Proceso 15-1P-2020 otorgar es la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícitos. 2.9. El Literal b) del Artículo 155 de la Decisión 486 es específico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto |: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto Il: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. - Supuesto III: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. Sujcto Sujeto pasivo Resumen del supuesto activo El titular de | Quien suprima o | Marca protegida contra una marca | modifique la marca con | supresiones o modificaciones que distingue | fines comerciales | después de que hubiese sido Supuesto | productos. después de que se | aplicada o colocada sobre hubiese aplicado o | productos. colocado directamente sobre productos. El titular de | Quien suprima o | Marca protegida contra

Supuesto | productos. después de que se | aplicada o colocada sobre hubiese aplicado o | productos. colocado directamente sobre productos. El titular de | Quien suprima o | Marca protegida contra una marca | modifique la marca con | supresiones o modificaciones que distingue | fines comerciales | después de que hubiese sido servicios. después de que se | aplicada o colocada sobre Si hubiese aplicado o | productos vinculados a los upuesto II . .. colocado Sobre | servicios que distingue la productos vinculados a | marca protegida. los servicios que distingue la marca protegida. El titular de | Quien suprima o | Marca protegida contra una marca | modifique la marca con | supresiones o modificaciones que distingue | fines comerciales | después de que hubiese sido productos o | después de que se | aplicada o colocada sobre Si servicios. hubiese aplicado o | envases, envolturas, upuesto III N colocado sobre | embalajes o envases, envolturas, | acondicionamientos de tales embalajes o | productos. acondicionamientos de tales productos. 2.10.En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresión, 8 Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho de marcas en la Comunidad Andina, Análisis y Comentarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372.Proceso 15-1P-2020 modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, goodwill) y su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también

envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, goodwill) y su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado”. .Del Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones:10 - Que la marca del titular este «reproducida» en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. - Que la marca del titular esté «contenida» en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. 2.12.El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir, a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros.' 2.13.La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada.!? 2.14.A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirían una clara infracción al Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la

vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirían una clara infracción al Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo artículo.'3 2.15.La norma andina de referencia (el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la Ibídem. Ver Interpretación Prejudicial N 179-1P-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3521 del 5 de febrero de 2019. Ibídem. Ibídem. Ibídem. 102.16. 2.17. 2.18. 2.19. 2.20. 2.21. Proceso 15-1P-2020 marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. ' Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado.'5 Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar

exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado.'5 Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales. '$ Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:17 (i) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca. (ii) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. (iii) — Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, list