TJCA - Proceso 153-IP-2022

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de mayo de 2023

Proceso: Asunto:

Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del consultante: Normas objeto de la consulta prejudicial: Temas objeto de la

consulta prejudicial:

Magistrado ponente: VISTO:

153-1P-2022 Interpretación prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 11-013207 11001032400020190012600 Artículos 135 (literales b, i), 136 (literales a, h), 228 y 230 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial»

1. La irregistrabilidad de signos engañosos

2. La protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la Comunidad Andina Hugo R. Gómez Apac El Oficio 0787 del 8 de abril de 2022 recibido vía correo electrónico en la misma fecha mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal o el TJCA) la interpretación prejudicial de los artículos 135 (literales b, i), 136

(literales a, h), 228 y 230 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486)', a fin de resolver el proceso interno 11001032400020190012600. 1 Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 600 del

adelante, la Decisión 486)', a fin de resolver el proceso interno 11001032400020190012600. 1 Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 600 del 19 de septiembre del 2000.Proceso 153-1P-2022

CONSIDERANDO:

A. ANTECEDENTES Partes en el proceso interno

Demandante: Team Foods Colombia S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia

EL CRITERIO JURÍDICO INTERPRETATIVO DEL ACTO ACLARADO

ES APLICABLE AL MECANISMO PROCESAL DE LA

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO En las sentencias de Interpretación Prejudicial emitidas en los procesos 145-1P-2022, 261-1P-2022, 350-1P-2022? y 391-1P-20223, todas de fecha 13 de marzo de 2023, el TJCA reconoció que el criterio jurídico interpretativo denominado en el ámbito europeo como «la doctrina interpretativa del acto aclarado», es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto. En ese sentido, el Tribunal decidió, entre otras cosas, lo siguiente: «PRIMERO: Interpretar que el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto.

del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto.

SEGUNDO: Interpretar que, conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, en aquellos casos en los que el juez nacional de única o última instancia tiene que resolver una controversia en la que deba aplicar o se discuta una norma del ordenamiento jurídico comunitario andino, no estará obligado a solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023.

Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023.

Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdfa Mindo Y

TERCERO:

Proceso 153-1P-2022 Justicia de la Comunidad Andina si es que esta corte internacional ya ha interpretado dicha norma con anterioridad en una interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Interpretar que la obligatoriedad prevista en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto se mantiene y se aplica en los siguientes casos: a) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha emitido

Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto se mantiene y se aplica en los siguientes casos: a) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha emitido interpretación prejudicial respecto de la norma del ordenamiento — jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (0 es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional; b) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de alguna de las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (0 son materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero no respecto de otras normas del mismo ordenamiento, aplicables a la misma controversia. En este caso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitirá la interpretación prejudicial respecto de aquellas normas que no hubiere interpretado en el pasado, y ratificará el criterio jurídico interpretativo respecto de las cuales sí lo hubiera hecho, de ser el caso. c) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) paraCUARTO:

QUINTO:

Proceso 153-1P-2022

respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) paraCUARTO:

QUINTO: Proceso 153-1P-2022 resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez considera imperativo que el TJCA precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo contenido en la mencionada interpretación prejudicial; y, d) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (0 es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez tiene preguntas insoslayables sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprenden o están vinculadas con la referida norma andina, y que deben ser aclaradas por el TJCA para que el mencionado juzgador pueda resolver con mayor precisión e idoneidad la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional.

Declarar que persiste y se mantiene firme la posibilidad de que, tanto los Países Miembros como la Secretaría General de la Comunidad Andina y los particulares, ejerzan el derecho previsto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acudir ante este Tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se

previsto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acudir ante este Tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, en aquellos casos en los que esta obligación se mantiene de conformidad con los criterios establecidos en la presente sentencia de interpretación prejudicial; o cuando un juez nacional aplique una interpretación diferente a la establecida por el Tribunal en el caso concreto o en una o más interpretaciones prejudiciales aprobadas y publicadas previamente en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, y que constituyen un acto aclarado en los términos expuestos en la presente providencia. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina implementará medidas con el objeto de informarProceso 153-1P-2022 a los jueces nacionales respecto de los criterios jurídicos interpretativos que califican como actos aclarados. (o) NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135 (literales b, i), 136 (literales a, h), 228 y 230 de la Decisión 486 de la Decisión 486. Decisión 486.- «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; () i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; (o

() i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; (o «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; ()] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.» «Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País

Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial;Proceso 153-1P-2022 Con relación al literal b) del artículo 135 y al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, corresponde señalar que dichas normas constituyen acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial citado en el acápite anterior y en los términos de las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 344-1P-2022 de fecha 11 de abril de 2023; 1451P-2022, 261-1P-2022, 350-1P-2022 y 391-1P-2022, de fecha 13 de marzo de 2023, motivo por el cual en el presente proveído no serán objeto de pronunciamientos adicionales. En cuanto a los artículos 135 (literal i), 136 (literal h), 228 y 230 de la Decisión 486 que también son objeto de la consulta prejudicial obligatoria

de 2023, motivo por el cual en el presente proveído no serán objeto de pronunciamientos adicionales. En cuanto a los artículos 135 (literal i), 136 (literal h), 228 y 230 de la Decisión 486 que también son objeto de la consulta prejudicial obligatoria planteada en el presente proceso y que regulan aspectos relacionados con la irregistrabilidad y la notoriedad de signos distintivos, están vinculadas directamente con los siguientes temas específicos: - Irregistrabilidad de signos engañosos. - La protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la Comunidad Andina. Resulta pertinente señalar que las normas citadas, así como los temas identificados anteriormente, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal existiendo, a la fecha, un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance en los siguientes términos: [1.] Lairregistrabilidad de signos engañosos [1.1] Los signos engañosos son aquellos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general sobre h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigliedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.» «Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

País Miembro o en el extranjero.» «Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.»[1.2] [1.3] 1.4] Proceso 153-1P-2022 la procedencia geográfica, la naturaleza, etc. de los productos o servicios que buscan identificar. El literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 dispone lo siguiente: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; (...)» Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que este se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo pues en lugar de

citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo pues en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en toro a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este modo enturbia el mercado.® El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público; es decir, del consumidor. El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir. [2.] La protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la Comunidad Andina Definición [2.1] La Decisión 486 le dedica un acápite especial a la regulación del tema de los signos notoriamente conocidos en el Título XIII, que contiene los artículos 224 a 236. 5 Ver Interpretación Prejudicial 120-1P-2015 de 3 de junio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2578 del 3 de setiembre de 2015. ; 5 5 Ibidem. va (N 17 A % Te PA > - SECREDARIA 7

del Acuerdo de Cartagena 2578 del 3 de setiembre de 2015. ; 5 5 Ibidem. va (N 17 A % Te PA > - SECREDARIA 7 le —- K Kc S nino[2-2] 12.3] [2.4] [2.5] Proceso 153-1P-2022 El artículo 224 de la Decisión 486 establece lo siguiente: «Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.» De la anterior definición se pueden identificar las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente” que habitualmente adquiere o comercializa los productos o servicios identificados por el signo. b) — Debe haber ganado notoriedad” en cualquiera de los Países Miembros. c) La notoriedad puede haber sido obtenida por cualquier medio. La diferencia entre la marca notoria (comunitaria y extracomunitaria) y la marca renombrada, así como su relación con los principios de territorialidad, registral, uso real y efectivo, y especialidad De conformidad con lo establecido en el artículo 224 de la Decisión 486, para que un signo distintivo adquiera la calidad de notorio debe ser conocido por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de producto o servicio que distingue; por las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de producto o servicio a los que se aplíque; o, los círculos empresariales

por los consumidores reales o potenciales del tipo de producto o servicio que distingue; por las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de producto o servicio a los que se aplíque; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, producto o servicio que identifica”. Dado que los signos notorios deben ser conocidos en el sector pertinente, es posible que no sean identificados o distinguidos por otros sectores. Cabe diferenciar entre la marca notoria regulada en la Decisión El artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de los factores que deberán ser tomados en cuenta para determinar si un signo distintivo ha adquirido notoriedad. Artículo 230 de la Decisión 486.Proceso 153-1P-2022 486” de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente". La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que se puede denominar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier País Miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero. Basta que sea notoria en un País Miembro para que reciba una

puede denominar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier País Miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero. Basta que sea notoria en un País Miembro para que reciba una protección especial en los otros tres Países Miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro Países Miembros. [2.6] La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, registral, y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un País Miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese País Miembro”. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. [2.7] La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. [2.8] La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de: a) productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión; b) aquellos productos o servicios diferentes que son conocidos dentro del sector pertinente; y, c) cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

asociación con el titular de la marca notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 10 La marca notoria es uno de los signos distintivos notoriamente conocidos regulados por el Título XII de la Decisión 486. " La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada. 12 Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro País Miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada.[2.9] [2.10] [2.11] 12.12] [2.13] Proceso 153-1P-2022 Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el artículo 228 de la Decisión

486. La calidad de una marca renombrada, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina como un «hecho notorio», el cual no requiere actividad probatoria (notoria non egent probatione); por tanto, los «hechos notorios» no son objeto de prueba”? y pueden ser reconocidos de oficio por las autoridades administrativas y judiciales de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

En el caso de la marca notoria extracomunitaria, corresponde

los «hechos notorios» no son objeto de prueba”? y pueden ser reconocidos de oficio por las autoridades administrativas y judiciales de los Países Miembros de la Comunidad Andina. En el caso de la marca notoria extracomunitaria, corresponde señalar que no se trata de una marca renombrada, sino que es una marca que ha sido reconocida como notoria en un país distinto de los Países Miembros de la Comunidad Andina y, por tanto, no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. El hecho de que una marca sea considerada como notoria en su país de origen (extracomunitario) no puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un País Miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro como marca de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas. En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoría sea protegida, es necesario que se demuestre la existencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente:

deberán estar debidamente probadas. En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoría sea protegida, es necesario que se demuestre la existencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: [2.13.1] En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión 1 En la medida que una marca renombrada es conocida casi por todos, también es conocida por la autoridad nacional competente. Si la autoridad nacional competente considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún País Miembro de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el artículo 228 de la Decisión 486. 10[2.14] [213.2] [2.13.3] [2.13.4] Proceso 153-IP-2022 directo o indirecto” por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente económico. En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la alta capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de

dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la alta capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos productos o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El uso parasitario se presenta cuando un competidor utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido. Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto causa un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486. [ = SECREDARIA My Vo, Nh “Nin la > El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto: El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor o usuario al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro distinto.

“Nin la > El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto: El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor o usuario al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro distinto. El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor o usuario atribuye a dicho producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresaríal diferente al que realmente posee. 11Proceso 153-1P-2022 Prueba de la notoriedad [2.15] La notoriedad de un signo es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según sea el caso. [2.16] El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: «a) b) e) a) e) 9) h) ) k) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de